Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2021 г. N 09АП-43824/21 по делу N А40-235156/2020

г. Москва

23 сентября 2021 г.

Дело N А40-235156/20

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Е.А. Птанской, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "РТД БОТТЛЕРС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2021 года по делу N А40-235156/20, принятое судьей Мищенко А.В., по иску Общества с ограниченной ответственностью "РТД БОТТЛЕРС" к Обществу с ограниченной ответственностью "Артельные традиции", Обществу с ограниченной ответственностью "Первый купажный завод" о запрете, об обязании

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Бойко О.С. по доверенности от 11.06.2020

от ответчика: от Общества с ограниченной ответственностью "Артельные традиции", Общества с ограниченной ответственностью "Первый купажный завод" - Пфейфер Е.Г. по доверенности от 01.02.2021

УСТАНОВИЛ:

ООО "РТД БОТТЛЕРС" обратилась с иском к ООО "АРТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ", ООО "ПЕРВЫЙ КУПАЖНЫЙ ЗАВОД" о запрете ООО "Первый Купажный Завод" использовать при производстве, предложении к продаже и продаже алкогольной продукции - водка "ГЖЕЛКА Мягкая" дизайн (внешнее оформление), схожий до степени смешения с оригинальным дизайном (внешним оформлением" алкогольной продукции - водка "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE", запрете ООО "Артельные традиции" использовать при предложении к продаже и продаже алкогольной продукции - водка "ГЖЕЛКА Мягкая" дизайн (внешнее оформление), схожий до степени смешения с оригинальным дизайном (внешним оформлением" алкогольной продукции - водка "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE", обязании ООО "Артельные традиции", ООО "Первый Купажный Завод" удалить и уничтожить за счет собственных средств комплектующие, а также остатки алкогольной продукции - водка "ГЖЕЛКА Мягкая", о взыскании солидарно в равных частях с ООО "Артельные традиции" и ООО "Первый Купажный Завод" компенсацию за неправомерное использование дизайна внешнего оформления (упаковки) в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2021 года в иске отказано.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить полностью и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В заседании суда апелляционной инстанции от 22 сентября 2021 года рассмотрено и отклонено ходатайство истца о принятии отказа от иска, мотивированное добровольным удовлетворением ответчиками требований, после обращения истца с настоящим иском в суд, о чем вынесено протокольное определение. Заявить отказ от иска без указания мотивов истец отказался, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена по существу.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Артельные традиции" возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Первый купажный завод" возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, не представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование своих требований Истец ссылается на те обстоятельства, что ООО "РТД Боттлерс" (Истец) является обладателем исключительных прав на оригинальный дизайн внешнего оформления (упаковки) алкогольной продукции - водка под названием "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE", что подтверждается регистрацией данного внешнего оформления (упаковки) в качестве объемного товарного знака по свидетельству N 784979, по Заявке о регистрации 2020737410 от 16.07.2020 (первоначальная заявка 2019739831 13.08.2019), в отношении товаров 33 класса, а именно водка.

Истцу стало известно, что ООО "Первый Купажный Завод" (Ответчик 2) с 24.07.2020 г. согласно данным из Федерального реестра алкогольной продукции https://fsrar.gov.ru/frap, по заказу ООО "Артельные традиции" (далее - Ответчик 1), производит и вводит на территории РФ в гражданский оборот алкогольную продукцию -водка "ГЖЕЛКА Мягкая". Введение в гражданский оборот также подтверждается кассовым чеком от 28.10.2020 г. о приобретении Истцом в магазине Кристалл (ИНН 1101096484), расположенном в г. Сыктывкар, Бумажников пр-д алкогольной продукции - водка "Гжелка Мягкая" по цене 239,99 рублей за 0,5л.

Истец считает, что Ответчики без его согласия используют дизайн внешнего оформления (упаковки) сходного до степени смешения с принадлежащим Истцу дизайном внешнего оформления (упаковки) водки под названием "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE ", для индивидуализации однородных товаров.

Истец в своей претензии 30.10.2020 г., направленной в адрес Ответчиков, сообщил, что является обладателем исключительных прав на дизайн внешнего оформления (упаковки) алкогольной продукции под названием "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE ", требовать изъять из гражданского оборота продукцию "ГЖЕКЛА Мягкая" с применением внешнего оформления дизайна (упаковки) сходной до степени смещения с внешним оформлением (дизайном) продукции "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE".

В ответ на претензию Ответчик 1 сообщил, что во внешнем оформлении дизайна (упаковки) продукции "ГЖЕЛКА Мягкая" не усматривает сходства с внешним оформлением дизайном (упаковкой) продукции "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE ".

Также Ответчик 1 сообщает, что Ответчик 2 производит продукцию "ГЖЕЛКА Мягкая" на основании Сублицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков 239000 \6ЛКЛ, 239001 заключенного с ООО "Артельные традиции" (Ответчик 1).

При изучении продукции водка "Гжелка Мягкая", произведенной Ответчиком 2 было обнаружено, что на вышеуказанной продукции не используются товарные знаки по свидетельствам N 239000, 239001 права на использования которых были предоставлены по Сублицензионному договору.

По мнению Истца, общее зрительное впечатление от оформления продукции -внешнего дизайна (упаковки) "ГЖЕЛКА Мягкая" совпадает с общим зрительным впечатление с оформлением продукции - внешним дизайном (упаковкой) "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE ".

При визуальном осмотре продукции водка "ГЖЕЛКА Мягкая" складывается впечатление, что водка "ГЖЕЛКА Мягкая" дизайнерскими элементами (изображение ледников на заднем фоне (оборотная сторона контрэтикетки), название продукции выполнено большими белыми буквами по центру этикетки, а также на колпачке), форма бутылки имитирует водку "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE ", что создает возможность смешения продукции в сознании потребителей.

При производстве продукции под товарным знаком "Гжелка Мягкая" ООО "Первый купажный завод" (Ответчик 2) прибегает к копированию, имитации внешнего вида товара (под имитацией понимается своеобразное подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке имитируемых товаров).

Продукция водка "ГЖЕЛКА Мягкая" (данные из Федерального реестра алкогольной продукции https://fsrar.gov.ru/frap с 2013 г. по 2019 г.) на протяжении многих лет имела следующий дизайн (внешнее оформление): центральное место на этикетке занимало слово "ГЖЕЛКА", выполненное в синем цвете в шрифте характерном для зарегистрированного товарного знака N 239000, а также изображение птицы с расправленными крыльями (летящей/ готовящейся к полету). Данное внешнее оформление широкоизвестно у потребителей, что и не оспаривается Истцом. Став Сублицензиатом по сублицензионному договору, с 24.07.2020 ООО "Первый купажный завод" (Ответчик 2 ), по указанию Ответчика 1 меняет дизайн/внешнее оформление (упаковку) алкогольной продукции "ГЖЕЛКА Мягкая".

Водка "ГЖЕЛКА Мягкая", произведенная ООО "Первый купажный завод" (Ответчиком 2) дизайнерскими элементами (внешнем оформлением) имитирует внешней вид (дизайн) алкогольной продукции - водка "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE".

Алкогольная продукция - водка "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE " в данном вешнем оформлении дизайне (упаковке), как представлено выше выпускается с 2016 г. и введена в гражданский оборот на всей территории РФ и производится несколькими производственными предприятиями. Хорошо известна потребителю и имеет сложившуюся положительную репутацию на рынке и свой круг потребителей.

По мнению Истца, увидев на полке продукцию внешним оформлением дизайном (упаковкой) схожую до степени смешения, потребитель будет полагать, что данная продукция "ГЖЕЛКА Мягкая" того же производителя что и "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE " и является дополнительным продуктом в известной ему уже линейке продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) произведения дизайна являются объектами авторских прав.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

В силу пункта 3 названной статьи, в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель (статья 1301 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства. В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

На основании изложенного, истец обратился с настоящим иском в суд.

Вместе с тем, в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения произведения. В числе прочих такими объектами являются произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства.

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Доводы заявителя подлежат отклонению.

Апелляционная жалоба основана на следующих доводах:

1. Суд первой инстанции не принял во внимание факт регистрации на имя Истца товарного знака по свидетельству N 784979 с приоритетом от 16.07.2020 г. в отношении товаров 33 класса МКТУ;

2. Истец лишается возможности эффективно реализовывать свой товар, что не может не сказаться на его прибыли, а также может повлечь перераспределение спроса на товарном рынке алкогольной продукции России в связи с оттоком потребителей от продукции Истца к продукции Ответчика;

3. Суд не принял во внимание положения пункта 3(1) статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., запрещающей все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента;

4. При анализе дизайны упаковок водок совпадают по концептуальному, графическому, колористическому и стилевому решению, эмоциональному впечатлению.

Ответчики, ООО "Артельные традиции" и ООО "Первый купажный завод", считают, что апелляционная жалоба не содержит доводов, свидетельствующих о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции, доводы Истца направлены на переоценку обстоятельств дела. Ответчики полагают, что обжалуемое решение вынесено при полном и всестороннем исследовании всех имеющих значение обстоятельств дела и является законным и обоснованным.

При вынесении решения суд первой инстанции учел наличие у Истца исключительного права на товарный знак "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE" по свидетельству N 784979

В частности, в абз. 4 стр. 2 решения суда первой инстанции указано, что ООО "РТД Боттлерс" (Истец) является обладателем исключительных прав на оригинальный дизайн внешнего оформления (упаковки) алкогольной продукции -водка под названием "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE", что подтверждается регистрацией данного внешнего оформления (упаковки) в качестве объемного товарного знака по свидетельству N 784979, по Заявке о регистрации 2020737410 от 16.07.2020 г. (первоначальная заявка N2019739831 от 13.08.2019 г.), в отношении товаров 33 класса, а именно водка.

В связи с тем, что внешний вид упаковки водки "ФИНСКИЙ ЛЕД FINSKY ICE" имеет правовую охрану товарного знака, судом был проведен анализ сходства указанного товарного знака и изображения спорной упаковки водки "ГЖЕЛКА Мягкая" по критериям, установленным в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее - "Правила") (абз. 8 стр. 6 - стр. 8 решения суда первой инстанции).

По результатам такого анализа, суд пришел к верному выводу о том, что этикетки водки "FINSKY ICE" и водки "ГЖЕЛКА" не являются сходными до степени смешения.

Довод Истца о наличии перераспределения спроса на товарном рынке алкогольной продукции не соответствует установленным обстоятельствам дела.

Так, материалы дела не содержат каких-либо доказательств того, что доля Истца на рынке алкогольной продукции каким-либо образом уменьшилась вследствие наличия алкогольной продукции "ГЖЕЛКА Мягкая".

В своих утверждениях Истец основывается лишь на предположениях: "не может не сказаться на его прибыли", "может повлечь перераспределение спроса на товарном рынке алкогольной продукции", "в связи с оттоком потребителей".

Такие утверждения не основаны на имеющихся в материалах дела доказательствах и не отвечают требованиям ст. 65 АПК РФ об обязанности доказывания обстоятельств, на которые лицо ссылается как на основание своих требований.

Ссылка на положения пункта 3(1) статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. является несостоятельной.

Согласно пункту 3(1) ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Применение указанной нормы должно иметь под собой совокупность доказательств, достаточных для квалификации действий лица в качестве акта недобросовестной конкуренции. Кроме того, в развитие указанного требования принято и действует национальное законодательство, в том числе п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

Поскольку судом первой инстанции по результатам проведенного анализа сходства до степени смешения товарного знака Истца по свидетельству N 784979 и внешнего вида спорной упаковки водки "ГЖЕЛКА Мягкая" был сделан вывод об отсутствии такого сходства, у суда отсутствовали основания для квалификации поведения Ответчиков как антиконкурентного.

Довод о том, что дизайны упаковок водки совпадают по концептуальному, графическому, колористическому и стилевому решению, эмоциональному впечатлению, не соответствует действительности и не отвечает требованиям законодательства и практике патентного ведомства по анализу сходства товарных знаков и заявленных обозначений до степени смешения

Сравнение дизайнов внешнего оформления упаковок алкогольной продукции "ГЖЕЛКА Мягкая" и "FINSKY ICE" ("ФИНСКИЙ ЛЕД") показало, что дизайн упаковки водки "ГЖЕЛКА Мягкая" не содержит признаков использования дизайна внешнего оформления упаковки водки "FINSKY ICE" ("ФИНСКИЙ ЛЕД").

Сравниваемые дизайны упаковок состоят из отличных элементов дизайна.

Так, графическая часть дизайна упаковки водки "ГЖЕЛКА Мягкая" состоит из: 1) этикетки синего цвета, на которой размещено обозначение продукта "ВОДКА ГЖЕЛКА Мягкая", выполненное оригинальным узнаваемым шрифтом буквами белого цвета, а также техническая информация, включая изображения наград, присвоенных продукции; 2) контрэтикетки, обратная сторона которой имеет стилизованное изображение гористой местности с поймой реки; 3) внешней части дозатора синего цвета с нанесением по кругу обозначения продукта "ГЖЕЛКА мягкая водка", словесный элемент "ГЖЕЛКА" выполнен оригинальным шрифтом.

Графическая часть дизайна упаковки водки "FINSKY ICE" ("ФИНСКИЙ ЛЕД") состоит из: 1) этикетки синего цвета, на которой размещено обозначение продукта "FINSKY ICE VODKA LUX", выполненное шрифтом низкой степени оригинальности буквами и символами белого и красного цветов, маркетинговые надписи "BOTTLED IN RUSSIA" и "For Strong Tempered nature", информация технического характера; 2) контрэтикетки, обратная сторона которой имеет натуралистическое изображение кубиков льда; 3) внешней части крышки или дозатора синего цвета, на которую нанесена надпись белого цвета "FINSKY ICE VODKA LUX" шрифтом, близким к стандартному.

Истец в обоснование своих требований настаивал на имитации композиции внешнего оформления бутылки водки "FINSKY ICE" ("ФИНСКИЙ ЛЕД"), а также формы бутылки.

Вместе с тем, композиционное построение графического содержимого этикетки и контрэтикетки не является уникальным, включает в себя стандартную горизонтально ориентированную этикетку синего цвета, на которой заглавными буквами размещено название продукции в латинице шрифтом близким к стандартному.

Обратная сторона обеих контрэтикеток образует на лицевой части бутылки так называемый эффект линзы, который широко применяется многими производителями в упаковке ликеро-водочной продукции.

Этикетки или полиграфические упаковки сравниваются между собой как комбинированные обозначения 1.

Критерии сходства до степени смешения обозначений установлены в Правилах.

Анализ сравниваемых комбинированных обозначений на предмет их сходства до степени смешения по установленным Правилами критериям позволяет прийти к следующим выводам.

Комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (п. 44 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные элементы "ГЖЕЛКА" и "FINSKY ICE" являются доминирующими в сравниваемых этикетках, поскольку занимают центральное положение и имеют увеличенный размер шрифта.

Для оценки сходства словесных обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам необходимо учитывать следующие критерии:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сравнение словесных элементов "ГЖЕЛКА" и "FINSKY ICE" демонстрирует абсолютное отсутствие сходства звучания, отсутствие графического сходства исполнения обозначений, а также их различное смысловое значение.

Различия в графическом исполнении обусловлены тем, что обозначение "ГЖЕЛКА", в отличие от обозначения "FINSKY ICE", выполнено в одно слово буквами русского (кириллического) алфавита, имеет оригинальный шрифт, характерный для гжельского промысла, имеет большее расстояние между буквами/

Для целей семантического анализа необходимо отметить, что обратная сторона контрэтикетки "FINSKY ICE" имеет натуралистичное изображение кубиков льда, в то время как на обратной стороне контрэтикетки водки "ГЖЕЛКА" имеется стилизованное изображение горной местности с поймой реки по центру.

Таким образом, семантика обозначения "FINSKY ICE" согласуется с семантикой упаковки в целом, а контрэтикетка упаковки водки "ГЖЕЛКА" формирует фантазийное изображение горного пейзажа с поймой реки.

Таким образом, с учетом Правил, применяемых для сравнения комбинированных обозначений и их частных случаев - полиграфических этикеток, суд пришел к обоснованному выводу о том, что этикетки водки "FINSKY ICE" и водки "ГЖЕЛКА" не являются сходными до степени смешения.

Форма бутылки водки "FINSKY ICE", охраняемой по свидетельству на товарный знак N 784979, исключена из правовой охраны товарного знака, поскольку является широко используемой для такого вида товара и обусловлена функциональным назначением упаковки.

При определении сходства комбинированных обозначений следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общей композиции обозначения.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения) (п. 7.1.2.4. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12).

Различие в упаковках, исключающее смешение их внешнего вида в глазах потребителя, обусловлено, прежде всего абсолютным различием наименований продукции, что является дополнительным подтверждением необоснованности заявленных исковых требований.

Обратная сторона контрэтикетки упаковки водки "FINSKY ICE" образует на лицевой части бутылки так называемый эффект линзы, который широко применяется производителями в упаковке ликеро-водочной продукции.

Анализ поисковой выдачи по запросам в поисковых системах, размещенных в сети Интернет, демонстрирует значительное количество алкогольной, прежде всего, водочной продукции, где в этикетке использован эффект линзы и различные изображения льда.

Такие изображения являются характерными для такой разновидности спиртосодержащей продукции, что обусловлено способами ее употребления в предварительно охлажденном виде.

Таким образом, внешнее оформление бутылки алкогольной продукции -водки "FINSKY ICE" ("ФИНСКИЙ ЛЕД") не является оригинальным и уникальным для рынка ликеро-водочной продукции, является утилитарным, дизайн внешнего вида упаковки водки "ГЖЕЛКА" является результатом параллельного творческого труда, не зависимого от дизайна упаковки водки "FINSKY ICE".

Бренд алкогольной продукции - водка "ГЖЕЛКА", обладает широкой известностью, что полностью исключает возможность ее смешения с продукцией "FINSKY ICE" на потребительском рынке.

Кроме того, необходимо отметить, что вопросы имитации внешнего вида продукции для целей введения потребителей в заблуждение, на что также ссылается Истец, регулируются главой 2.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и относятся к компетенции антимонопольных органов.

Внешнее оформление упаковки водки "ГЖЕЛКА" создано с использованием товарных знаков по свидетельству N 239000 и по свидетельству N 239001 ООО "Артельные традиции" предоставлено право использования товарных знаков ГЖЕЛКА по свидетельству N 239000 и GZHELKA по свидетельству N239001 на основании лицензионного договора, заключенного с правообладателем.

ООО "Артельные традиции", как лицензиат указанных товарных знаков, с целью производства алкогольной продукции предоставило право их использования ООО "Первый купажный завод" на основании заключения сублицензионных договоров на срок до 31.08.2022 г. на территории РФ в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: водка.

Истец не признает факт использования Ответчиком N 2 при производстве спорной продукции указанных товарных знаков.

Согласно п. 2 ст. 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Осуществление Ответчиком N 2 исключительных прав на использование товарных знаков по свидетельству N 239000 и по свидетельству N 239001 (на крышке) с изменением отдельных элементов, не меняющих существа товарного знака, соответствует установленному п. 2 ст. 1486 ГК РФ порядку. Оба обозначения используются в зарегистрированном виде с сохранением характерных черт и с изменением лишь цветов.

Словесное обозначение в товарном знаке "ГЖЕЛКА" выполнено в голубом цвете на белом фоне, тогда как в упаковке словесное обозначение "ГЖЕЛКА" выполнено с инверсией цветов исходного обозначения - буквы исполнены в белом цвете, а фон - в синем, к группе оттенков которого относится голубой.

Таким образом, изменение цвета букв и фона не меняет существа товарного знака и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку (аналогичная позиция поддерживается судебной практикой: решение Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2020 г. по делу N СИП-560/2019, Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.09.2020 г. по делу N СИП-365/2020, Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 г. по делу N СИП-423/2019, Решение Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2021 г. по делу N СИП-900/2020).

Исходя из изложенного, внешнее оформление упаковки водки "ГЖЕЛКА" создано с использованием товарных знаков гжелкл по свидетельству N 239000 и по свидетельству N 239001 с изменениями, не меняющими существа товарного знака и не ограничивающими охрану, предоставленную товарному знаку.

При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований отказано правомерно.

Согласно п.5 ст.49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Истцом в суд апелляционной инстанции представлен отказ от иска, мотивированный добровольным удовлетворением ответчиками требований, после обращения истца с настоящим иском.

Между тем, данный довод истца не нашел своего объективного подтверждения, поскольку ответчиком в дело представлены договор на выполнение работ и отчуждение исключительного права N 10/20 от 01.10.2020 г и акт от 21 октября 2020 приема-передачи выполненных работ их которого следует внесение изменений в дизайн водки "Гжелка" уже по состоянию на 21 октября 2020 г. Тогда как настоящий иск предъявлен только 30 ноября 2020 года.

Истец, факт изменения дизайна по договору на выполнение работ и отчуждение исключительного права N 10/20 от 01.10.2020 г., представленному ответчиками не оспаривает, но заявляет, что данное изменение не привело к восстановлению прав истца, так как дизайн по требованию истца изменялся повторно, в подтверждение чего в дело представлен протокол нотариального осмотра страниц сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 14.09.2021 г., из которого следует, что в отношении водок "ГЖЕЛКА МИЛД" и "ГЖЕЛКА МЯГКАЯ" подавались уведомления на изменение дизайна NN 97 и 107 от 05.02.2021 и 06.04.2021. сублицензиатом ответчика ООО "Ярославский ликеро-водочный завод".

Доказательств, что ООО "Ярославский ликеро-водочный завод" является сублицензиатом ответчиков в дело не приведено.

Тем не менее, даже если согласиться с истцом о наличии правовой связи между ответчиками и ООО "Ярославский ликеро-водочный завод" в дело не представлено доказательств, что использовавшийся до 05.02.2021 и 06.04.2021. дизайн водок, выпускавшихся ООО "Ярославский ликеро-водочный завод" сходен с дизайном истца.

В этой связи, даже в случае представления доказательств, что ООО "Ярославский ликеро-водочный завод" выпускает продукцию под контролем ответчиков либо одного из ответчиков, судебная коллегия не усматривает доказательств, что дизайн водок, выпускавшихся ООО "Ярославский ликеро-водочный завод" до 05.02.2021 и 06.04.2021. был сходен с дизайном истца.

Соответственно, заявленный отказ от иска, мотивированный добровольным удовлетворением ответчиками требований, после обращения истца с настоящим иском, в отсутствии таких доказательств нарушает права ответчиков, так как направлен на бездоказательную попытку истца добиться отмены решения и прекращения производства по делу судебным актом суда апелляционной инстанции в свою пользу.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы 26 мая 2021 года по делу N А40-235156/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская