Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2021 г. N 09АП-54427/21 по делу N А40-251115/2019

г. Москва

27 сентября 2021 г.

Дело N А40-251115/19

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей О.Г. Головкиной, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Промстройкомплекс" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 июля 2021 года по делу N А40-251115/19,

по исковому заявлению ООО "КТП" (ОГРН 1147746119872)

к ООО "Промстройкомплекс" (ОГРН 5137746007339)

при участии третьих лиц: Индивидуальный предприниматель Кирюшин А. Г. (ОГРНИП 319774600153765), ООО "Новый век", ПАО "МИКРОН"

о взыскании 5 117 726,44 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Заварзина Н.И. по доверенности от 28.11.2020

от ответчика: извещен, представитель не явился

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "КТП" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Промстройкомплекс" (далее - ответчик) о взыскании 823 883 руб. 02 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак QTP (свидетельство RU 547590), с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Индивидуальный предприниматель Кирюшин А.Г., ООО "Новый век", ПАО "Микрон".

Решением от 05 июля 2021 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда изменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в размере 287 390 руб. 62 коп.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на нарушение судом норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена без их участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2021 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительных прав на товарный знак QTP за номером регистрации RU 547590 с приоритетом использования от 09 апреля 2014 года и сроком использования до 09 апреля 2024 года.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 1, 2, 27, 35 классах МКТУ.

Основным видом деятельности истца является производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

Данная продукция реализуется под товарным знаком QTP, а также указанным товарным знаком маркируется продукция ООО "КТП".

При этом истцу стало известно о том, что указанный товарный знак без разрешения Правообладателя был использован ответчиком.

Данный факт подтверждается сведениями со страницы в сети Интернет, расположенной по адресу https://www.roseltorg.ru/procedure/COM03121800041, где содержится информация о проведении торгов на выполнение работ - ремонт наливного пола в общем коридоре, в зоне 1 - 3 секции, вставки А, Б, В, ПАО "Микрон", расположенного по адресу 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12.

Работы производятся подрядчиком - ООО "Промстройкомплекс".

Согласно Техническому Заданию, на основании которого проводилась тендерная процедура, для устройства полимерного пола должны использоваться следующие материалы QTP: Эпоксидный грунт QTP 1000, Эпоксидный состав для выравнивания QTP 1020, Декоративный эпоксидный наливной состав QTP 1140 и полиуретановый полуматовый лак QTP 2160.

Истец письмом от 29.04.2019 N 73/04-19 уведомил заказчика работ (общество "Микрон") о том, что работы по ремонту наливного пола в помещениях, расположенных по упомянутому адресу, ведутся с использованием фальсифицированных материалов, сообщило, что общество "КТП" является единственным производителем материалов, реализуемых под торговой маркой "КТП".

Этим же письмом истец указал, что общество "Промстройкомплекс" приобрело у производителя материалы, достаточные для выполнения работ на площади, не превышающей 150 м,2 в то время как по техническому заданию по договору ремонту подлежат 665 м2 полов, и просило оказать содействие в сборе доказательственной базы для защиты коммерческих интересов.

Обществом "Микрон" составлена опись применяемых материалов при осуществлении строительных работ, которая представлена истцом в материалы дела.

Письмом от 07.05.2019 N 74/05-19 истец по результатам анализа описи строительных материалов и фото применяемого материала сообщило заказчику выполнения работ (обществу "Микрон"), что крышки упаковки применяемого материала не оформлены надлежащим образом; этикетки, наклеенные на банки, в большинстве случаев не соответствуют фирменной маркировке; под одним номером партии указаны разные типы материалов, разные цвета и компоненты; основная часть поставленного на объект материала не производилась истцом.

Истцом 26 июля 2019 года ответчику была направлена претензия с требованием прекратить нарушение исключительных прав истца и уплатить компенсацию.

Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком исключительных прав на использование товарного знака истца подтвержден материалами дела, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, в сумме 552 297 руб. 78 коп, исходя из следующего.

Как указывает истец, стоимость товара, поставленного истцом в адрес ПАО "Микрон", составила 276 148 руб. 89 коп.

Производя расчёт компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, возмещению со стороны ответчика за нарушение исключительных прав на использование товарного знака истца подлежит сумма в размере 552 297 руб. 78 коп.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п 3.16 "ГОСТ Р 58223-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции" (утв. приказом Росстандарта от 13.09.2018 N 597-ст) контрафакт: Товары, содержащие любые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации, действия с которыми (в том числе изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение) приводят к нарушению исключительных прав их правообладателей (например, оригинальная продукция, ввезенная в ЕАЭС без согласия правообладателей, и поддельная продукция с незаконным использованием охраняемых средств индивидуализации этих товаров, в том числе обозначений, сходных до степени смешения).

Истец сослался на то, что товары, реализуемые ответчиком под маркой QTP, имеют технические признаки контрафактности - на товаре присутствуют обозначения, сходные до смешения с товарным знаком N 547590 в виде обозначения "QTP".

Как разъяснено в пункте 156 Постановления N 10, способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака; исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Из буквального толкования пункта 2 статьи 1484 ГК РФ явно следует, что перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим, и не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Использование материалов с размещенным на них товарным знаком подрядчиком при выполнении работ по договору подряда иждивением подрядчика означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот.

Соответствующий вывод следует из системного толкования положений главы 37 ГК РФ и положений статьи 1484 ГК РФ. В соответствии со статьей 704 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Таким образом, по общему правилу работы выполняются иждивением подрядчика.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (пункт 5 статьи 723 ГК РФ).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 745 ГК РФ обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик.

Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Принимая во внимание, что подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, передает заказчику результат выполнения работ (статьи 702, 740 ГК РФ), передача результата выполненных работ означает передачу и использованных при выполнении работ материалов, стоимость которых подлежит оплате подрядчику наряду со стоимостью выполненных работ (в унифицированных актах формы КС-2 стоимость материалов выделяется отдельными строками), следовательно, использование подрядчиком материалов при исполнении договора подряда является способом введения товара в гражданский оборот.

Использование ответчиком строительных материалов, маркированных данным обозначением при ремонте принадлежащих третьему лицу помещений усматривается из представленных в дело доказательств, в частности, в акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 07.10.2019 N 1 на сумму 1 072 453 рублей 69 копеек зафиксировано использование при производстве работ грунтовки эпоксидной, состава эпоксидного для выравнивания и подготовки поверхностей перед нанесением покрытия, состава эпоксидного двухкомпонентного "наливной пол", лака полиуретанового для пропитки бетонных полов, маркированных принадлежащим истцу товарным знаком.

При этом из материалов дела не следует, что весь объем материалов, использованных при выполнении строительных работ, ответчик приобрел у истца.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации 1) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или 2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Истцом при рассмотрении дела предоставлены расчеты компенсации, произведенные на основании акта выполненных ответчиком работ, в том числе истцом учтены сведения о количестве введенного товара в оборот:

QTP 1000 Эпоксидная грунтовка	90 кг
QTP 1020 RAL Эпоксидный наливной состав для выравнивания окрашенный	495 кг
QTP 1140 Декоративный эпоксидный наливной состав	656,37 кг
QTP 2160 Полиуретановый полуматовый лак	62,4 кг

сведения о количестве товара, приобретение которого ответчиком не подтверждено, с учетом приобретенного ответчиком:

Наименование товара	Кол-во Единиц, реализованных ООО "Промстройкомплекс " в рамках Договора подряда N 1/1701-19 от 13.02.2019	Кол-во Единиц, реализованных ООО "Промстройкомплекс " у ООО "КПТ" УПД 435/2 от 24.04.2019 774/2	Кол-во товара, приобретение которого не подтвержден о
QTP 1000 Эпоксидная грунтовка	90 кг	48,8 кг	41,2 кг
QTP 1020 RAL Эпоксидный наливной состав для выравнивания окрашенный	495 кг	160,5 кг	334,5 кг
QTP 1140 Декоративный эпоксидный наливной состав	656,37 кг	166,4 кг	489,97 кг
QTP 2160 Полиуретановы й полуматовый лак	62,4 кг	72 кг (24 кг +48)

сведения о стоимости товара при введении в оборот, рассчитанной на основании акта приемки работ:

Наименование товара	Кол-во Единиц, реализованных ООО "Промстройкомплекс" в рамках Договора подряда N 1/1701-19 от 13.02.2019 г.)	Общая стоимость	Расчетная стоимость за 1 кг (В/А)
	А	В
QTP 1000 Эпоксидная грунтовка	90 кг	48 409, 20 руб.	537,88 руб.
QTP 1020 RAL Эпоксидный наливной состав для выравнивания окрашенный	495 кг	146851,65 руб.	296,67 руб.
QTP 1140 Декоративный эпоксидный наливной состав	656,37 кг	207 307,52 руб. (552820,000-345512,48)	315,84 руб.
QTP 2160 Полиуретановый полуматовый лак	62,4 кг	37341,84 руб.	598,43 руб.

расчет стоимости контрафактного товара, введенного ответчиком в оборот

при расчете использована цена товара согласно акту выполненных работ:

Наименование товара	Кол-во товара, приобретение которого не подтверждено	Расчетная стоимость за 1 кг (В/А)	Итого
QTP 1000 Эпоксидная грунтовка	41,2 кг	537,88 руб.	22 160,66 руб.
QTP 1020 RAT Эпоксидный наливной состав для выравнивания окрашенный	334,5 кг	296,67 руб.	99 236, 11 руб.
QTP 1140 Декоративный эпоксидный наливной состав	489,97 кг	315,84 руб.	154 752, 12 руб.
QTP 2160 Полиуретановый полуматовый лак		598,43 руб.
ИТОГО			276 148, 89 руб.

Таким образом, согласно акту выполненных работ КС-2, стоимость материалов составляет 276 148 руб. 89 коп., соответственно размер компенсации исходя из двукратного размера составил 552 297 руб. 78 коп.

Следовательно, суд первой инстанции, учитывая заявленный размер (способ компенсации) определил к взысканию компенсацию, исходя из стоимости материалов, непосредственно введенных в оборот (использованных при выполнении работ), что подтверждено истцом.

При этом довод ответчика о включении при расчете в стоимость товара стоимости работ не соответствует представленным в дело доказательствам.

Так, при определении размера компенсации исходя из фактической стоимости товара, согласованного и введенного в оборот согласно акту выполненных работ не имеет правового значения порядок формирования стоимости, поскольку существенным является только факт введения товара в оборот и фактическая цена, по которой ответчиком реализован товар, а третьим лицом приобретен (введен в оборот).

Согласно Акту о приемке выполненных работ от 07.10.2019 строительные работы, в том числе по устройству выравнивания поверхности пола специальным составом (пункт 5), работы по устройству полимерных полов (пункт 9), работы по покрытию полов лаком (пункт 13) по стоимости определены отдельно.

Также стоит отметить, что стоимость товара, использованного при выполнении работ, определена отдельными пунктами, и включение в стоимость товара стоимости работ исходя из акта выполненных работ, не усматривается.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела, влияли бы на обоснованность и законность судебного решения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 июля 2021 года по делу N А40-251115/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

О.Г. Головкина Е.Б. Расторгуев