Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2021 г. N 21АП-1935/20 по делу N А83-18197/2019

27 сентября 2021 г.

Дело N А83-18197/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20.09.2021.

В полном объёме постановление изготовлено 27.09.2021.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Евдокимова И.В., судей Колупаевой Ю.В., Сикорской Н.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Молчановой В.С.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" - Мериц Е.С., представитель по доверенности от 17.02.2021 N 1, личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации,

от общества с ограниченной ответственностью "Сподумен" - Домрачев А.А., представитель по доверенности от 12.01.2021 б/н, личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации и представлен диплом о высшем юридическом образовании,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" на решение Арбитражного суда Республики Крым от 16 июня 2021 года по делу N А83-18197/2019

по иску общества с ограниченной ответственностью "Сподумен"

к обществу с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Сподумен" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" (далее - ответчик) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 30 - чай) путём изъятия из оборота и уничтожения за счёт ответчика контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак, а в случае введения таких товаров в оборот требовало за счёт ответчика удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемый товарный знак. Также истец просил обязать ответчика выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) в размере, определенном на усмотрение суда исходя из характера нарушения.

25.02.2020 года истец уточнил исковые требования и окончательно просил суд пресечь нарушение исключительных прав ООО "Сподумен" на товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) путём запрета ответчику производить и реализовывать чайную продукцию с использованием товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай), путём изъятия из оборота и уничтожения за счёт ООО "Травы горного Крыма" контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай), а в случае введения таких товаров в оборот за счёт ответчика удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров указанный товарный знак. Взыскать с ООО "Травы горного Крыма" в пользу ООО "Сподумен" компенсацию за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в размере 700 000,00 рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "БОДРОСТЬ", которые нарушаются ответчиком, производящим и реализующим чайную продукцию с использование указанного товарного знака в отсутствие предоставленного в установленном порядке разрешения на использование, что повлекло причинение истцу материального ущерба.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 23.06.2020 исковые требования удовлетворены частично, взыскано с ООО "Травы горного Крыма" в пользу ООО "Сподумен" компенсацию за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) в размере 700 000,00 рублей.

В остальной части иска о пресечении нарушения исключительных прав ООО "Сподумен" на товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) путём запрета ответчику производить и реализовывать чайную продукцию с использованием товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) путём изъятия из оборота и уничтожения за счёт ООО "Травы горного Крыма" контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещен товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай), а в случае введения таких товаров в оборот за счёт ООО "Травы горного Крыма" удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров указанный товарный знак, - отказано.

Постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2020 года, указанное решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2020 года, решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

При этом, отменяя решение суда первой и апелляционной инстанций, Суд по интеллектуальным правам посчитал обоснованными доводы ответчика о существенном различии в продолжительности периода, на который предоставлено право использовать товарный знак лицензиату, и периода, в течение которого длилось правонарушение. С учётом даты создания общества "Травы горного Крыма" по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (23.12.2016), даты выявления нарушения (май - июнь 2019 года), установленного судом первой инстанции обстоятельства относительно прекращения использования товарного знака на момент принятия решения по существу спора (в части соответствующих выводов решение суда лицами, участвующими в деле, не обжалуется), период использования обозначения "Бодрость" ответчиком явно не сопоставим с периодом, на который предоставлено право использования товарного знака по лицензионному договору от 19.02.2015 года N 75.

При новом рассмотрении данного дела, истец заявлением об уточнении исковых требований и уменьшении суммы иска от 18.05.2021 года, отказался от иска в части требований о пресечении нарушения исключительных прав общества "Сподумен" на товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) путём запрета ответчику производить и реализовывать чайную продукцию с использованием товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай), изъятия из оборота и уничтожения за счёт общества "Травы горного Крыма" контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещён товарный знак "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай), а в случае введения таких товаров в оборот за счёт общества "Травы горного Крыма" удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров указанный товарный знак, а также уменьшил размер компенсации за незаконное использование товарного знака до 127 272,73 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 23.06.2020 исковые требования удовлетворены, взыскано с ООО "Травы горного Крыма" в пользу ООО "Сподумен" компенсацию за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) в размере 127 272,73 рубля.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Травы горного Крыма" обратилось в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что суд первой инстанции при принятии решения неверно определил обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения данного дела, а также неправильно применил нормы материального и процессуального права.

Так податель жалобы указывает, что реализуемый им товар не является чаем по 30 классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак истца, а основан на растительном сырье, которое относится к 5-му и 31-му классам МКТУ, в связи с чем им подана заявка на регистрацию словесного товарного знака "БОДРОСТЬ" в отношении таких (иных) товаров.

Кроме того, по мнению ответчика, взысканная судом первой инстанции компенсация за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) в размере 127 272,73 рубля, является необоснованной, поскольку указанная в лицензионном договоре сумма не отражает действительную стоимость использования товарного знака "БОДРОСТЬ", а представленный лицензионный договор не может являться безусловным доказательством стоимости права использования товарного знака. Суд первой инстанции необоснованно отказал в привлечении к участию в данном деле предпринимателя Залевской Л.Ф. Протокол осмотра доказательств нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области от 29.04.2021 года с интернет-сайта web-arhive.ru, по мнению апеллянта, не содержит данных о первоисточнике и является недопустимым доказательством, поскольку не позволяет установить реальный период нарушения ответчиком патентных прав истца.

ООО "Сподумен" представило отзыв на апелляционную жалобу, просит оставить её без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменений, по тем основаниям, что факт производства и реализации ответчиком контрафактной продукции, подтверждается приобщёнными к материалам дела документами. Оснований для привлечения предпринимателя Залевской Л.Ф. к участию в данном деле в качестве третьего лица, не имеется. Истец правомерно рассчитал размер компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в течение 34-х месяцев за период с апреля 2017 пода по январь 2020 года, когда общество "Травы горного Крыма" осуществляло производство и реализацию контрафактной продукции посредством интернет сайта: www.travi-krima.ru, по формуле - 350000 руб. / 187 мес. х 34 х 2 = 127 272,73 руб.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, ответчик заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора индивидуального предпринимателя Залевской Любови Федоровны, которая являлась собственником знака (торговой марки) "Травы горного Крыма" до его отчуждения обществу "Травы горного Крыма", на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак N 546338, который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 12.05.2021 под номером РД 0362580. Поскольку истцом представлен протокол осмотра архивных материалов с официального интернет-магазина ТМ "Травы горного Крыма", а в материалах дела имеются фотографии упаковок чая из растительного ароматического сырья, на которых производителем указан предприниматель Залевская Л.Ф. (дата изготовления 20.05.2019), ответчик полагает, что принятое решение может повлиять на права и обязанности названного лица.

ООО "Сподумен" возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку никаких требований к предпринимателю Залевской Л.Ф. он не заявлял, соответственно, и принятое решение по делу никак не может повлиять на её права и обязанности.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Согласно части 2 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта.

Таким образом, третьими лицами являются предполагаемые субъекты материальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным правоотношением, которые являются предметом судебного разбирательства, привлекаемые или вступающие в начавшийся между первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных прав либо охраняемых законом интересов.

Критерием привлечения к участию в деле третьих лиц является прямой юридический интерес, выражающийся в том, что решение по делу может создать, изменить или прекратить субъективные права или обязанности третьего лица по отношению к одной из сторон в споре или повлечь факт нарушения лично принадлежащих ему прав или возложения на него обязанностей вынесенным решением.

По правилам АПК РФ, при разрешении ходатайства о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит установлению наличие заинтересованности лица в исходе рассмотрения дела.

В тоже время, обществом "Травы горного Крыма" в материалы дела не представлено доказательств того, что судебный акт по спору может повлиять на права и законные интересы ИП Залевской Л.Ф.

Поскольку ИП Залевская Л.Ф. не является участником рассматриваемых правоотношений, а принятый по результатам рассмотрения спора судебный акт не затронет её права и обязанности, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении заявленного ходатайства.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

ООО "Сподумен" является правообладателем словесного товарного знака "БОДРОСТЬ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 209321, зарегистрированного в отношении товара "чай" 30-го класса МКТУ.

Соответствующее свидетельство выдано открытому акционерному обществу "РУССКИЙ ПРОДУКТ" по заявке N 2000719003, дата поступления 21.08.2000 года (приоритет от 21.08.2000) о регистрации товарного знака "БОДРОСТЬ" в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.03.2002 года. Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации в течение 10 лет с 21.08.2000 года.

Впоследствии срок действия регистрации товарного знака правообладателя ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" был продлён до 21.08.2020 года, о чём 16.03.2010 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены изменения (том 1 л.д.19-20).

На основании договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки от 20.10.2014 года N 1, ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" (Правообладатель) передало ООО "Сподумен" (Приобретатель) в полном объёме исключительные права на 29 товарных знаков, удостоверенных свидетельствами на товарные знаки в отношении всех товаров, определенных пунктом 1.3 договора, для которых зарегистрирован каждый знак (пункт 1.1), в том числе исключительные права на товарный знак по свидетельству N 209321 (абзац второй пункта 1.2) в отношении товара 30 - чай (абзац первый пункта 1.3).

За отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 209321 Приобретатель выплачивает Правообладателю сумму в размере 1 400 000,00 рублей (пункт 3.1).

Данный договор зарегистрирован в Государственном реестре 09.02.2015 года за N РД0166748.

Как установлено судом первой и апелляционной инстанций, ответчик производит и реализует на территории Российской Федерации травяной чай и чай из растительного сырья, смеси сухого растительного сырья, что подтверждается Декларацией о соответствии Евразийского экономического союза, зарегистрированная 20.06.2017 года за N ЕАЭС N RU Д-RU.АГ81.В.06717, действительная по 19.06.2020 года включительно.

Согласно указанной Декларации, ООО "Травы горного Крыма" изготавливает в соответствии с ТУ 10.83.14-002-06122945-2017 "Чай из растительного сырья" смеси сухого растительного сырья для приготовления безалкогольных напитков с маркировкой "Травы Горного Крыма" в ассортименте (согласно приложению N 1 на 3 листах), которые не являются лечебно-профилактическим средством, код ТН ВЭД ЕАЭС 0902 "Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них".

В Приложении N 1 к Декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АГ81.В.06717 содержатся, в частности, такие наименования продукции, как многокомпонентные: "БОДРОСТЬ", серия "Травинский": "БОДРОСТЬ".

Согласно Декларации о соответствии N ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.34070 от 28.05.2018 года, действующей до 27.05.2021 года, ООО "Травы горного Крыма" изготавливает в соответствии с ТУ 10.83.14-002-06122945-2017 "Чай из растительного сырья" травяной чай и чай из растительного сырья (не является лечебно-профилактическим средством) с маркировками: "Крым-чай", "Крымский чай", "Травинский", в том числе с наименованием "БОДРОСТЬ", код ТН ВЭД ЕАЭС 2106 "Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включённые".

Судебной коллегией также было установлено, что часть продукции ответчика имеет название "БОДРОСТЬ", которое размещалось на упаковке (этикетках) и под этим названием продукция продвигалась на рынке, в том числе путём размещения предложений о продаже в сети Интернет, посредством интернет сайта: www.travi-krima.ru.

Как указывает истец, ответчик использует в своей предпринимательской деятельности принадлежащий ему товарный знак по свидетельству N 209321, чем нарушает принадлежащие ему исключительные права на него.

24.04.2019 года ООО "Сподумен" направил ООО "Травы горного Крыма" претензию от 19.04.2019 года N 39, с требованием о прекращении незаконного использования объектов авторского права путём снятия с производства и реализации (продажи) всей чайной продукции с обозначением "БОДРОСТЬ", исключительное право на использование которого на территории Российской Федерации принадлежит ООО "Сподумен".

Рассмотрев указанную претензию, ответчик сообщил истцу, что ему не было известно о том, что ООО "Сподумен" является правообладателем исключительного права на использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ: 30-чай) и во избежание дальнейших разногласий указал на принятие решения о снятии с реализации (продажи) чайной продукции с наименованием "БОДРОСТЬ", одновременно ответчик просил рассмотреть вопрос о заключении лицензионного соглашения на использование соответствующего товарного знака.

На основании приказа ООО "Травы горного Крыма" от 16.05.2019 года N 9 "О снятии с реализации чайной продукции с наименованием "Бодрость", ответчиком принято решение снять с реализации следующую продукцию: травяной чай "Травинский. Бодрость" (в пирамидках); травяной чай "Бодрость" (россыпь); травяной чай "Травинский. Бодрость" (россыпь); чай из растительного ароматического сырья "Бодрость" (россыпь); чай из растительного ароматического сырья "Бодрость" (россыпь, крафт-пакет); чай из растительного ароматического сырья "Бодрость" (россыпь, целофан), а также решено уничтожить упаковочную продукцию с наименованием "Бодрость", внести изменения на официальном сайте www.travi-krima.ru, а также в прайсы предприятия (том 2 л.д.12).

Письмом от 21.05.2019 года N 51 ООО "Сподумен" выразил согласие на заключение лицензионного договора на срок не более 6 месяцев для реализации уже произведенной продукции с наименованием "Бодрость" и дорасфасовки уже имеющейся упаковки с указанным наименованием. Для определения лицензионного вознаграждения истец просил сообщить объёмы реализации продукции с обозначением "Бодрость".

19.06.2019 года ООО "Травы горного Крыма" была отгружена продукция, в том числе товары "Страв. Бодрость 100 гр. (кор)", "Бодрость 100 гр. (кор)", "Бодрость 125 гр. (б/п)", что подтверждается предоставленной истцом расходной накладной от 19.06.2019 года N 1353 (том 2, л.д.58).

Как усматривается из фотографий упаковок (том 2, л.д.58-63), приобретённый товар представляет собой чай из растительного сырья "Бодрость" (дата изготовления 20.02.2019), травяной чай серии "Травинский" "Бодрость" (дата изготовления 05.05.2019) производителя ООО "Травы горного Крыма" и чай из растительного ароматического сырья "Бодрость" (дата изготовления 20.05.2019) производителя - индивидуальный предприниматель Залевская Л.Ф. (на упаковке при этом содержится ссылка на сайт www.travi-krima.ru).

ООО "Сподумен" в материалы дела были предоставлены распечатки с сайта www.travi-krim.ru с травяными чаями "Бодрость" различных серий и Декларацией о соответствии от 20.06.2017 года за N ЕАЭС N RU Д-RU.АГ81.В.06717 (том 1, л.д.48-57).

В связи с отсутствием возможности урегулирования спора во внесудебном порядке, ООО "Сподумен" обратилось за защитой своих исключительных прав на товарный знак "Бодрость" в Арбитражный суд Республики Крым.

Изучив материалы дела, а также доводы, изложенные в апелляционной жалобе, коллегия судей пришла к выводу, об отсутствии оснований для отмены решения суда первой инстанции, по следующим обстоятельствам.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Так, удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как правильно указал суд первой инстанции, в соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, а следовательно, в предмет доказывания по делу о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела. При этом, бремя доказывания принадлежности исключительных прав, а равно нарушения действиями ответчика этих прав, лежит на истце. В свою очередь, ответчик должен либо опровергнуть эти обстоятельства, либо представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании спорного товарного знака путем реализации соответствующей продукции.

По мнению подателя апелляционной жалобы, продукция, производимая ООО "Травы горного Крыма", не относится к товару "чай", включенному в 30-й класс МКТУ, в отношении которого предоставляется защита по свидетельству N 209321, а основана на растительном сырье, отличном от листа чайного дерева.

Указанные доводы ответчика были проверены судом первой и апелляционной инстанции и признаны ошибочными, поскольку в силу подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ, изначально указывается в заявке на товарный знак.

Как правильно указал суд первой инстанции, согласно пункту 28 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, которые утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года N 482, в заявке под кодом "511" указываются номер(а) класса(ов) МКТУ с указанием наименований товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар.

Пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ установлено, что свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений (абзац 2 пункта 1 статьи 1503 ГК РФ), а следовательно, исключительное право на товарный знак распространяется на те товары и услуги, которые были заявлены правообладателем при регистрации товарного знака, и в отношении которых последний получил правовую охрану, что должно быть отражено в свидетельстве на товарный знак.

В ходе нового рассмотрения данного дела, судом первой и апелляционной инстанций было установлено, что товарный знак по свидетельству N 209321 зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса МКТУ, а именно чая.

Как правильно указал суд первой инстанции, Класс 30-й МКТУ - это "Кофе, чай, какао и заменители кофе; рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; соль, приправы, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения".

В соответствии с описанием, этот класс включает, в основном, продукты растительные пищевые, кроме овощей и фруктов, подготовленные для потребления или консервирования, а также добавки вспомогательные, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов и к данному классу относятся, в частности: напитки на основе кофе, какао, шоколада или чая; ароматизаторы для напитков, кроме эфирных масел.

В тоже время, к указанному классу не относятся, в частности: настои лекарственные и диетическое питание и вещества для медицинских целей (кл. 5); злаки неочищенные (кл. 31); свежие ароматические травы (кл. 31).

Кроме того, в перечень товаров по классу 30 МКТУ относятся ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; напитки на основе ромашки; напитки чайные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай (том 2 л.д. 54-55).

При таких обстоятельствах, по мнению судебной коллегии, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что продукция ООО "Травы горного Крыма", в той мере, в которой она не является лечебно-профилактическим средством (класс 5 МКТУ) может быть отнесена к 30-му классу МКТУ, хотя и не является чаем в значении листьев чайного дерева, полностью состоит из иного растительного сырья, представляет собой цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая.

Также, при принятии обжалуемого решения, судом первой инстанции обоснованно учтено письмо Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 11.03.2020 года N 41-12320-12, в соответствии с которым, перечень товаров и/или услуг при подаче заявки относится к компетенции заявителя, для правильной классификации каждого товара и/или услуги необходимо пользоваться непосредственно МКТУ и перечнем товаров и услуг и пояснениями к каждому классу соответственно. Готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией и назначением. Согласно сведениям Интернет-ресурса, травяной чай представляет собой смесь из высушенных или свежих листьев цветков, корней растений. Такие чаи правильней называть напитками, поскольку в них отсутствует чайный лист. Кроме того, некоторые разновидности настоев назначаются при различных заболеваниях. Травяной чай, чай из растительного сырья, чай из растительного ароматического сырья могут быть отнесены к товарам 30-го класса МКТУ, если они предназначены для употребления не в медицинских целях. В ином случае травяной чай для медицинских целей классифицируется по 05 классу МКТУ.

Доводы апелляционной жалобы о том, что заключение специалиста ООО "ЭксКом" от 13.03.2020 года N 29/03-20 является ненадлежащим доказательством по данному делу, а выводы изложенные в нём несостоятельны, являются ошибочными, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 89 АПК РФ, иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если они содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

В тоже время, ответчик указанное внесудебное заключение ООО "ЭксКом" от 13.03.2020 года N 29/03-20, представленное истцом, не оспорил, доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся в указанном заключении, в материалы дела не представил, в связи с чем, суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о признании указанного заключения иными документами, допускаемыми в качестве доказательств по делу на основании статьи 89 АПК РФ.

Так, из представленного в материалы дела заключения специалиста ООО "ЭксКом" от 13.03.2020 года N 29/03-20 (том 2 л.д.81-95, вопрос N 1) усматривается, что травяные чаи, в состав которых входят цветы и листья растений, которые используются в качестве напитка, заменяющего чай, при этом не являются лекарственным средством, а предназначены для употребления в пищу в качестве напитка, реализуются через отделы универсальных магазинов или специализированные магазины по продаже чая, а не через аптечные сети, следует классифицировать по 30-му классу МКТУ.

Доводы подателя апелляционной жалобы о том, что продукция ООО "Травы горного Крыма" может быть отнесена к 31-му классу МКТУ "Продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, саженцы и семена; животные живые; корма и напитки для животных; солод", являются несостоятельными, поскольку согласно описанию, данный класс включает, в основном, продукты земледелия и моря, не подвергнутые никакой обработке для потребления, живых животных и живые растения, а также корма для животных. В перечень товаров по данному классу отнесены травы пряновкусовые необработанные; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей и т.п. (том 2 л.д.56-57), а поскольку сырье для товаров ответчика подвергается предварительной обработке (сушка, измельчение и т.д.), то они не могут быть отнесены к этому классу.

Вместе с тем, товарному знаку по свидетельству N 209321 правовая охрана предоставлена в отношении конкретного товара из 30-го класса МКТУ - "чай", а не широкому спектру товаров. В свидетельстве N 209321 не указаны напитки на основе ромашки; напитки чайные; настои нелекарственные, цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая и т.п.

По мнению суда апелляционной инстанции, в соответствии с нормами пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, правообладателю предоставляется защита от использования его товарного не только в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, а следовательно, размещение без согласия правообладателя обозначения, тождественного товарному знаку на однородном товаре, также является нарушением исключительного права на товарный знак.

Как правильно указал суд первой инстанции, при очевидном несовпадении товаров ответчика и товаров по свидетельству N 209321, в данном случае, оценке подлежит их однородность, в результате которой возникнет вероятность смешения, применительно к чему факт отнесения товаров к одному или разным классам МКТУ оценивается лишь как один из факторов.

Пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года N 482 установлено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом, принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

По мнению судебной коллегии, ответчиком для описания и индивидуализации своей продукции используется слово "чай" в различных сочетаниях, поскольку ООО "Травы горного Крыма" определяет свою продукцию как травяной чай, чай из растительного сырья, фиточай, смеси сухого растительного сырья для приготовления безалкогольных напитков (в последнем случае, одновременно используя наименование серии "Чайный букет"), а вся продукция ответчика изготавливается по ТУ 10.83.14-002-06122945-2017 с названием "Чай из растительного сырья", в связи с чем, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что потребитель, видя и приобретая товар ответчика, мог быть введен в заблуждение относительно такого товара и его изготовителя, поскольку по потребительским свойствам и функциональному назначению (цель применения) продукция ответчика относится к одному роду с чаем по 30-му классу МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 209321.

Вывод об однородности продукции сделан также специалистом ООО "ЭксКом" в заключении от 13.03.2020 года N 29/03-20, в котором признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся род (вид) товаров, их назначение и вид материала, из которого они изготовлены, а остальные признаки относятся к вспомогательными. Также указано, что чай в широком смысле - это любой напиток, приготовленный путём заваривания предварительно подготовленного растительного материала, с учётом чего товары "чай" и "травяной чай" ("чай из растительного сырья", "чай из растительного ароматического сырья") имеют одинаковую цель применения, относятся к одному роду (виду), являются взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей. В то время как, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции.

Суд апелляционной инстанции считает правильными выводы суда первой инстанции о том, что, в данном случае с учётом однородности товаров, несмотря на различия, по факту их природы (растительное сырье), назначению (напиток), способу использования (заваривание), данные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что словесное изображение "БОДРОСТЬ" на упаковках ответчика фигурировало в качестве наименования товара, то есть служило для целей их индивидуализации, а следовательно, является использованием товарного знака в понимании пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ.

По мнению судебной коллегии, учитывая то обстоятельство, что поскольку оснований для использования соответствующего товарного знака на упаковках товаров, являющихся однородными с товаром "чай" по 30-му классу МКТУ ответчиком не предоставлено, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что материалами дела подтверждается факт нарушения ООО "Травы горного Крыма" исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству N 209321.

Более того, при новом рассмотрении данного дела, истцом был представлен протокол осмотра доказательств, из которого следует, что ответчик осуществлял производство и реализацию контрафактной продукции посредством своего интернет-сайта www.travi-krim.ru в период как минимум с апреля 2017 года по январь 2020 года.

На архивной копии интернет-страницы от 19.04.2017 года на листе 17 протокола осмотра доказательств, имеется изображение предлагаемого к реализации чая из растительного сырья "Бодрость", стоимостью 230 рублей, упаковка которого идентичная упаковке чая из растительного сырья "Бодрость" (дата изготовления 20.02.2019), который был приобретён истцом по расходной накладной N 1353 от 19.06.2019 года и фотография которой представлена в материалы дела. Производителем на упаковке указано общество "Травы горного Крыма" (том 2 л.д.58, 59-60). Упаковка чая из растительного сырья "Бодрость", производства общества "Травы горного Крыма" твердая, в отличие от мягкой упаковки чая из растительного ароматического сырья "Бодрость" (дата изготовления 20.05.2019), производителем которого указан предприниматель Залевская Л.Ф.

По мнению суда апелляционной инстанции, доводы апелляционной жалобы о том, что взысканная судом первой инстанции компенсация за незаконное использование товарного знака "БОДРОСТЬ" (класс МКТУ 30: чай) в размере 127 272,73 рубля, является необоснованной, поскольку указанная в лицензионном договоре сумма не отражает действительную стоимость использования товарного знака "БОДРОСТЬ", а представленный лицензионный договор не может являться безусловным доказательством стоимости права использования товарного знака, отклоняются судом апелляционной инстанции, по следующим основаниям, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права, правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ для случаев нарушения исключительных прав на товарный знак предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По данному делу, с учётом заявления об уменьшении исковых требований, истцом заявлено о взыскании компенсации, на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно: в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в течение 34-х месяцев за период с апреля 2017 года по январь 2020 года, когда ответчик осуществлял производство и реализацию контрафактной продукции посредством своего интернет-сайта (том 7 л.д.1-5), в общей сумме 127 272,73 рублей.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции обоснованно руководствовался тем, что согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации, правообладатель вправе выбрать один из способов расчёта суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчёта суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчёта суммы компенсации.

Пунктом 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчёт и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Для подтверждения расчёта и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Из материалов дела усматривается, что в подтверждение расчёта компенсации, истец предоставил лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на использование товарного знака от 19.02.2015 года N 75, согласно которому ООО "Сподумен" предоставило ООО "Яковлевская чаеразвесочная фабрика" неисключительное право использования товарного знака "БОДРОСТЬ", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.03.2002 года (свидетельство на товарный знак N 209321) (пункт 1.1). Лицензионное вознаграждение за предоставление права использования товарного знака установлено в пункте 4.1 в размере 350 000,00 рублей на весь период действия договора (включая периоды автоматического продления срока действия договора при продлении срока действия исключительного права).

Государственная регистрация данного договора проведена 25.03.2015 года за N РД0169782.

Как верно установлено судом первой инстанции, из содержания указанного лицензионного договора следует, что вознаграждение в размере 350 000 рублей подлежит оплате за весь период действия договора (включая периоды продления срока действия договора при продлении исключительного права), а следовательно, вознаграждение лицензиатом оплачено за период с 19.02.2015 по 21.08.2030 (срок, до которого продлено действие товарного знака), то есть за период 15,5 лет или 187 месяцев.

Учитывая указания Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении по данному делу, ООО "Сподумен" обоснованно рассчитало размер компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака в течение 34-х месяцев за период с апреля 2017 года по январь 2020 года, когда ответчик осуществлял производство и реализацию контрафактной продукции посредством своего интернет-сайта по формуле: 350 000 руб.: 187 мес. х 34 мес. х 2 = 127 272,73 руб.

Таким образом, в ходе нового рассмотрения данного дела, было устранено существенное различие в продолжительности периода, на который предоставлено право использовать товарный знак лицензиату, и периода, в течение которого длилось правонарушение.

В суде первой и апелляционной инстанций, ООО "Травы горного Крыма" указывало на необоснованность (чрезмерность) суммы компенсации.

В тоже время, данные об иной стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушении, в частности иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, иные доказательства в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, контррасчёт суммы компенсации исходя из существа нарушения, ответчиком в материалы дела не представлено, в связи с чем, при определении размера компенсации, суд первой инстанции обоснованно исходил из произведенного ООО "Сподумен" расчёта стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака, определенной лицензионным договором от 19.02.2015 года N 75.

Отказывая в удовлетворении заявления ООО "Травы горного Крыма" о снижении размера компенсации, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что при установленном периоде, в течение которого ответчик осуществлял производство и реализацию контрафактной продукции посредством своего интернет-сайта, стоимость приобретенного товара значения не имеет.

При этом, иных доводов и доказательств в подтверждение наличия оснований для снижения компенсации ответчиком ни суду первой, ни апелляционной инстанций не представлено.

Учитывая всё выше изложенное, коллегия судей полагает, что доводы подателя апелляционной жалобы не могут быть приняты во внимание, поскольку не опровергают выводов суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены судебного акта.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения не имеется.

Согласно статьям 110 и 112 АПК РФ судебные расходы в виде уплаты государственной пошлины относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 части 1 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" о привлечении индивидуального предпринимателя Залевской Любови Федоровны к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, отказать.

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 16 июня 2021 года по делу N А83-18197/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Травы горного Крыма" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

И.В. Евдокимов

Судьи

Ю.В. Колупаева Н.И. Сикорская