Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2021 г. N 09АП-47276/21 по делу N А40-342443/2019

г. Москва

28 сентября 2021 г.

Дело N А40-342443/19

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 сентября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Е.А. Птанской, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

АО "Военторг"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.06.2021

по делу N А40-342443/19, принятое судьёй Крикуновой В.И.,

по иску АО "Военторг"

к ООО "Тыл"

о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Суханов А.В. по доверенности от 21.12.2020

от ответчика: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЕНТОРГ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫЛ" (далее ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 193 000 руб. 00 коп., расходов на оплату нотариальных действий в размере 20 800 руб. 00 коп.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 июня 2020 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года, исковые требования удовлетворены в полном объеме, суд обязал общество с ограниченной ответственностью "ТЫЛ" (ОГРН 5077746457047) удалить за свой счет вывеску с обозначением "ВОЕНТОРГ" с фасада своей торговой точки расположенной по адресу: г. Москва, улица Гиляровского, д.39, стр.1., с общества ограниченной ответственностью "ТЫЛ" (ОГРН 5077746457047) в пользу акционерного общества "Военторг" (ОГРН 1097746264186) взыскана компенсация в размере 193 000 рублей за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 448420, N 448571. N 455564, судебные расходы по совершению нотариальных действий осмотра вывески в размере 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере в размере 12 790 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14 января 2021 года, решение Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2020 по делу N А40-342443/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2020 по тому же делу отменено в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и расходов по уплате государственной пошлины. В указанной части дело N А40-342443/2019 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части оставлено решение Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2020 по делуN А40-342443/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2020 по тому же делу без изменения.

Направляя дело на новое рассмотрение суд кассационной инстанции указал, что Суд по интеллектуальным правам, соглашаясь с выводами судов первой и апелляционной инстанций о недоказанности наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, наряду с этим отмечает, что факт взыскания по ранее рассмотренному делу с участием тех же лиц компенсации за нарушение исключительного права за одни и те же товарные знаки, рассчитанной на основании двукратного размера стоимости права использования товарного знака, подлежал учету при рассмотрении последующего дела.

Решением суда от 18 июля 2021 года в удовлетворении исковых требований отказано.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить в силе.

Заслушав доводы представителя истца, судебная коллегия находит решение суда от 18 июля 2021 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, истец является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом "ВОЕНTOРГ"/"VОENTORG" по свидетельствам Российской Федерации N 355510, N 448420, N 448571, N 455564, N 556409, N 556410, N 556411, правовая охрана которым предоставлена в отношении различных товаров и услуг 06, 16, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В обоснование исковых требований истец сослался на то, что ответчик использует данные товарные знаки при осуществлении розничной торговли на вывеске своей торговой точки, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, на визитных карточках, на товарных (кассовых чеках), связанных с введением товаров в гражданский оборот, на этикетках товаров при предложении к продаже и реализации товаров и оказании услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана данным товарным знакам.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца в суд с указанными исковыми требованиями. При этом размер компенсации был рассчитан истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарных знаков, предусмотренной лицензионным договором от 10.03.2014 N 07-2014-ЛИЦ, заключенным между истцом (лицензиаром) и ОАО "Военторг-Запад" (лицензиатом).

При первоначальном рассмотрении дела, судом первой инстанции произведен подробный сравнительный анализ словесного элемента "ВОЕНТ0РГ"/"VОENT0RG", включенного в принадлежащие истцу товарные знаки, с обозначением "ВОЕНТОРГ АТАКА", используемым ответчиком. При этом суд руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482). Суд принял во внимание, что вхождение словесного элемента, являющегося единственным элементом в товарных знаков истца, в используемое ответчиком обозначение, исключает вывод о несходстве обозначений.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что содержащееся в вывесках ответчика обозначение "ВОЕНТОРГ" является сходным до степени смешения с товарными знаками истца по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

В указанной части решение суда не отменено, суд рассматривает правомерность требования о взыскании компенсации в заявленном размере.

Как следует из материалов дела, размер компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки исчислен истцом в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Стоимость права использования товарного знака определена истцом на основании лицензионного договора от 10.03.2014 N 07-2014-ЛИЦ, заключенного между истцом и открытым акционерным обществом "Военторг-Запад".

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 1.2 лицензионного договора лицензиату предоставлено право использования указанных товарных знаков при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, для удовлетворения потребительского спроса преимущественно военнослужащих и членов их семей, а также иных категорий граждан в следующих пределах:

- при оформлении входной группы/фасадов зданий (помещений) магазинов, иных объектов торгово-бытового обслуживания;

- при оформлении торгового оборудования, прилавков, вывесок, рабочего места кассира, а также при осуществлении рекламы, связанной с деятельностью объектов торгово-бытового обслуживания;

- на бланках, конвертах, открытках, грамотах, папках, визитках, флаерах, стикерах, буклетах, ежедневниках, блокнотах, календарях, кассовых и торговых чеках, ценниках, на иной полиграфической продукции, на форме (спецодежде) для персонала;

- на сувенирной продукции;

- на продовольственных и непродовольственных товарах, а также товарах военного ассортимента собственного производства.

Лицензионное вознаграждение за предоставление права использования товарного знака установлено в пункте 4.1 договора в размере 96 500 рублей на весь период действия договора.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Ответчик при оспаривании размера компенсации ссылался на то обстоятельство, что в рамках иного дела N А40-271304/2019 истцом к нему предъявлено требование о взыскании компенсации за аналогичное нарушение.

Суд по интеллектуальным правам указал, что при рассмотрении требований истца в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на принадлежащие ему товарные знаки подлежит применению подход, изложенный в пункте 65 Постановления от 23.04.2019 N 10.

Согласно пункту 65 Постановления от 23.04.2019 N 10 компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если истец-правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято (пункт 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 127.1 АПК РФ; абзац третий статьи 220 ГПК РФ, пункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ).

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Исходя из изложенного, применяя в соответствии с указанием суда кассационной инстанции подход, указанный в п. 65 Постановления от 23.04.2019 N 10, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ответчика компенсации в заявленном размере, исчисленной в двукратном размере стоимости права использования товарного знака на основании лицензионного договора от 10.03.2014 N 07-2014-ЛИЦ, ввиду того, что на основании вступившего в законную силу судебного акта по ранее рассмотренному делу N А40-271304/2019 компенсация в размере двукратной стоимости права использования этих же товарных знаков уже взыскана с истца в пользу ответчика. Оснований для прекращения производства по делу суд не усмотрел, поскольку фактическим основания настоящего спора и спора, рассмотренного в рамках дела N А40-271304/2019, различны (различные вывески магазинов, расположенные по разным адресам).

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с вышеуказанными выводами суда первой инстанции, так как они сделаны при неверном распределении бремени доказывания. А именно, доказательства "единства намерений нарушителя" должен представить нарушитель, а не истец.

Исходя из фактических обстоятельств настоящего дела, такими доказательствами могли бы являться документы, подтверждающие сетевой характер хозяйственной деятельности обеих торговых точек (г.Москва, ул.Гиляровского, д.39, стр.1 - настоящее дело, и г.Москва, Свободный проспект, д.20А - дело N А40-271304/19).

В частности, в данных торговых точках реализуются одни и те же партии товаров, приобретенные у одних и тех же лиц, по единой ценовой политике, с единой "программой лояльности" для клиентов и т.д., и т.п.

Подобных доказательств ответчик не представил, в связи с чем "единства намерений нарушителя" и, как следствие, "исчерпания" истцом права на предъявление настоящего иска в виду наличия судебных актов по делу N А40-271304/19 не доказал (ст.65 АПК РФ).

Между тем, фактические обстоятельства, установленные по делу N А40-271304/19, подлежат учету и в настоящем процессе.

Так, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что в рамках обоих дел рассматривается одна и та же линейка товарных знаков, механизм расчета истца применительно к положениям лицензионного договора от 10 марта 2014 года N 07-2014-ЛИЦ уже был предметом судебной проверки судами трех инстанций в рамках дела N А40-271304/19 и признан верным.

Однако, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности нарушителя в отношении одной и той же линейки товарных знаков, судебная коллегия считает разумным применить санкцию в виде однократного размера стоимости права использования и взыскать с ответчика компенсацию в сумме 96 500 руб.

Расходы сторон по оплате госпошлины за рассмотрение иска, двух апелляционных и кассационной жалоб распределяются пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, в результате чего с ответчика в пользу истца следует взыскать 10 895 руб. (ст.110 АПК РФ).

Судебные издержки по нотариальному осмотру доказательства - магазина в здании по адресу: г.Москва, ул.Гиляровского, д.39, стр.1 относятся на ответчика в полном объеме 20 800 руб., так как относятся к требованию неимущественного характера, удовлетворенному при первоначальном рассмотрении дела (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 июня 2021 года по делу N А40-342443/19 отменить. Взыскать с ООО "Тыл" в пользу АО "Военторг" 96 500 руб. - компенсации, 10 895 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины, 20 800 руб. - в возмещение судебных издержек по нотариальному осмотру доказательства, в остальной части иска отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.А. Птанская О.Н. Лаптева