Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2021 г. N 10АП-18790/21 по делу N А41-8351/2021

г. Москва

07 октября 2021 г.

Дело N А41-8351/21

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 октября 2021 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Боровиковой С.В.,

судей Семушкиной В.Н., Виткаловой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания: Малофеевой Ю.В.,

при участии в заседании:

от АО "КТБ ЖБ" (ИНН 7729779116, ОГРН 1147746901103)- Гнездилов Р.С. представитель по доверенности от 03.09.21 г.;,

от ООО "КТБЮРОНИИЖБ" (ИНН: 5029225912 ОГРН: 1175029027216) - Шатилов С.Н. представитель по доверенности от 28.09.21 г., Клименко Н.А. представитель по доверенности от 10.08.21 г.;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "КТБЮРОНИИЖБ" на решение Арбитражного суда Московской области от 01.09.2021 по делу N А41-8351/21, по заявлению АО "КТБ ЖБ" к ООО "КТБЮРОНИИЖБ" о защите исключительных прав,,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" ( далее-АО "КТБ ЖБ") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением, с обществу с ограниченной ответственностью "Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона"(далее - ООО "КТБЮРОНИИЖБ") с требованиями: о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости оказанных услуг в связи с незаконным использование товарного знака N 417719 в размере 4.062.257 руб. 96 коп.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01.09.2021 по делу N А41-8351/21 заявленные требования удовлетворены в полном объеме. (т. 2 л.д. 97-100).

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО "КТБЮРОНИИЖБ" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, полагая, что судом не полностью исследованы обстоятельства, имеющие значение для дела, а так же неправильно применены нормы материального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители ответчика доводы апелляционной жалобы поддержали, просили обжалуемый судебный акт отменить, вынести по делу новый судебный акт.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, сославшись на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как усматривается из материалов дела, 06.09.2010 г. по заявке N 2009723546 с приоритетом от 24.09.2009 г. был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 417719, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг "установка и ремонт оборудования" 37-го класса и услуг "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая" 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ответчик 26.06.2020 г. обратился в Роспатент с возражением против предоставления названному товарному знаку правовой охраны по основанию несоответствия его регистрации требованиям п.1 ст.1483 ГК РФ. Кроме того, ответчик указывал на то, что анализируемое обозначение использовалось разными лицами до даты приоритета рассматриваемого товарного знака, оно, по мнению ответчика, в силу длительности и интенсивности такого использования утратило различительную способность по отношению к соответствующей части услуг 37, 42-го классов МКТУ, оказываемых бюро. Решением от 18.11.2020 г.

Роспатент отказал в удовлетворении возражения. Принимая указанный ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из доказанности того, что заявитель является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку лицом. Роспатент указал, что в рассматриваемом случае композиционное построение обозначения "КТБНИИЖБ", включающего в свой состав гласные, позволяет воспринимать и читать его в качестве единого слова. Оригинальная буквенная композиция в свою очередь, с точки зрения Роспатента, приводит к тому, что названный словесный элемент воспринимается в качестве самостоятельной лексической единицы, смысловое значение которой не находится в зависимости от прочтения образующих ее частей.

Так как исследуемое обозначение выполненное слитно без графического выделения каких-либо частей, предлагаемое разделение заявителем словесного элемента на составляющие нарушает целостность восприятия словесного элемента в том виде, как оно зарегистрировано, и приводит к искажению смыслового значения, которое вкладывал в него правообладатель. Роспатент пришел к выводу о том, что материалами административного дела подтверждается ассоциация спорного обозначения именно с бюро, в то время как представленные ответчиком документы не подтверждают, что данное обозначение использовалось разными производителями и воспринимается потребителями в отношении услуг, для индивидуализации которых оно зарегистрировано, как указание на вид услуги. Установив, что словесный элемент, вопреки аргументам заявителя, не образован путем соединения общеупотребительных сокращений слов, административный орган подчеркнул, что обозначение "КТБНИИЖБ" является искусственно созданным словом и носит фантазийный характер.

На основании изложенного Роспатент не усмотрел правовых оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 417719 не соответствующей положениям п.1 ст.1483 ГК РФ.

Таким образом, акционерное общество "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (АО "КТБ ЖБ") является правообладателем товарного знака N 417719, зарегистрированного по 37 и 42 классам МКТУ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с датой приоритета 24.09.2009 года. В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "КТБНИИЖБ".

26 ноября 2013 г. Арбитражным судом города Москвы по делу А40- 114115/2011 вынесено решение, в соответствии с которым исковое заявление ОАО "КТБ ЖБ" с требованием обязать прекратить незаконное использование товарного знака N 417719 и взыскать компенсацию к ЗАО "КТБюроНИИЖБ" (ОГРН 1105029013077) удовлетворено.

В соответствии с информацией из выписки с официального сайта ЕГРЮЛ, ООО "КТБюроНИИЖБ" создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником ООО "КТБюроНИИЖБ" является ЗАО "Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона" (ОГРН 1105029013077).

Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются.

Соответственно после реорганизации ЗАО "КТБюроНИИЖБ" в ООО "КТБюроНИИЖБ" к последнему перешла обязанность не использовать товарный знак N 417719 в отношении видов деятельности, указанных в Решении по делу А40-114115/2011 от 26.11.2013 г.

В нарушение установленного запрета на использование указанного товарного знака ООО "КТБюроНИИЖБ" заключены договоры подряда с ООО "ГП-МО" N 209-18 от 06.12.2018 г. на выборочное определение прочности бетона железобетонных конструкций на сумму 224.099 руб.30 коп. и N 40-19 от 07.06.2019 г. на обследование железобетонных конструкций на сумму 207.029 руб. 68 коп. ООО "КТБюроНИИЖБ" также использовался товарный знак правообладателя путём размещения его в технических заключениях, которые являются результатом работ по вышеуказанным договорам в отсутствие согласия АО "КТБ ЖБ".

Также, в нарушение установленного запрета на использование указанного товарного знака ООО "КТБюроНИИЖБ" заключен договор N 07/2017 от 06.12.2017 г. с ООО "Колесо-ВДНХ" на выполнение работ по теме "Математическое моделирование аэродинамической картины ветрового обтекания колеса обозрения с окружающей застройкой для испытаний в аэродинамической трубе Т1-2 ЦАГИ" для объекта проектирования и строительства "Колесо обозрения с инфраструктурой" по адресу: г.Москва, СВАО, проспект Мира, вл.119 (кадастровый номер участка 77:02:0018011:8568) на общую сумму 1.600.000 руб.

Работы завершены и сданы в полном объеме, что подтверждается подписанным сторонами указанного договора актом сдачи-приемки выполненных работ от 04 декабря 2019 г.

В связи с тем, что в рамках претензионного порядка урегулирования спора ответчик требования истца о прекращении нарушения и выплате правообладателю компенсации не удовлетворил, истец обратился в суд с исковым заявлением.

Удовлетворяя требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения исключительного права действиями ответчика.

Оспаривая решение суда по мотивам, изложенным в апелляционной жалобе, ответчик указывает, что решение суда необоснованное.

Апелляционный суд не может согласиться с данными доводами заявителя апелляционной жалобы в силу следующего.

В соответствии с п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Статья 1229 ГК РФ предусматривает, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Оценка обозначения на соответствие требованиям п.1 ст.1483 ГК РФ производится исходя из: восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров и (или) услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров и (или) услуг, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию. Аналогичная правовая позиция следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

В п.3 ст.1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом.4 ст.1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, п.4 ст.1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном пп.1 либо пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего п.3 ст.1252 ГК РФ и Постановления N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 11.07.2017 г., определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017 г., N 308-ЭС17-3085 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 11.07.2017, N 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и N 305- ЭС18-14243 от 13.11.2018.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении N 28-П, суд, при определенных условиях, может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: - убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; - правонарушение совершено ответчиком впервые; - использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. Обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

Суд, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, должен определить, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного.

В рассматриваемом случае слово "КТБНИИЖБ", как следует из решения Роспатента и не опровергнуто материалами дела, не обнаружено в каких-либо терминологических, толковых, энциклопедических или иных словарях, которые могли бы содержать в себе общепринятые понятия или аббревиатуры.

При этом указанное обозначение, имея в своем составе гласные буквы, может быть произнесено и очевидно имеет словесный характер. Сведений об отнесении указанного обозначения непосредственно к услугам, в отношении которых произведена регистрация спорного товарного знака, не представлено. Роспатентом также рассмотрен и отклонен довод об утрате различительной способности обозначения.

Роспатентом учтено, что из приведенных заявителем ссылок на сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и сети Интернет не следует, что обозначение "КТБНИИЖБ" используется различными предприятиями в качестве сокращенного фирменного наименования и вследствие этого утратило различительную способность.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Общая цена оказанных услуг установлена договорами, является твердой и составляет 2.031.128 руб. 98 коп. Соответственно размер компенсации в двукратном размере равен 4.062.257 руб. 96 коп.

Ответчиком контррасчёт не представлен.

Таким образом, суд считает заявленную сумму компенсации разумной, обоснованной истцом представленными в материалы дела.

Доводы изложенные в апелляционной жалобе отклоняются по следующим основаниям.

В отношении заключения комиссии специалистов АНО "Судебный эксперт" по результатам лингвистического исследования N 715/21 от 11.08.2021 г., приложенного Ответчиком к апелляционной жалобе в подтверждение изложенных в ней доводов, суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

Данное заключение комиссии специалистов в суд первой инстанции не предоставлялось, ходатайств о проведении соответствующего исследования не заявлялось, в связи с этим заключение не может исследоваться судом апелляционной инстанции, т.к. дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными (ч. 2 ст. 268 АПК РФ, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции").

Заявитель апелляционной жалобы не привел аргументов, свидетельствующих о наличии уважительных причин, которые препятствовали ему в предоставлении в суд первой инстанции данного заключения комиссии специалистов;

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда Московской области.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 01.09.2021 по делу N А41-8351/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий

С.В. Боровикова

Судьи

Е.Н. Виткалова В.Н. Семушкина