Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2021 г. N 09АП-56776/21 по делу N А40-262864/2019

г. Москва

28 октября 2021 г.

Дело N А40-262864/19

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей А.И. Проценко, В.В. Валюшкиной, при ведении протокола судебного заседания до перерыва

секретарем Д.С. Воронкиным,

после перерыва секретарем М.Д. Гапоновым, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест"

и Общества с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 июля 2021 года

по делу N А40-262864/19, принятое судьей О.В. Козленковой, по иску Общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест"

(ОГРН: 1167746750181; 119019, город Москва, переулок Знаменский Б., дом 2 строение 3) к Обществу с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка"

(ОГРН: 1177746464280; 109147, город Москва, Марксистская улица, дом 20 строение 1, помещение 2 комната 3) о взыскании 4 000 000 рублей компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Свинцов М.Л. по доверенности от 13.09.2019, диплом N БВС 0932165 от 30.06.2000, Барский С.А. по доверенности от 21.04.2021, диплом N КА 45165 от 26.02.2014;

от ответчика: Милюков Д.Ю. по доверенности от 12.03.2020, диплом N ВСГ 2098173 от 06.07.2007, Крицков Ю.В. по доверенности от 15.11.2019, диплом N ВСГ 4618751 от 24.06.2011;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (далее - ООО "БонтемпиРест", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" (далее - ООО "Пицца Покровка", ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708137 путем запрета ответчику использовать обозначение "ПИНСА" в отношении товаров и услуг:

29 класса МКТУ: мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;

30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы;

32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

43 класса МКТУ: услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

- взыскания компенсации в размере 4 000 000 рублей (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 04.03.2020 производство по делу в части неимущественного требования о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 589910, 593503, 586010, 633778, 633779 прекращено.

На ООО "Пицца Покровка" судом возложена обязанность прекратить незаконное использование обозначения "ПИНСА", сходного до степени смешения или тождественного с товарными знаками ООО "БонтемпиРест" по свидетельствам РФ N N 708136, 708137, 708138 при реализации товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и оказании услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки.

В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей судом отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года по делу N А40-262864/19 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 года решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу N А40- 262864/2019 отменены в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей и связанного с ним распределения государственной пошлины.

Дело в указанной части передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу N А40-262864/2019 оставлены без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" - без удовлетворения.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2021 года в передаче кассационной жалобы ООО "Пицца Покровка" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

При новом рассмотрении дела судом первой инстанции (в части, отменённой Постановлением Суда по интеллектуальными правам от 18 декабря 2020 года) истец заявил письменное ходатайство об уточнении исковых требований (озаглавленное им как "заявление об изменении основания иска"), согласно которому, истец увеличил период, за который предъявляет ко взысканию компенсацию - с 27 марта 2018 года по 04 сентября 2018 года (дата принятия постановления Девятым арбитражным апелляционным судом по настоящему делу). Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2021 принято уточнение исковых требований в соответствии со статьёй 49 АПК РФ, учитывая, что основание исковых требований истец фактически не меняет (длящееся незаконное использование спорных обозначений).

Также при новом рассмотрении дела судом первой инстанции (в части, отменённой постановлением Суда по интеллектуальными правам от 18 декабря 2020 года) ответчик повторно заявил об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16 июля 2021 года в удовлетворении заявления об оставлении искового заявления без рассмотрения отказано, требования истца удовлетворены частично - с ООО "Пицца Покровка" в пользу ООО "БонтемпиРест" взыскано 1 910 027 рублей 76 копеек компенсации, а также 20 532 рубля 80 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2021 истец и ответчик обратились с жалобами в Девятый арбитражный апелляционный суд.

ООО "БонтемпиРест" обжалует решение в части снижения размера компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Пицца Покровка", настаивает на необходимости взыскания компенсации в полном, заявленном истцом размере - 4 000 000 рублей.

Истец полагает, что принимая оспариваемый судебный акт суд первой инстанции нарушил нормы материального и процессуального права, а также пришёл к выводам, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Истец полагает, что судом первой инстанции не дано надлежащей оценки судебным актам, принятым по делам N 40-217070/2017 и N А40-228338/2019, считает, что суд применил не подлежащие применению нормы статьи 69 АПК РФ.

Также истец считает неотносимым доказательством отчёт Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С, учтённый судом первой инстанции при определении размера взыскиваемой с ответчика компенсации.

ООО "Пицца Покровка" обжалует решение в части увеличения вменяемого периода использования спорных обозначений с 18 сентября 2019 года (при первоначальном рассмотрении дела) до 04 сентября 2020 года (с учётом уточнения, сделанного истцом при повторном рассмотрении дела в части, не отменённой Постановлением Суда по интеллектуальными правам от 18 декабря 2020 года).

Ответчик полагает оспариваемый судебный акт подлежащим отмене по причине недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счёл установленными.

Ответчик полагает, что вывод суда о том, что действия, которые судом сочтены нарушающими права ООО "БонтемпиРест", совершались вплоть до 04.09.2020 не подкреплён какими-либо доказательствами.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционные жалобы поданы без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 11.10.2021-18.10.2021 представители истца и ответчика доводы своих апелляционных жалоб поддержали.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалоб, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд находит основания для изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 16 июля 2021 года на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "БонтемпиРест" является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

по свидетельству РФ N 589910, приоритет: 04.09.2015, дата государственной регистрации: 06.10.2016, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 -услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания;

по свидетельству РФ N 593503, приоритет: 04.09.2015, дата государственной регистрации: 02.11.2016; в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 -услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания;

по свидетельству РФ N 586010, приоритет: 20.08.2015, дата государственной регистрации: 07.09.2016, в отношении услуг 43 класса МКТУ - рестораны; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; пиццерии; услуги баров; кафе; кафетерии; закусочные;

ПИНЦА

по свидетельству РФ N 633778, приоритет: 05.12.2016, дата государственной регистрации: 24.10.2017, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

PINZA

по свидетельству РФ N 633779, приоритет: 05.12.2016, дата государственной регистрации: 24.10.2017, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

по свидетельству РФ N 708136, приоритет: 10.11.2017, дата государственной регистрации: 15.04.2019, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

PINSA

по свидетельству РФ N 708137, приоритет: 10.11.2017, дата государственной регистрации: 15.04.2019, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии;

PINSA ROMANA по свидетельству РФ N 708138, приоритет: 10.11.2017, дата государственной регистрации: 15.04.2019, в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; пицца; тесто для пиццы; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания; пиццерии.

Согласно решению Роспатента от 24.05.2018, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 589910 признана недействительной частично, из правовой охраны исключен словесный элемент "Пинцерия", ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг: классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 -минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - обеспечение временного проживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 года по делу N СИП-340/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 589910 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания", исключив из правовой охраны словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ", признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2019 года по делу N СИП-340/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2018 года по делу N СИП-340/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 589910 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания", исключив из правовой охраны словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ", отменено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02 августа 2019 года по делу N СИП-340/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 589910 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия" и услуг 43 класса МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания", исключив из правовой охраны словесный элемент "ПИНЦЕРИЯ", признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 586010 признана недействительной частично, из правовой охраны исключен словесный элемент "Пинса".

Решением суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2018 года по делу N СИП-379/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 586010, исключён из правовой охраны словесный элемент "Пинса", признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2019 года по делу N СИП-379/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2018 года по делу N СИП-379/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 586010, исключении из правовой охраны словесного элемента "Пинса", отменено.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 02 августа 2019 года по делу N СИП-379/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 586010, исключив из правовой охраны словесный элемент "Пинса", признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 633778 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг: классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - обеспечение временного проживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 года по делу N СИП-361/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 633778, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Решением Роспатента от 24.05.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 633779 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении следующего перечня товаров/услуг: классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг (после его изменения): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 43 - обеспечение временного проживания.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 года по делу N СИП-360/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 633779, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2019 года по делу N СИП-360/2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2019 года по делу N СИП-360/2018, которым признано недействительным решение Роспатента от 24 мая 2018 года о признании частично недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 633779, отменено.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23 августа 2019 года по делу N СИП-360/2018 решение Роспатента от 24 мая 2018 года, которым признано недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 633779, признано недействительным. Правовая охрана товарного знака является действующей в полном объёме.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 04 марта 2020 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04 сентября 2020 года по делу N А40-262864/2019 в части отказа в удовлетворении искового требования о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей и связанного с ним распределения государственной пошлины, в постановлении от 18 декабря 2020 года суд по интеллектуальным правам указал на то, что признает заслуживающим внимания довод истца о необоснованном отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 708136, N 708137, N 708138.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что истец не представил допустимых доказательств стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности, необходимой для определения размера компенсации.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам счёл не соответствующими закону выводы судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права по мотиву недоказанности права использования товарного знака при установлении факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки. Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам сочла необходимым отметить, что взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

Относительно изложенных в апелляционной жалобе ООО "БонтемпиРест" доводов о неправильном применении судом первой инстанции статьи 69 АПК РФ судебная коллегия отмечает следующее.

Выполняя указания Суда по интеллектуальным правам, судом первой инстанции при новом рассмотрении настоящего дана подробная оценка значения для целей рассмотрения настоящего дела стоимости права использования спорных товарных знаков, указанных в судебных актах по делу N А40-217070/2017.

В том числе суд первой инстанции отметил, что дело N А40-217070/2017 отличается от настоящего предметом доказывания, а также размером и механизмом расчёта компенсации. Установление стоимости использования спорных товарных знаков не входило в предмет доказывания по делу N А40-217070/2017, а компенсации, заявленные истцом в деле N А40-21070/2017 и в настоящем деле, имеют различную правовую природу и определяются (рассчитываются) по различным правилам.

Рассматривая в рамках дела N А40-21070/2017 требования ООО "БонтемпиРест", основанные на подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ суд, определяя подлежащий взысканию размер компенсации, исходил из своего внутреннего убеждения, не будучи ограничен при принятии решения информацией о стоимости получения права на использование товарных знаков.

Таким образом, в деле N А40-21070/2017, в отличие от настоящего дела, рыночная стоимость получения права на использование товарных знаков ООО "БонтемпиРест" не входила в предмет доказывания.

При этом по смыслу положений статьи 69 АПК РФ преюдиция распространяется на установление судом тех или иных обстоятельств, содержащихся в судебном акте, вступившим в законную силу, если последние имеют правовое значение и сами по себе могут рассматриваться как факт, входивший в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Также судом первой инстанции в отношении представленных истцом судебных актов по делу N А40-228338/2019 отмечено, что состав лиц, участвовавших в указанном деле не совпадает с составом лиц, участвующих в деле настоящем, в связи с чем у суда отсутствовали основания для применения части 2 статьи 69 АПК РФ, а указанные судебные акты подлежали оценке наряду с другими доказательствами и ни один из них не имел заранее установленной силы.

Судебная коллегия полагает указанные выводы суда первой инстанции верными.

Кроме того судебная коллегия отмечает, что вопреки доводам, содержащимся в апелляционной жалобе ООО "БонтемпиРест", из решения Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017 не следует что судом установлена рыночная стоимость предоставления права использования товарных знаков истца в размере 2 000 000 рублей.

Как ранее отмечалось судом первой инстанции и соответствует содержанию решения Арбитражного суда города Москвы от 26 марта 2018 года по делу N А40-217070/2017, указанный судебный акт лишь констатирует, что истец, заявляя свои требования, исходил из стоимости использования одного товарного знака в четыреста тысяч рублей. Компенсация же в размере 2 000 000 рублей определялась по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - на усмотрение суда в диапазоне от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей.

Относительно изложенных в апелляционной жалобе ООО "БонтемпиРест" доводов о недостоверности и неотносимости отчёта Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С судебная коллегия отмечает следующее.

Вопреки доводам, изложенным в апелляционной жалобе ООО "БонтемпиРест", в отчёте Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С подробно описаны причины по которым экспертом применён или не применён тот или иной метод оценки. Также, вопреки доводам апелляционной жалобы ООО "БонтемпиРест", в ходе оценки были рассмотрены сходные франшизы итальянских ресторанов и пиццерий, предлагаемых к продаже по состоянию на дату оценки: "IL Патио"; "Перчини"; "Casa Mia"; "Перцы"; "Кафе-пиццерии Piu del Cibo"; "City Pizza"; "Мама Рома".

Также судебная коллегия полагает несостоятельным довод о неотносимости отчёта Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С.

В отчёте содержится ответ на вопрос о стоимости неисключительного права на использование товарного знака "Pinzeria by Bontempy" (N 593503) -товарного знака истца, в защиту прав на который подано рассматриваемое в настоящем деле исковое заявление - за период с 27.03.2018 по 18.09.2019 - за период, соответствующий первоначально заявленным истцом требованиям и составляющий основную часть периода по уточнённым требованиям истца.

В такой ситуации отчёт Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С безусловно имеет отношение к рассматриваемому спору и является относимым доказательством по смыслу части 1 статьи 67 АПК РФ.

Судебная коллегия отмечает, что в ходе повторного рассмотрения настоящего дела судом первой инстанции истцом, как и при первом рассмотрении, не представлено достоверных доказательств стоимости права использования товарных знаков, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Возвращая настоящее дело на новое рассмотрение в части разрешения вопроса о взыскании компенсации за незаконное использование принадлежащих истцу товарных знаков, Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость установить стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использования спорного товарного знака.

Несмотря на указанные требования Суда по интеллектуальным правам, истцом каких-либо новых достоверных доказательств стоимости права использования товарных знаков в материалы дела не представлено.

При новом рассмотрении дела истец представил лишь договор N 207, заключённый 20 июля 2020 года между ООО "БонтемпиРест" и ООО "Бриошь", а также договор N 2312, заключённый 23 декабря 2020 года между ООО "БонтемпиРест" и ООО "МАСТЕР ВКУСА".

Однако данные договоры не позволяют определить стоимость права использования товарных знаков, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

Предметом данных договоров является предоставление права использовать комплекс исключительных прав, под которым понимается: -товарные знаки; охраняемая коммерческая информация - секрет осуществления профессиональной деятельности (ноу-хау), связанный с Организацией и Эксплуатацией Ресторана, включая (но не ограничиваясь этим) Комплекс исключительных прав, методов, процедур, особых дизайнов, рабочих правил и рекламных приёмов; иные объекты исключительных прав.

Таким образом, стоимость предоставляемого пользователям неисключительного права на использование нескольких товарных знаков истца составляет не 2 000 000 рублей, а является лишь некоей частью указанной суммы.

При этом точную стоимость передаваемого неисключительного права на использование непосредственно товарных знаков истца представленные договоры также не содержат.

По своим условиям упомянутые договоры не имеют принципиальных отличий от ранее представленных договоров коммерческой концессии истца с ООО "ОРИОН", ООО "Аспазия" и ИП Бережнов О.В., которые, как согласился Суд по интеллектуальным правам в своём постановлении от 18 декабря 2020 года по настоящему делу, являются недостоверными доказательствами стоимости права использования товарных знаков, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков.

В соответствии с частью 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Принимая во внимание что в ходе повторного рассмотрения дела судом первой инстанции истцом не представлено достоверных и относимых доказательств, позволяющих определить размер компенсации, судебная коллегия полагает правильным вывод суда первой инстанции о возможности руководствоваться отчётом Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С при определении размера компенсации.

Указанный отчёт позволяет установить стоимость использования товарных знаков истца за период с 27 марта 2018 года по 18 сентября 2019 года. Поскольку, уточняя свои исковые требования, истец не представил никаких доказательство того, что стоимость права на использование принадлежащих ему товарных знаков претерпела какие-либо существенные изменения во вновь заявленном истцом периоде, суд первой инстанции обоснованно использовал содержащиеся в отчёте Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С сведения для расчёта стоимости, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков истца, за весь, заявленный истцом, период.

С учётом вышеизложенного судебная коллегия полагает, что доводы апелляционной жалобы ООО "БонтемпиРест" направлены на переоценку ранее исследованных судом доказательств, и не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО "БонтемпиРест".

Относительно изложенных в апелляционной жалобе ООО "Пицца Покровка" доводов о недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд первой инстанции счёл установленными судебная коллегия отмечает следующее.

Принимая постановление от 18 декабря 2020 года по настоящему делу Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на то, что в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (страница 11 абзаца 4 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 года по настоящему делу).

При этом на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования данных прав ответчиком (страница 17 абзаца 3 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2020 года по настоящему делу).

В связи с этим судебная коллегия соглашается с тем, что бремя доказывания использования факта использования спорных обозначений лежит на истце, заявляющем соответствующие требования.

В ходе первоначального рассмотрения настоящего дела истцом заявлялись требования о взыскании компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца за период с 27 марта 2018 года по 18 сентября 2019 года. В обосновании своей позиции истцом представлен ряд документов, призванных доказать использование спорных обозначений в заявленный им период.

Уточняя свои требования и заявляя требования о взыскании компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца за новый, дополнительный период - с 19 сентября 2019 года по 04 сентября 2020 года - истцом не представлено каких-либо дополнительных доказательств того, что спорные обозначения использовались ответчиком в указанном периоде.

Судебная коллегия соглашается с доводами ответчика о том, что истцом не доказан факт использования ответчиком спорных обозначений за весь заявленный истцом период. В таких условиях у суда первой инстанции отсутствовали основания для взыскания с ответчика компенсации за вновь заявленный период с 19 сентября 2019 года по 04 сентября 2020 года. В данной части оспариваемый судебный акт подлежит отмене.

При этом судебная коллегия учитывает, что в постановлении от 18 декабря 2020 года по настоящему делу Суд по интеллектуальным правам подтвердил обоснованность выводов нижестоящих судов о том, что факт нарушения исключительных прав на товарных знаки является установленным и указал на то, что установление такого факта само по себе исключает возможность освобождения ответчиков от мер имущественной ответственности.

Также судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о возможности исходить из отчёта Некоммерческого партнёрства судебных экспертов и оценщиков "Союз" от 11 марта 2021 года N 1/6-С при определении размера компенсации, учитывая отсутствие в материалах дела иных достоверных доказательств, позволяющих определить стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах судебная коллегия признаёт подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца компенсации в размере 1 155 000 рублей (577 500 * 2).

В остальной части требования истца удовлетворению не подлежат.

Согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт. В случае отмены решения арбитражного суда первой инстанции апелляционным судом принимается новый судебный акт.

Государственная пошлина по иску и апелляционной жалобы подлежит распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 июля 2021 года по делу N А40-262864/19 изменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Пицца Покровка" (ОГРН: 1177746464280; 109147, город Москва, Марксистская улица, дом 20 строение 1, помещение 2 комната 3) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" (ОГРН: 1167746750181; 119019, город Москва, переулок Знаменский Б., дом 2 строение 3) 1 155 000 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч) рублей компенсации, а также 13 860 (Тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "БонтемпиРест" оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.В. Валюшкина А.И. Проценко