Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22 декабря 2021 г. N 08АП-12898/21 по делу N А70-5065/2021

город Омск

22 декабря 2021 г.

Дело N А70-5065/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 декабря 2021 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н.,

судей Ивановой Н.Е., Рыжикова О.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Усовой Ю.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-12898/2021) индивидуального предпринимателя Петровой Анастасии Николаевны на решение Арбитражного суда Тюменской области от 22.09.2021 по делу N А70-5065/2021 (судья Маркова Н.Л.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Овчинниковой Натальи Эдуардовны (ОГРНИП 319325600003053, ИНН 323401327761) к индивидуальному предпринимателю Петровой Анастасии Николаевне (ОГРНИП 319723200061039, ИНН 452301232026) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

судебное разбирательство проведено в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещённых о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Овчинникова Наталья Эдуардовна (далее - ИП Овчинникова Н.Э., истец) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Петровой Анастасии Николаевне (далее - ИП Петрова А.Н., ответчик) об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак N 727439; о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 727439.

Решением от 22.09.2021 Арбитражный суд Тюменской области заявленные требования удовлетворил, обязал ИП Петрову А.Н. прекратить нарушение исключительного права ИП Овчинниковой Н. Э. на товарный знак N 727439, взыскал с ИП Петровой А.Н. в пользу ИП Овчинниковой Н.Э. 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 727439, 19 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возражая против принятого по делу решения, ИП Петрова А.Н. в апелляционной жалобе просит его отменить и вынести по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы ее податель указывает на неизвестность товарного знака истца и удаленность места деятельности ответчика от возможного места использования истцом своего товарного знака. Кроме того, податель апелляционной жалобы отмечает, что используемые в названии товарного знака слова и словосочетания не связаны с услугами, предоставляемыми потребителю ИП Овчинниковой Н.Э.

В материалы дела представлен отзыв истца, в котором ИП Овчинникова Н.Э. не соглашается с доводами апелляционной жалобы, просит оставить решение Арбитражного суда Тюменской области от 22.09.2021 по делу N А70-5065/2021 без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Стороны, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили. На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Рассмотрев апелляционную жалобу, письменный отзыв на нее, исследовав материалы дел, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что ИП Овчинникова Н.Э. на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 727439 от 11.09.2019 (приоритет знака с 28.02.2019, на основании заявки 2019708846) является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "LASER TIME".

Указанный товарный знак (знак обслуживания) N 727439 от 11.09.2019 зарегистрирован в отношении следующих классов МКТУ товаров, работ, услуг: 44 - ваксинг, восковая депиляция, маникюр, парикмахерские, салоны красоты, услуги визажистов, услуги соляриев.

Истцом установлено, что ответчик осуществляет деятельность по оказанию косметологических услуг по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, д.83. При этом, при оказании услуг использует средства индивидуализации товаров (работ, услуг) принадлежащие истцу в виде указанного товарного знака (знака обслуживания).

Истец полагает, что в наименовании салона красоты ответчика используется обозначение "LASER TIME" сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству "LASER TIME", принадлежащим истцу, в том числе по графическому, семантическому, фонетическому критериям.

Поскольку истец не давал ответчику разрешения на использование товарного знака, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака не заключался и в связи с выявленными нарушениями, истцом 21.12.2020 направлено в адрес ответчика претензионное требование о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) и выплате ему денежной компенсации.

В связи с тем, что ответчиком требования истца в добровольном порядке не исполнены, истец обратился в арбитражный суд с соответствующим иском.

Иск удовлетворен судом первой инстанции, с чем ответчик не согласился, реализовав право апелляционного обжалования вынесенного по делу судебного акта.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены или изменения.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак относится к средствам индивидуализации, охраняемым законом.

В соответствии со статьей 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, ратифицированной СССР 01.07.1965, правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно статье 10-bis указанной Конвенции "3.... подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Кодекса).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя от аналогичного товара другого производителя.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Кодекса).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 ГК РФ осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 Кодекса.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

На основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Материалы дела свидетельствуют и ответчиком не оспаривается, что на протяжении длительного времени (более 3-х лет) ответчик в телекоммуникационной сети "Интернет" незаконно использовал товарный знак истца в своей торговой деятельности вводя в заблуждение неопределенный круг лиц относительного того, кому принадлежит товарный знак N 727439.

В подтверждение незаконного использования товарного знака ответчиком, истцом в материалы дела были представлены доказательства в виде протокола осмотра доказательств в виде интернет-сайта по адресу: www.Instagram.com, заверенного нотариально (т.1 л.д.27-50).

Представленное доказательство истца обладает признаками допустимости и относимости применительно к предмету настоящего спора. Таким образом, указанное доказательство подтверждает факт нарушения на протяжении длительного времени права истца.

По смыслу действующего правового регулирования обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При оценке сходства учитывается совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара (услуги). Критерии, по которым определяется сходство сравниваемых обозначений, установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Пунктом 42 Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, приведенные в указанном выше пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41 Правил N 482).

При определении сходства товарных знаков могут учитываться как отдельные признаки, так и совокупность содержащихся признаков, в то время как при установлении сходства до степени смешения оценивается восприятие товарного знака в целом. Для установления сходства производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Сходство обозначений предполагает и однородность обозначаемых товаров (услуг). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

При установлении однородности услуг должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) услуг, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Критерии однородности товаров (услуг) выработаны Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и сформулированы в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11.

Оказываемые истцом и ответчиком услуги относятся к одному роду услуг - косметологические услуги.

В результате анализа выработанных судебной практикой критериев сходства суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак, о защите которого заявлено ИП Овчинниковой Н.Э., и противопоставляемое ему обозначение, используемое ИП Петровой А.Н., следует охарактеризовать как сходные до степени смешения.

При этом не принимаются во внимание доводы апелляционной жалобы, поскольку те обстоятельства, о которых заявляет ее податель, не отменяют установленного сходства обозначений и характеристик, в частности, словесных элементов и концепции обозначения, обладающих преимущественным значением для разрешения настоящего спора о сходстве.

Факт использования обществом сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца обозначения подтверждается материалами дела, содержание и доказательственная сила которых ответчиком не опровергнуты.

С учетом установленных обстоятельств коллегия апелляционного суда поддерживает вывод суда первой инстанции о доказанности факта нарушения действиями ИП Петровой А.Н. интеллектуальных прав, принадлежащих ИП Овчинниковой Н.Э.

Наличие правовых оснований использования указанного товарного знака ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в дело не представлено.

Принимая во внимание, что на момент рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции ответчик продолжал незаконно использовать товарный знак истца (т.1 л.д.98-102), судом обоснованно удовлетворены требования об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарный знак N 727439.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъясняется в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В настоящем случае истцом избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 64 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

Вместе с тем сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Судом первой инстанции удовлетворены заявленные требования истца, в том числе и относительно взыскания с ответчика компенсации в сумме 500 000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что компенсация в указанном размере является соразмерной последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств. Ходатайства о снижении размера компенсации ответчиком не заявлено.

Учитывая изложенное, апелляционный суд считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого решения и удовлетворения апелляционной жалобы ответчика не имеется. Доводы апелляционной жалобы общества не свидетельствуют о наличии обстоятельств, не принятых во внимание при вынесении обжалуемого судебного акта, однако обладающих значением для результата рассмотрения настоящего дела.

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Петровой Анастасии Николаевны оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Тюменской области от 22.09.2021 по делу N А70-5065/2021 - без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

Н.Е. Иванова О.Ю. Рыжиков