Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28 декабря 2021 г. N 03АП-3655/21 по делу N А33-31882/2020

г. Красноярск

28 декабря 2021 г.

Дело N А33-31882/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 декабря 2021 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Парфентьевой О.Ю.,

судей: Петровской О.В., Радзиховской В.В.,

при ведении протокола судебного заседания Таракановой О.М.,

при участии в судебном заседании, находясь в помещении Третьего арбитражного апелляционного суда: от ответчика (общества с ограниченной ответственностью "Заполярный пищевой комбинат"): Выскварка Н.Н., представителя по доверенности от 16.11.2020, диплом,

с использованием информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания): от истца (общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп"): Ибатуллина А.В., представителя по доверенности от 04.08.2021, диплом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Заполярный пищевой комбинат" (ИНН 2457082052, ОГРН 1172468020339) на решение Арбитражного суда Красноярского края от 28 апреля 2021 года по делу N А33-31882/2020,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - истец, ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп", компания) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Заполярный пищевой комбинат" (далее - ответчик, ООО "ЗПК", общество) о взыскании 850 000 рублей за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 551003, N 619444 за период с 01.01.2018 по 13.04.2020.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28.04.2021 иск удовлетворен.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой в Третий арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к несогласию с выводами суда, правовой оценкой установленных обстоятельств и представленных доказательств. Заявитель жалобы считает, что истцом не доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца; товарные знаки N 551003, N 619444 не сходны до степени смешения с комбинированным обозначением "Бабушкина Буренка Напиток молочный пастеризованный "Молоко деревенское", в данном случае отсутствует сходство по фонетическим, семантическим и визуальным признакам; судом не дана оценка заключению патентного поверенного от 17.12.2020; выводы суда об использовании ответчиком товарного знака истца построены исключительно на ксерокопиях документов, не подтвержденных оригиналами; в материалах дела отсутствуют доказательства принадлежности ответчику страницы в социальной сети "Вконтакте". Более подробно доводы приведены в апелляционной жалобе и дополнении к ней.

Истец представил отзыв и дополнения к нему, на апелляционную жалобу, в котором считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 09.06.2021 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 15.07.2021.

С учетом определений об отложении судебного разбирательства, в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебное заседание назначено на 21.12.2021.

Определениями от 18.08.2021, 20.10.2021 и от 24.11.2021 в связи с очередными отпусками в составе судей производились замены. С учетом произведенных замен по состоянию на 21.12.2021 (дата объявления резолютивной части постановления) сформирован следующий состав судей: Парфентьева О.Ю., Петровская О.В., Радзиховская В.В.

Учитывая замены в составе судей, на основании части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение апелляционной жалобы осуществлялось с самого начала.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в возражениях на апелляционную жалобу. Просит суд оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. На вопрос суда об условиях (возмездно/безвозмездно) передачи товарного знака иному лицу истец отказался отвечать. Также указал на то, что не намерен представлять в материалы дела лицензионный договор и оригиналы документов по обстоятельствам, изложенным в письменных пояснениях. Поддержал ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, а именно - сведения о товарном знаке по свидетельству N 551003; сведения о товарном знаке по свидетельству N 619444; сведения о товарном знаке по свидетельству N 777701; сведения о товарном знаке по свидетельству N 777702; решение Роспатента от 29.09.2021, принятого по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 551003; решение Роспатента от 29.09.2021, принятого по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 619444.

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнениях к ней. Просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт. Не возразил относительно приобщения к материалам дела указанных документов.

Рассмотрев ходатайство истца суд апелляционной инстанции, совещаясь на месте, руководствуясь статьями 159, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил, - удовлетворить ходатайство и приобщить вышеуказанные документы к материалам дела.

В ходе рассмотрения жалобы истец и ответчик заявляли ходатайства об истребовании друг у друга доказательств в подтверждение своих позиций.

Судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении данных ходатайств, поскольку, исходя из взаимосвязанных положений статей 9, 65, пункта 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, институт истребования доказательств не распространяется на истца и ответчика.

Законность и обоснованность принятого решения проверены в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев материалы дела, проверив в порядке статей 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, исследовав доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения жалобы в силу следующего.

Как следует из материалов дела и пояснений сторон, 14.04.2020 истец направил в адрес ответчика претензию (л.д. 14) в которой, ссылаясь на сайт, расположенный по веб-адресу: https://зпк.рф/babusshkina-burenka/moloko/, указал, что ООО "ЗПК" использует обозначение "Деревенское" для индивидуализации молока. ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" является правообладателем товарных знаков: N 551003 Деревенская", зарегистрированный с приоритетом от 14.05.2013, в частности, в отношении товаров "йогурт; кефир (напиток молочный); напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные (за исключением масла сливочного, масла мягкого, жиров животных, жиров пищевых, маргарина, смесей жировых для бутербродов); простокваша; сливки (молочный продукт)";

N 619444 "Деревенский", зарегистрированный с приоритетом от 25.10.2012, в частности, в отношении товаров "молоко и молочные продукты" 29 класса МКТУ.

Указанные товарные знаки используются лицензиатами товарных знаков Сельскохозяйственным Снабженченско-Сбытовым Потребительским Кооперативом "Аблай-Жс01" и Сельскохозяйственным Заготовительно-Сбытовым Потребительским Кооперативом.

Учитывая изложенное, компания потребовала прекратить всякое использование обозначений со словесным элементом "Деревенская", "Деревенский", "Деревенское", а также "Деревенские" и выплатить компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены обозначения, сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, а также указала, что, в случае неисполнения указанных требований в тридцатидневный срок со дня направления настоящей претензии, истец будет вынужден обратиться с соответствующим иском в арбитражный суд. Также ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" предложило ООО "ЗПК" направить в адрес компании информацию о количестве реализованных обществом товаров, маркированных обозначениями "Деревенская", "Деревенский", "Деревенское", "Деревенские", а также стоимости единицы товара и общую стоимость этих товаров.

В претензии истцом не указан размер компенсации и период ее начисления.

14.10.2020 истец направил в адрес Арбитражного суда Красноярского края исковое заявление о взыскании с ответчика компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 50 000 рублей период начисления компенсации в исковом заявлении не указан, как и не приведен расчет компенсации.

В исковом заявлении истец, сославшись на то, что является правообладателем вышеназванных товарных знаков, указал на то, что ответчик использует обозначение "Деревенское" для индивидуализации молока. Используемое ответчиком обозначение, по мнению истца, имеет высокую степень сходства с принадлежащими истцу товарными знаками, а товары, в отношении которых ответчик использует спорные обозначения, являются идентичными либо имеют высокую степень однородности с товарами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

В подтверждение использования ответчиком спорных товарных знаков истец представил незаверенную копию скриншота, содержащего указание на веб-адрес https://зпк.рф/babusshkina-burenka/moloko/ и фотографии молочной продукции (л.д. 12).

Иные документы, в том числе свидетельства на товарные знаки с исковым заявлением не представлены.

24.11.2020 с заявлением об устранении обстоятельств, явившихся основанием для оставления искового заявления без движения истцом предоставлены распечатки с сведений о товарных знаках N 551003 и N 619444, содержащихся в государственном реестре товарных знаков (л.д.17-18, распечатки предоставлены в электронном виде).

Впоследствии истцом неоднократно уточнялись исковые требования в части размера компенсации и периода начисления компенсации (л.д.28, 100, 177).

В окончательной редакции исковые требования истцом сформулированы следующим образом: истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 850 000 рублей за неправомерное использование обозначения сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N N 551003, 619444 за период с 01.01.2018 по 13.04.2020.

Также в ходе судебного разбирательства истцом представлялись дополнительные документы в обоснование предъявленного иска: бухгалтерские документы ответчика (представлены в электронном виде 22.12.2020, л.д. 27); компакт-диск закупки товара Сельскохозяйственного Снабженченского-Сбытового Потребительского Кооператива "Аблай-Жс01", фотоснимки товара (представлены 30.12.2020 л. д.57-65); протокол осмотра доказательства от 11.02.2021, декларации о соответствии (представлены в электронном виде 17.02.2021 л.д. 91); сведения о решении Роспатента по товарному знаку N 551003 и заключение к данному решению, сведения о решении Роспатента по товарному знаку N 619444 и заключение к данному решению (предоставлены в электронном виде л.д.121); фотография этикетки и чека, протокол осмотра доказательства от 05.03.2021 сайта ocean-tc.ru, протокол осмотра от 10.03.221 информации в виде картинок в веб-браузере "Yandex" с поисковой строкой "молоко деревенское зпк" (представлены истцом 22.03.2021 л.д.152 -168). Все доказательства, представлены в материалы в виде копий.

Ответчик, возражая относительно предъявленного иска, указывал на недоказанность факта нарушения исключительных прав истца, а именно недоказанность факта производства и реализации ответчиком продукции содержащей товарные знаки истца, а равно недоказанность сходства до степени смешения комбинированного обозначения "Бабушкина Буренка Напиток молочный пастеризованный "Молоко деревенское" с товарными знаками истца. В обоснование возражений на иск ответчиком представлено заключение патентного поверенного (л.д. 30-51), копии макетов этикетки, утвержденной генеральным директором (л.д. 106-109), копию скриншота с сайта ответчика (л.д. 110).

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности принадлежности истцу исключительного права на товарные знаками по свидетельствам Российской Федерации N N 551003, 619444, из доказанности однородности продукции, производимой ответчиком, из доказанности факта сходства словесного обозначения используемого ответчиком и знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации NN 551003, 619444, а также из доказанности факта реализации ответчиком продукции содержащей товарные знаки принадлежащие истцу.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции согласился с методикой примененной истцом при расчете компенсации, учел добровольное снижение истцом размера взыскиваемой компенсации и посчитал компенсацию заявленную истцом в размере 850 000 рублей соразмерной и справедливой штрафной мерой, позволяющей восстановить нарушенное право истца.

При этом суд первой инстанции отклонил довод ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления.

Повторно исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктами 1, 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также требованием от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Как отмечалось ранее, предметом настоящего спора явилось требование истца о взыскании с ответчика компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 551003, N 619444 за период с 01.01.2018 по 13.04.2020.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

По смыслу приведенных правовых норм основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет потребителю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о качестве товара.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, суд оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Вопрос сходства товарных знаков является вопросом факта, разрешаемым судом с позиций среднего потребителя.

В то же время разрешение такого вопроса не предполагает произвольное усмотрение суда, а должно быть основано на приведенных нормах и методологических подходах.

Как следует из правовой позиции постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Согласно абзацу 2 пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 данных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

С учетом пункта 42 Правил сходство обозначений определяется, в том числе на основании вхождения одного словесного обозначения в другое.

Таким образом, не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

При оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется также исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Также согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 12.03.2018) (далее - Правила от 20.07.2015 N 482), (п. 45) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как уже указывалось, истец указывает на использование ответчиком в обозначении своей продукции слова "Деревенское", которое, по его мнению, противопоставляется товарным знакам N 551003 "Деревенская" и N 619444 "Деревенский".

Ответчик, возражая относительно предъявленного иска, указывает на то, что он не использовал и не использует наименование "деревенская/деревенский" и "деревенское" как самостоятельное средство индивидуализации товара, при этом обращает внимание на то, что слово "деревенское" имелось в разработанной ответчиком упаковке в составе комбинированного словосочетания "Бабушкина Буренка Напиток молочный пастеризованный "Молоко деревенское", содержащего товарный знак ответчика "Бабушкина Буренка". При этом ответчик указывает на отсутствие доказательств незаконного использования ответчиком товарных знаков истца, также указывает на отсутствие вероятность смешения товарных знаков, представленные истцом фотографии скриншота и протоколы осмотра об этом не свидетельствуют, а иных доказательств в материалы дела не представлено.

Исследовав представленные сторонами доказательства по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое отдельности, а также в их совокупности и взаимосвязи суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец не представил в материалы дела необходимые, достаточные и бесспорные доказательства, подтверждающие факт использования ответчиком товарных знаков ответчика.

Исследовав представленную истцом с исковым заявлением незаверенную копию скриншота от 04.04.2020, содержащего указание на веб-адрес https://зпк.рф/babusshkina-burenka/moloko/ и фотографии молочной продукции (л.д. 12), суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика о том, что из данного документа не усматривается, что в спорный период (с 01.01.2018 по 13.04.2020) ответчик предлагал к реализации спорный товара.

Исследовав, представленные истцом в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, протокол осмотра доказательства от 11.02.2021, декларации о соответствии (представлены в электронном виде 17.02.2021 л.д. 91); сведения о решении Роспатента по товарному знаку N 551003 и заключение к данному решению, сведения о решении Роспатента по товарному знаку N 619444 и заключение к данному решению (предоставлены в электронном виде л.д.121); фотография этикетки и чека (л.д. 152), протокол осмотра доказательства от 05.03.2021 сайта ocean-tc.ru, протокол осмотра от 10.03.2021 информации в виде картинок в веб-браузере "Yandex" с поисковой строкой "молоко деревенское зпк" (представлены истцом 22.03.2021 л.д.152 -168) суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что данные документы также не подтверждают факт использования ответчиком в спорный период товарного знака истца.

Из представленных документов не усматривается, что ответчик предлагал и реализовывал товар, содержащий товарный знак истца.

Из фотографии этикетки и чека, представленной истцом в подтверждение факта реализации ответчиком товара, содержащего принадлежащие истцу товарные знаки, не усматривается, что ответчиком производилась реализация продукции изображенной на этикетке. Соотнести указанные документы друг с другом не представляется возможным.

Так, из чека усматривается, что 25.10.2019 произведена реализация товаров, в том числе молочного напитка Бабушкина Буренка 3,2%, ИП (фамилия плохо читаемая) по адресу г. Норильск, ул. Красноярская 2, 11 "Солнечный", в то время как на этикетке наименование товара указано молоко и указан адрес ООО "ЗПК" г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 31, стр.6.

При этом истцом не представлено доказательств того, что торговая точка, в которой производилось закупка товаров 25.10.2019, имеет какое-либо отношение к ответчику, и что в указанной точке реализовывался товар, произведенный ответчиком.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание на то, что истцом представлены копии плохого качества, что не позволяет прочитать информацию, содержащуюся на данных документах в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции неоднократно предлагал истцу представить оригиналы указанных документов, а также иных документов, представленных в копиях для их исследования с учетом положений части 6 статьи 71 и статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец уклонился от предоставления суду оригиналов документов, что в силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является его процессуальным риском. Нечитаемые копии документов, при отсутствии оригиналов не могут быть признаны надлежащими доказательствами.

Более того, как уже было указано из представленных документов не усматривается, что 25.10.2019 производилась реализация продукции, произведенной ответчиком.

Исследовав протоколы осмотра доказательств от 11.02.2021, от 05.03.2021 от 10.03.2021 суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что данные протоколы не имеет отношения к спорному периоду, за который истцом заявлено требование о взыскании компенсации (с 01.01.2018 по 13.04.2020). Кроме того, указанные протоколы не содержат информации, подтверждающий факт производства и реализации ответчиком продукции, содержащей товарные знаки истца.

Представленные в материалы дела бухгалтерские документы не содержит сведений о производстве и реализации ответчиком продукции с использованием спорных товарных знаков.

Представленные обществом декларации о соответствии продукции также не подтверждают фактов изготовления и реализации ответчиком на рынке товаров с использованием спорных товарных знаков за вышеуказанный период времени.

Видеозапись закупки товара Сельскохозяйственного Снабженченского-Сбытового Потребительского Кооператива "Аблай-Жс01", фотоснимки указанного товара (л. д.57-65) также не подтверждают факт реализации продукции ответчика и о нарушении исключительных прав истца.

С целью исследования вопроса о нарушении исключительных прав истца и доводов ответчика о злоупотреблении истцом правом, с учетом того обстоятельства, что сам истец в спорный период непосредственно спорные товарные знаки не использовались, а предоставил право их использования иным лицам, суд апелляционной инстанции предлагал представить истцу лицензионный договор иной договор об отчуждении.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает, что само по себе неиспользование товарного знака не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, поскольку не запрещено законом, при этом последствия неиспользования товарного знака предусмотрены в статье 1486 ГК РФ.

Между тем, установление фактического использования товарного знака является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию непосредственно правообладателем в целях подтверждения того, что, приобретая исключительное право на него и используя его, либо передавая его иному лицу по лицензионному договора (иному договору) правообладатель действовал добросовестно, реализуя основное назначение товарного знака (знака обслуживания) как средства индивидуализации товаров и услуг, а не с иной целью, а именно исключительно целью формального предъявления иска о взыскании компенсации при отсутствии доказательств нарушения имущественных прав.

Указанные договоры истцом в материалы дела не представлены. Также истец отказался дать пояснения суду об условиях (возмездно/безвозмездно) предоставления лицензиатам (иным лицам) права использования указанных товарных знаков.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 154 Пленума N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Оценивая добросовестность истца, с учетом наличия у истца, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанности доказать факт нарушения его исключительных прав, факт неиспользование товарного знака истцом может быть оценен в совокупности с иными доказательствами по делу, как обстоятельство опровергающие добросовестное поведение истца.

При отсутствии в материалах дела лицензионного договора, иного документа, подтверждающего факт передачи товарных знаков лицензиатам (иным лицам) на возмездной основе в совокупности с иными обстоятельствами указанными выше свидетельствует о недоказанности того обстоятельства, что имущественные права истца были нарушены и целью предъявления данного иска являлось именно защита нарушенных имущественных прав истца, а не формальное предъявление иска исключительно с целью получения компенсации. Доказательств иного материалы дела не содержат.

При установленных по делу обстоятельствах, заслуживает внимания доводы ответчика о том, что регистрация в качестве товарного знака общеизвестного и широко употребляемого слова русского языка - деревенский/деревенская не с целью его использования для индивидуализации оказываемых услуг, а с целью создания препятствий коммерческой деятельности производителей, использующих в своей деятельности сходные общеизвестные обозначения, не может быть признана в качестве добросовестного поведения профессионального участника гражданского оборота.

Также в данном случае заслуживают внимания доводы ответчика о том, что наличие на разработанной этикетке истца словесного элемента "деревенское" с учетом иных отличий не приводит к смешению маркируемых товаров, поскольку в данном случае словесные элементы "деревенские"/"деревенская" являются слабыми, а обычный потребитель обращает внимание и запоминает сильные элементы обозначения нанесенного на товар.

Данный довод ответчика подтверждается заключением патентного поверенного (л.д. 30-51).

Так патентный поверенный указал, что несмотря на то, что в рассматриваемом комбинированном обозначении присутствует форма прилагательного "деревенское", которое в других формах составляет противопоставляемые словесные товарные знаки (на период до 10.2020) "Деревенский", свидетельство N 619444, "Деревенская", свидетельство N 551003, есть ряд существенных отличий и причин, позволяющих потребителю не идентифицировать товар под этикеткой рассматриваемого комбинированного обозначения с однородным товаром, маркируемым противопоставляемыми словесными товарными знаками.

Первым делом потребители на таком товаре, как молоко, видят именно этикетку, то есть визуальное исполнение обозначения. В рассматриваемом комбинированном обозначении - это яркая этикетка с изобразительной композицией, создающей образы семьи, природы, центральным элементом выступает также образ коровы. Это обозначение также содержит три основные фразы, одна из которых (самая первая, визуально выделенная - "Бабушкина буренка") является фантазийной, а две другие (в том числе, словосочетание "Молоко Деревенское") - описательными. В противопоставленных же словесных товарных знаках (на период до 05.10.2020) "Деревенский", свидетельство N 619444, "Деревенская", свидетельство N 551003, это одно единственное слово в стандартном черно-белом оформлении, не являющееся описанием товара.

В рассматриваемом комбинированном обозначении первой произносится фантазийная фраза "Бабушкина Буренка", за которой идут два часто употребляемых словосочетания, описывающих товар, что по звучанию и смыслу нельзя смешать с единственным словом противопоставляемых товарных знаков, к тому же, когда это слово находится в другой форме.

Проводя подобный сравнительный анализ рассматриваемого комбинированного обозначения и словесных товарных знаков "Деревенский", свидетельство N 777702, "Деревенская", свидетельство N 777701, можно сделать аналогичные выводы. Данные сравниваемые обозначения также воспринимаются совершенно разными визуально, имеют различное произношение, где в целом невозможно смешать, а также несут разную смысловую нагрузку.

Все эти факты основываются на разной идентифицирующей способности словесного элемента "Деревенское" и "Деревенский"/"Деревенская", которая практически отсутствует в рассматриваемом комбинированном обозначении и очевидно присутствует у словесных товарных знаков (на период до 05.10.2020) "Деревенский", свидетельство N 619444, "Деревенская", свидетельство N 551003, а также "Деревенский", свидетельство N 777702, "Деревенская", свидетельство N 777701.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для предположения наличия возможности смешения в глазах потребителя рассматриваемого комбинированного обозначения, принадлежащего ООО "Заполярный пищевой комбинат", с противопоставляемыми словесными товарными знаками (на период до 05.10.2020) "Деревенский", свидетельство N 619444, "Деревенская", свидетельство N 551003, а также словесными товарными знаками "Деревенский", свидетельство N 777702, "Деревенская", свидетельство N 777701.

Доказательств опровергающих выводы патентного поверенного истцом в материалы дела не представлено, в связи с чем у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания не принимать во внимание заключение патентного поверенного.

Таким образом, самого факта присутствия на этикетке ответчика словесного элемента "деревенское" в сочетании с другими элементами не достаточно для вывода об ассоциировании с товарными знаками истца в целом, в результате которого возникает опасность смешения обозначений в глазах потребителя.

Сопоставив посредством визуального осмотра этикетку разработанную истцом и этикетку, размещаемую Сельскохозяйственным Снабженченско-Сбытовым Потребительским Кооперативом "Аблай-Жс01" на своей продукции (л.д.58-60, 64) с точки зрения рядового потребителя, в совокупности с заключением патентного поверенного и иными документами указанными выше, суд апелляционной инстанции соглашается с доводами ответчика о том, что в данном случае истцом не доказано, как реальное, так и возможное смешение товарных знаков, принадлежащих истцу, с обозначениями товаров, изображения которых размещены в интернете и документах представленных истцом.

Наличие на товарах ответчика сходного с товарными знаками истца словесного элемента с учетом иных отличий не приводит к смешению маркируемых товаров, поскольку в данном случае словесные элементы "деревенский/деревенская" являются слабыми, а обычный потребитель обращает внимание и запоминает сильные элементы обозначения нанесенного на товар.

Учитывая, что представленные истцом доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности не подтверждают факт нарушения ответчиком исключительных прав истца в спорный период (с 01.01.2018 по 13.04.2020), суд апелляционной инстанции, приходит к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Принимая во внимание, что применение мер ответственности, возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае не было установлено, у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения исковых требований.

В силу пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены определения арбитражного суда первой инстанции является несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требований.

С учетом результата рассмотрения спора, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в размере 3000 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя истца.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 28 апреля 2021 года по делу N А33-31882/2020 отменить. Принять новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "БизнесИнвестГрупп" (ИНН 0275073645, ОГРН 1110280024832) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Заполярный пищевой комбинат" (ИНН 2457082052, ОГРН 1172468020339) судебные расходы в размере 3000 рублей, за рассмотрение апелляционной жалобы.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.Ю. Парфентьева

Судьи

О.В. Петровская В.В. Радзиховская