Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2022 г. N 09АП-89545/21 по делу N А40-132204/2021

город Москва

28 января 2022 г.

Дело N А40-132204/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 января 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

индивидуального предпринимателя Уманского Никиты Алексеевича на решение Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года по делу N А40-132204/2021, принятое судьей А.В. Мищенко, по иску ООО "САФАРИ" (ОГРН 1144345006630) к индивидуальному предпринимателю Уманскому Никите Алексеевичу

(ОГРНИП 319774600213717) о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании:

от истца: Варавина Я.А. по доверенности от 22.11.2021,

от ответчика: Васильева А.П. по доверенности от 05.08.2021,

УСТАНОВИЛ:

ООО "САФАРИ" (далее - истец, общество "САФАРИ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к индивидуальному предпринимателю Уманскому Никите Алексеевичу (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании 1.500.000 руб. компенсации за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N N 559081, N 367840, N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997 (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года принят отказ от иска в части запрета ответчику незаконно использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 559081, N 367840, N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997, в отношении товаров и услуг для которых данные товарные знаки зарегистрированы, производство по делу в указанной части прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 150.000 руб., в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что в материалах дела не имеется доказательств нарушения прав и законных интересов истца продажей двух металлоискателей металлоискателя Минелаб в отношении товарных знаков, зарегистрированных согласно свидетельствам N 559081, N 367840; товарные знаки N 367840, N 559081, N 988477 являются серийными, представляющими собой группу (серию) знаков одного правообладателя, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего изобразительного элемента; у суда отсутствовали основания для удовлетворения требований истца, в связи с тем, что товарные знаки N 559081, N 367840 полностью идентичны товарному знаку N 988477, право на которое возникло у истца позднее даты закупки; истец использует зарегистрированные на его имя товарные знаки исключительно для подавления экономической самостоятельности иных участников гражданского оборота и для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, будучи уведомленным о решениях суда по другим спорам, где истцу уже было отказано в требованиях по товарным знакам N 559081, N 367840; в судебном заседании ответчиком, в случае признания судом факта нарушения, было заявлено о снижении размера компенсации до 10.000 рублей (отдельным мотивированным ходатайством), которое суд проигнорировал в своем решении, не дал оценки доводам ответчика, изложенным в ходатайстве.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, общество "Сафари" является правообладателем товарных знаков N 559081, N 367840 по свидетельствам Российской Федерации:

изобразительный товарный знак (знак обслуживания) *, зарегистрированный согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 559081 от 07.12.2015 г., дата приоритета 12.02.2014 г. для использования его в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 37, 42 класса МКТУ;

комбинированный товарный знак (знак обслуживания) *, зарегистрированный в соответствии со свидетельством на товарный знак N 367840 от 18.12.2008 г., дата приоритета 27.12.2007 г., для использования его в отношении всех товаров и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Также ООО "САФАРИ" является обладателем исключительной лицензии на территории Российской Федерации на товарные знаки N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997, в соответствии с лицензионным договором на использование товарных знаков N 988477, N 306039, N 1119244, N 1140303, N 404486, N 1187496, N 1216659, N 1221724, N 1255323, N 1351997, N 1330969 от 18.09.2020 г., а именно:

комбинированный товарный знак (знак обслуживания) *, международная регистрация N 988477, дата регистрации 11.11.2008 г., для использования его в отношении товаров и услуг 09, 16, 37 классов МКТУ;

словесный товарный знак (знак обслуживания) *, зарегистрированный в соответствии со свидетельством на товарный знак N 306039 от 04.05.2006 г., дата приоритета 01.02.2005 г., для использования его в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 37 классов МКТУ;

словесный товарный знак (знак обслуживания) *, зарегистрированный в соответствии со Свидетельством на товарный знак N 404486 от 25.03.2010 г., дата приоритета 25.12.2008 г., для использования его в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 37 классов МКТУ;

комбинированный товарный знак (знак обслуживания) *, международная регистрация N 1216659, дата регистрации 13.04.2014 г., для использования его в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ;

комбинированный товарный знак (знак обслуживания) *, международная регистрация N 1255323, дата регистрации 25.05.2015 г., для использования его в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ;

комбинированный товарный знак (знак обслуживания) * международная регистрация N 1351997, дата регистрации 28.04.2017 г., для использования его в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ.

Истец, обосновывая исковые требования, указывает на то, что 21 сентября 2020 г. была произведена закупка товара "Металлоискателя Minelab GO-FIND 11" и "Металлоискателя Minelab GO-FIND 44" в магазине, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, ул. Фильченкова, дом 10, ЦУМ, отдел 46С (1-й этаж), что подтверждается чеком 0188, товарным чеком N 00133, гарантийными талонами, согласно которым индивидуальный предприниматель Уманский Никита Алексеевич является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по указанному адресу в магазине "Антиквар32 металлоискатели".

На приобретенном товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 559081, N 367840, N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997, однако общество "САФАРИ" не предоставляло ответчику право использования товарных знаков N 559081, N 367840, N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997 никаким способом. Между обществом "САФАРИ" и предпринимателем Уманским Никитой Алексеевичем нет заключенных лицензионных или иных договоров, предоставляющих права пользования исключительным правом на товарные знаки.

Таким образом, ответчик незаконно использует товарные знаки истца для реализации однородных товаров и оказания однородных услуг, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам N 559081, N 367840, N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

На основании пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции с учетом положений статей 1232, 1480, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствует факт нарушения исключительных прав истца по товарным знакам: N 988477, N 306039, N 404486, N 1216659, N 1255323, N 1351997, поскольку права истца на них зарегистрированы позже даты произведенной закупки. Поэтому применительно к указанным товарным знакам в любом случае отсутствуют правовые основания для применения мер ответственности, предусмотренных гражданским законодательством, за возможное нарушение исключительных прав истца на указанные товарные знаки за период, предшествующий его государственной регистрации.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1252, 1270, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, установил принадлежность истцу исключительного права на товарные знаки N 559081 (дата регистрации 12.02.2014 г.), N 367840 (дата регистрации 18.12.2008 г.), а также нарушения предпринимателем Уманским Никитой Алексеевичем прав истца при рекламе, предложении к продаже и реализации товаров в магазине по указанному выше адресу, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, с использованием обозначения MINELAB, сходного до степени смешения с товарными знаками истца.

При этом суд, исходя из характера нарушения, установленных фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел возможным уменьшить сумму компенсации подлежащей взысканию до 150.000 руб.

Судебная коллегия не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии доказательств нарушения прав истца на товарные знаки по свидетельствам N N 559081, N 367840 противоречит установленным судом обстоятельствам дела.

Из протокола осмотра доказательств 52 АА 4835259 от 21.09.2020 г. усматривается факт нарушения прав истца на товарный знак по свидетельству N N 367840, N 559081 (страницы 6-9 приложения к протоколу осмотра):

-обозначение, используемое ответчиком, согласно протоколу осмотра доказательств, а именно: * используется ответчиком для катушки металлоискателя (катушки индуктивности), то есть для товаров в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству N 559081, а именно товаров 9 класса МКТУ - приборы и инструменты научные, геодезические, измерения, спасания и обучения; аккумуляторы электрические; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; магниты; наушники; передатчики [дистанционная связь]; приборы и инструменты геодезические;

-обозначение * используется в целях демонстрации товаров, размещения на витрине, а также с целью привлечения потенциального потребителя к реализуемому товару (страница 3 протокола), то есть для услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству N 367840, а именно услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама.

Каких-либо доказательств правомерного использования товарных знаков истца ответчиком не представлено.

Доводы апелляционной жалобы о том, что товары/услуги, на которые распространяет свое действие правовая защита зарегистрированных за истцом исключительных прав, не являются предметом продажи или рекламы, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку противоречат представленным в материалы дела доказательствам.

По правилам пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 г. N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В пункте 42 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам

На основании пункта 43 Правил указано на то, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Оценивая сходство обозначений ответчиков и товарных знаков истца N N 367840, N 559081, суд апелляционной инстанции руководствуется пунктом 1 статьи 1477, пунктами 1, 3 статьи 1484, статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации и приходит к выводу, что спорная продукция, маркированная комбинированным обозначением, включающим как словесное обозначение MINELAB, так и объемные элементы * и *, является сходным до степени смешения с зарегистрированными истцом товарными знаками, поскольку они состоят из одинаковых букв, звуков, идентичных графических элементов, что обеспечивает полное вхождение одного обозначения в другое и обуславливает их тождество.

Как указано выше, обозначение, используемое ответчиком, согласно протоколу осмотра доказательств, а именно: * используется ответчиком для катушки металлоискателя (катушки индуктивности), то есть для товаров в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству N 559081, а именно товаров 9 класса МКТУ - приборы и инструменты научные, геодезические, измерения, спасания и обучения; аккумуляторы электрические; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; магниты; наушники; передатчики [дистанционная связь]; приборы и инструменты геодезические; обозначение * используется в целях демонстрации товаров, размещения на витрине, а также с целью привлечения потенциального потребителя к реализуемому товару (страница 3 протокола), то есть для услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству N 367840, а именно услуг 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; реклама.

В связи с чем, проведя анализ, исходя из вышеуказанных критериев, арбитражный суд установил, что реализуемый ответчиком товар является однородным с товаром (работами, услугами), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца N 559081, N 367840.

Поскольку для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального его смешения в глазах потребителей, суд полагает, что обозначения, используемые ответчиком на приобретенном в ходе контрольной закупки товара, сходны до степени смешения с товарными знаками истца.

Какие-либо доказательства, подтверждающие передачу ответчику исключительных прав на использование вышеуказанных товарных знаков, в материалах дела отсутствуют. В связи с чем, суд первой инстанции правомерно счел доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Доводы апелляционной жалобы о том, что товарные знаки N 367840, N 559081, N 988477 являются серийными, представляющими собой группу (серию) знаков одного правообладателя, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего изобразительного элемента, имеющих несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, не принимаются во внимание апелляционным судом, поскольку у указанных товарных знаков разные правообладатели: товарный знак N 988477, зарегистрирован на имя Майнлэб Электронике Пти Лимитед, который предоставил обществу "САФАРИ" исключительную лицензию в отношении указанного знака, товарные знаки N 367840, N 559081 зарегистрированы на общество "САФАРИ". При этом в соответствии с пунктом 7.3.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 г. N 12 (далее -Руководство), для вывода о том, что используется серия товарных знаков, необходимо использование, по крайней мере, трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент. Использование только двух товарных знаков, объединенных единым элементом, не может рассматриваться как использование серии товарных знаков.

Доводы апелляционной жалобы о том, что у суда отсутствовали основания для удовлетворения требований истца, в связи с тем, что товарные знаки N 559081, N 367840 полностью идентичны товарному знаку N 988477, право на которое возникло у истца позднее даты закупки, не принимаются во внимание судом апелляционной инстанции.

Ответчиком были нарушены права истца на каждый из знаков.

Права на эти знаки возникли у истца в разное время.

Товарный знак N 988477 зарегистрирован Роспатентом 11.11.2008 г., товарный знак N 559081 - 07.12.2015 г., товарный знак N 367840 - 18.12.2008 г.

Таким образом, исключительные права на указанные товарные знаки возникли до момента нарушения ответчиком указанных прав.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что товарные знаки N 367840, N 559081 представляют одну группу идентичную товарному знаку N 988477, что противоречит пункту 7.3.1. Руководства, где указано, что для вывода об использовании серии товарных знаков, необходимо использование хотя бы трех товарных знаков, в основе которых лежит один элемент.

Ответчик указывает, что регистрация товарного знака N 559081 противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам.

Между тем товарному знаку истца N 559081 предоставлена правовая охрана. Правовая охрана товарного знака не оспорена, не прекращена, соответственно истцу не может быть отказано в его защите.

Согласно пункта 154 постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ссылки апелляционной жалобы ответчика на положения, согласно которым действующее законодательство не предусматривает возможности признания на один и тот же объем правовой охраны, на тождественный товарный знак множества исключительных прав, поскольку это противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него не относятся к настоящему делу. Равно как и ссылки на положения законодательства, в соответствии с которыми государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам, поскольку товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей и не являются тождественными.

И товарному знаку N 559081, и товарному знаку N 988477 Роспатентом предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В связи с этим истец имеет право защищать свои исключительные права на оба товарных знака.

Выводы ответчика об ином противоречат действующему законодательству.

Довод о злоупотреблении правом со стороны истца (основной вид деятельности истца является фиктивным, а реальным основным источником дохода является использование товарного знака и исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности) не нашел своего документального подтверждения в суде апелляционной инстанции.

Из материалов дела не усматривается, что обращаясь с настоящим иском, истец злоупотребляет правом, поскольку защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности путем подачи иска в арбитражный суд не может рассматриваться как злоупотребление правом, доказательства того, что истец действует исключительно с целью причинить вред ответчику, не представлены (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ссылка апелляционной жалобы ответчика на решение Арбитражного суда Брянской области от 29.01.2021 г. по делу N А09-1227/2020, в котором в рамках дела с иными фактическими обстоятельствами установлено отсутствие факта нарушения в отношении товарного знака, на основании доказательств имеющихся в указанном ответчиком деле, не имеет отношения к настоящему делу. Факт нарушения или отсутствия нарушения исключительных прав в ином деле не может повлиять на факт нарушения исключительных прав ответчиком.

Ссылка апелляционной жалобы ответчика на завышенный размер компенсации является несостоятельной.

В соответствии с пунктом 59 постановления N 10 от 23.04.2019 г. в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления от 23.04.2019 г. N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление от 13.12.2016 г. N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Суд отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении N 28-П и постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Наличия совокупности указанных обстоятельств судом не установлено.

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением был избран вид компенсации за нарушение его исключительных авторских прав, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, следовательно, снижение данного размера компенсации ниже установленного предела, возможно исключительно при наличии мотивированного и документального подтвержденного заявления ответчиков.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами, представленными ответчиком в материалы дела. Указанная правовая позиция содержится в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017 г.

Ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции пояснил, что подобное нарушение допущено ответчиком по неосторожности.

Ссылался на тяжелое материальное положение, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечал, что в период производства контрольной закупки предприниматель являлся участником телепроекта "Дом-2" и не находился на территории Российской Федерации, не мог контролировать деятельность сотрудников.

Указывал, что продажа товаров с размещенными на них объектами интеллектуальной собственности не относится к основному виду деятельности предпринимателя. Деятельность магазина носила убыточный характер.

Полагал, что определяя размер взыскиваемой компенсации, суд первой инстанции не учел требования справедливости, равенства и соразмерности, обеспечения баланса прав и законных интересов участников гражданского оборота.

В свою очередь, в обоснование размера компенсации истец в исковом заявлении приводил следующие доводы:

- без разрешения правообладателя ответчиком использован популярный и широко известный бренд в коммерческих (предпринимательских) целях;

- популярность и известность продукции истца в России;

- формирование у потребителя мнения об продукции правообладателя, как о низкокачественном товаре (контрафактный товар - низкокачественный);

- ответчик отказался от урегулирования спора в досудебном порядке.

Суд апелляционной инстанции считает, что ответчиком, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено достаточных доказательств наличия всей совокупности условий для снижения заявленного истцом размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, изложенных в Постановлении от 13.12.2016 г. N 28-П.

При этом, суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше, фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации, подлежащую взысканию с ответчика до 150.000 рублей.

Приведенные ответчиком доводы о тяжелом материальном положении предпринимателя, отсутствии сведений о соответствии заявленной компенсации возможному ущербу компании, наличии на иждивении несовершеннолетних детей, не являются безусловным основанием для снижения размера компенсации, заявленного истцом, при том, что ответчиком не было представлено надлежащих доказательств проявления им разумной осмотрительности во избежание незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

Доказательств, свидетельствующих о том, что у ответчика отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительных прав истца в размере, определенном судом первой инстанции материалы дела также не содержат. Доказательств в обоснование довода относительно тяжелого материального положения ответчика также не представлено.

Суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что распространение контрафактной продукции, негативно отражается на коммерческой деятельности правообладателя и нарушает права потребителей, поскольку потребители вводятся в заблуждение при покупке товаров, полагая, что приобретают качественный лицензионный товар.

Учитывая положения пункта 3 статьи 1252, статей 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснения, которые содержатся в Постановлении N 10, апелляционный суд считает, что судом первой инстанции правомерно удовлетворены исковые требования о взыскании компенсации в общем размере 150.000 руб., учитывая выбор правообладателя о компенсации, предусмотренной в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах установленного в нем размера.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2021 года по делу N А40-132204/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.В. Пирожков Е.А. Птанская