Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 марта 2022 г. N 09АП-3786/22 по делу N А40-201107/2020

г. Москва

23 марта 2022 г.

Дело N А40-201107/20

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Элитные сорта"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2021 года

по делу N А40-201107/20, принятое судьей Мищенко А.В.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Элитные сорта"

(ОГРН: 1027739304471; юр. адрес: 142793, г. Москва, ул. Нововатутинская 5-я (П Десеновское), д. 9, эт. 1, пом. I)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Импортеры элитного кофе"

(ОГРН: 1147746260815; юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17, стр. 2, пом. 1), соответчик - Орлова Алина Сергеевна

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Байкова Е.А. по доверенности от 28.08.2020, Туленинов А.Н. по доверенности от 28.08.2020 г.

от ответчика: от Обществу с ограниченной ответственностью "Импортеры элитного кофе" - Гжимек Д.С. по доверенности от 01.11.2021, от Орловой Алины Сергеевны - Марканов Д.Ю. по доверенности от 24.03.2021

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Элитные сорта" (далее - ООО "Элитные сорта", истец) обратилось в Арбитражной суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Импортёры Элитного кофе" (далее - ответчик), соответчику Орловой Алине Сергеевне (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании солидарно 1 271 291 рубля 54 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 292071 и N 309262, о запрете использовать обозначение "Esmeralda", сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ N 292071 и N 309262, в отношении товара "кофе".

Решением арбитражного суда первой инстанции от 13.12.2021 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 16.03.2022 г. представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Ответчики возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2021 г. на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, общество с ограниченной ответственностью "Элитные сорта" является правообладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 292071 от 07.07.2005 (выдано по заявке N 99716387 от 12.10.1999) и N 309262 от 26.06.2006 (выдано по заявке N 2006700036 от 10.01.2006).

Товарный знак по свидетельству РФ N 292071 представляет собой словесное обозначение "ЭСМЕРАЛЬДА". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг: "кофе, чай, какао, заменители кофе".

Товарный знак по свидетельству РФ N 309262 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде узкого длинного листка и словесного элемента "CAFE Esmeralda". Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг: "кофе, напитки кофейные".

В соответствии с п. 3 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу п.1 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании п. 2 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п.1 ст.1229 Гражданского Кодекса РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В соответствии с п. 1 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, в частности, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В обоснование своих требований истец сослался на те обстоятельства, что, общество с ограниченной ответственностью "Импортёры элитного кофе" ( осуществляет незаконное использование обозначения "Esmeralda", являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками истца. Нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки выражается в продаже товаров, в отношении которых охраняются товарные знаки истца, маркированных спорным обозначением, в предложении к продаже данных товаров и в использовании спорного обозначения в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу peregrano.ru, представляющего собой объявления и рекламу, товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, а именно: "кофе".

Данные факты подтверждаются протоколами осмотра N 77/374-н/77-2020-1-248 и N 77/374-н/77-2020-1-252 от 20.08.2020, составленными ВРИО нотариуса г. Москвы Миллера Н.Н. Чистой Е.С.

Протоколом осмотра N 77/374-н/77-2020-1-252, в частности, подтверждается использование обозначения "Esmeralda" на самом товаре (его упаковке, этикетке), а также на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (кассовом чеке).

Товарные знаки истца и обозначение "Esmeralda", используемое ответчиком, по мнению истца, являются сходными до степени смешения.

Исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п.162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 тех же Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Истец не давал согласия ответчику на использование товарных знаков по свидетельствам РФ N 292071 и N 309262, в связи с чем его действия являются незаконными и подлежат пресечению в соответствии с п. 1 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ.

На основании п. 3 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции правомерно сослался на недоказанность истцом нарушения его исключительных прав ответчиком.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению исходя из нижеследующих оснований.

Так, по смыслу нормы части 2 статьи 69 АПК РФ преюдициальными могут быть только обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, установленные судом и изложенные во вступившем в законную силу судебном акте по ранее рассмотренному делу между теми же сторонами. Между тем решение Роспатента, не являющегося органом судебной власти, не может иметь преюдициальное значение по смыслу части 2 статьи 69 АПК РФ (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.07.2018 по делу N СИП-363/2017).

В рамках рассматриваемого дела для установления правонарушения значение имеют только те обстоятельства, установление которых требуется в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ с учетом п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10. При этом, состав правонарушения, указанный в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, полностью отличается от состава, который подлежит доказыванию в соответствии с п. 1 и п. 3 статьи 6 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и который был предметом рассмотрения в рамках упомянутого истцом возражения.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ все обстоятельства и доказательства рассматриваются на дату (период) совершения правонарушения. Действия, которые Истец вменяет ответчикам как нарушение п. 3 ст. 1484 ГК РФ, датированы 2020 годом (протоколы осмотра от 20.08.2020). Между тем, при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку все обстоятельства и доказательства исследуются и оцениваются на дату приоритета. Датой приоритета товарного знака N 309262 является 10.01.2006.

Утверждение истца о том, что доказательства, представленные ответчиками, аналогичны материалам возражения, не соответствует действительности. Например, в пункте а) речь идет только об изданиях "Большая книга кофе" и "Всемирный атлас кофе". В то время как в материалах дела имеется большое количество других печатных материалов, приобщенных ответчиками, которые имеют значение для установления обстоятельств дела и которые также были исследованы судом. То же самое касается и ссылок на интернет-ресурсы и скриншотов.

Арбитражный суд не связан выводами других судов о правовой квалификации рассматриваемых отношений и о толковании правовых норм. Правовая оценка, данная в судебных актах, не может являться основанием для освобождения от доказывания в рамках настоящего дела. (Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2019 N 306-КГ18-19998 по делу N А65-7944/2017 (Судебная коллегия по экономическим спорам))

Вместе с тем, тот факт, что конкретно вышеуказанные обстоятельства не упомянуты в решении суда, не означает, что они не были судом рассмотрены, и что им не была дана оценка с учетом всех обстоятельств дела.

Указанные истцом обстоятельства не являются заранее установленными. Они не имеют существенного значения для рассматриваемого дела. Часть из них не входят в предмет доказывания по настоящему делу, а другая часть представляет собой правовые выводы Палаты по патентным спорам, которыми суд не связан.

По мнению истца, вывод суда о том, что обозначение "Esmeralda" является названием сорта кофе, противоречит принятым в Российской Федерации стандартам.

Истец неправильно толкует понятие "сорт". По мнению истца, употребление понятия "сорт" возможно только в рамках его определения как категории качества товара, отличающейся значениями показателей качества от высших и низших градаций качества (п. 157 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения"). Очевидно, что такое толкование является манипуляцией и не соответствует общеупотребительному значению слова "сорт". Прежде всего, слово "сорт" употребляется в русском языке и в законодательстве как сорт растений, а не как категория качества. Именно в этом значении, это слово употребляется судом в решении по делу.

По мнению истца, признание судом отсутствия нарушения исключительного права со ссылкой на обстоятельство, что входящий в их состав словесный элемент "ЭСМЕРАЛЬДА/ESMERALDA" входит в название сорта кофе, является отказом в защите его права.

Вместе с тем, как следует из мотивировочной части решения суда, вывод суда об отсутствии нарушения исключительного права сделан вследствие всестороннего рассмотрения и оценки всей совокупности представленных сторонами доказательств на дату совершения правонарушения.

Суд рассмотрел и установил все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, и вынес решение об отсутствии нарушения исключительного права на товарные знаки истца с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Таким действия суда полностью соответствуют законодательству и не являются отказом в защите права истца.

По мнению истца, ссылка суда первой инстанции на то, что истец не представил в материалы дела достаточных и надлежащих доказательств введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, является необоснованной.

Однако вывод суда об отсутствии вероятности смешения сделан с учетом всех обстоятельств дела (различные каналы дистрибуции, разный уровень дохода потребителей, различное отношение потребителей к вкусу кофе как ценности, факт продажи кофе в оригинальных упаковках, использование товарного знака "PEREGRANO" на упаковках товара ответчика N 1 и т.д.). При этом, суд дополнительно отметил, что, со своей стороны, истцом не были предоставлены какие-либо доказательства обратного. Таким образом, данный довод суда не может считаться нарушением.

По мнению истца, решение суда должно содержать вывод об идентичности товаров.

Тот факт, что обозначение ответчиков и товарные знаки истца используются на упаковках кофе, не являлось предметом спора. Отдельное установление данного обстоятельства не требовалось. Из текста решения очевидно, что вопрос о наличии вероятности смешения был рассмотрен судом с учетом данного обстоятельства, а также всей совокупности обстоятельств, которые необходимо учитывать в соответствии с п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10.

По мнению истца, суду надлежало сравнить товарные знаки непосредственно с обозначением "Esmeralda", нанесенным на товар ответчика, и установить, имеет ли место в данном случае вероятность смешения или нет.

Суд рассмотрел и установил все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу. При этом, суд сравнил обозначения, используемые ответчиками, с товарными знаками истца N 292071 и N 309262 (стр. 5 и 8 Решения суда первой инстанции), а также установил, имеет ли место вероятность смешения (стр. 5 и другие решения суда).

Упоминание суда о различиях во внешнем оформлении упаковок товаров также правомерно для определения вероятности смешения с учетом требований п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10. Так, в постановлении Пленума предусмотрено, что при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства. Список таких обстоятельств не является закрытым. Сюда могут относиться любые обстоятельства, которые влияют на восприятие обозначения потребителями: тот факт, что товар всегда продается в оригинальной упаковке, степень внимательности потребителей в зависимости от ценовой категории и элитарности продукта (в том числе, степень внимательности к оформлению упаковки и информации, которая на ней указывается) и т.д.

По мнению истца, заключение патентного поверенного Волковой А.В. вызывает сомнения в беспристрастности.

Вместе с тем, истец игнорирует тот факт, что Волкова А.В. является удостоверенным патентным поверенным РФ, вправе делать такого рода заключения и не является сотрудником представителей ответчиков. Истец не приводит ни одного обоснованного доказательства, почему данное заключение не может являться допустимым доказательством. Одновременно, истец не оспаривал и не оспаривает выводы, изложенные в данном заключении, по существу.

В ходе судебного заседания в суде апелляционной инстанции истцом заявлено ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-1296/2021.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Из смысла пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ следует, что необходимость приостановления производства по делу зависит от того, имеют ли значение обстоятельства, устанавливаемые при разрешении другого дела, при рассмотрении спора по существу для приостанавливаемого дела.

При этом связь между двумя делами должна носить правовой характер, а установленные в деле обстоятельства, необходимые для правильного рассмотрения и разрешения дела, входить в предмет доказывания по другому делу и иметь преюдициальное (или существенное) значение при рассмотрении дела, о приостановлении которого заявлено ходатайство.

Учитывая предмет настоящего спора, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для приостановления производства по апелляционной жалобе на основании соответствующего ходатайства истца.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2021 года по делу N А40-201107/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын