Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2022 г. N 09АП-10620/22 по делу N А40-110441/2021

г. Москва

31 марта 2022 г.

Дело N А40-110441/21

Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Бамгрупп" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 14 января 2022 года по делу N А40-110441/21, принятое

по исковому заявлению Секо Тулс АБ (СЕ-737 82 Фагерста, Швеция)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Бамгрупп" (ОГРН 1167746505080) третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Логимекс" (ОГРН 1187746746219)

об обязании прекратить использование товарных знаков "PRAMET" путем предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком "PRAMET", о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки ""PRAMET" в размере цены заключённого ответчиком договора 3 987 808 руб. 80 коп.

при участии в судебном заседании представителей от истца: Исяев С.А. по доверенности от 08.12.2021; от ответчика: Просянов И.В. по доверенности от 30.09.2020; от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Секо Тулс АБ обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Бамгрупп" об обязании прекратить использование товарных знаков "PRAMET" путем предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком "PRAMET", о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки ""PRAMET" в размере цены заключённого ответчиком договора 3 987 808 руб. 80 коп.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Решением от 14 января 2022 года по делу N А40-110441/21 Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "Бамгрупп" в пользу Секо Тулс АБ (Швеция) компенсацию 3 987 808 руб. 00 коп., а также 42 939 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины, в остальной части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ответчика обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указал, что в 2020 году принимал участие в конкурентной закупке на поставку в адрес АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" и в рамках аукциона в электронной форме, заключил и исполнил следующий договор, размещенный на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Извещение о закупке N 32009177622. Согласно конкурсной документации организатора закупки, указано наименование предмета договора (лота): Режущий инструмент Pramet. В документации о закупке подача альтернативных предложений не предусмотрена. Таким образом, все участники запроса иного инструмента, предлагаемого к поставке представить альтернативный товар, не могли, поставке подлежал именно оригинальный инструмент. Также ответчик отметил, что товар приобретался на территории РФ у компании ООО "Логимекс". Согласно представленным первичным документам, поставленный товар содержит информацию о проведении таможенных процедур, а также, что товар ввозился через территорию Республики Беларусь.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьего лица в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционной жалобы, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей истца и ответчика, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит отмене в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству N 270142 с датой приоритета от 19.04.2002 в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ, а также международных товарных знаков ПРАМЕТ и PRAMET по свидетельствам NN 367748А, 1165872 соответственно, в отношении товаров 03, 06, 07, 08, 09 и 17 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно, что ответчик осуществил предложение к продаже и продажу товара, маркированного обозначениями, сходными до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, без надлежащего разрешения правообладателя.

Так, истцом установлено, что ответчик в 2020 года принял участие в конкурентной закупке N 52452034898200003790000 и исполнил соответствующий договор от 17.07.2020 N 364/20/ЗП/С-733 на поставку оборудования, маркированного обозначением "PRAMET" (Режущий инструмент Pramet).

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав о прекращении использования товарных знаков и взыскании компенсации в размере цены заключенного договора - 3 987 808,80 руб.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, а также разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установив, что ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств правомерности использования спорных товарных знаков, пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований в части взыскания компенсации в заявленном размере.

Отказывая в удовлетворении требований в части об обязании ответчика прекратить использование товарных знаков путем предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот на территории РФ товара, маркированного обозначением "PRAMET", суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств того, что нарушение ответчиком прав правообладателя является длящимся, напротив, из материалов дела можно сделать вывод о том, что поставка продукции, маркированной спорным обозначением была произведена единовременно, на основании заключенного договора, а запрет деятельности в виде предложения к продаже не допустим, поскольку является абстрактным, что исключает признак исполнимости для вынесения соответствующего судебного акта.

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание доводы апелляционной жалобы ответчика не может согласиться с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания с ответчика суммы компенсации и нарушении ответчиком исключительных прав истца исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;_ 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Из материалов дела следует, в мае 2020 года ответчик являлся участником открытого запроса котировок на право заключения договора поставки режущего инструмента Pramet. Данный факт подтвержден Заявкой ответчика и протоколом закупки от 11.06.2020 по оценке заявок и выбору победителя, согласно которому ответчик был признан победителем конкурсной процедуры.

При этом документация о закупке не содержала требования к товарному знаку, которым должен быть индивидуализирован поставляемый товар. Требования коммерческого предложения на участие в закупке предполагали необходимость указания в представляемой документации наименования товара, его производителя, количества, срока поставки, цены и стоимости товара.

Прямое указание в документации требования к производителю (путем указания фирменного наименования либо коммерческого обозначения, в том числе в том случае, если фирменное наименование либо коммерческое обозначение, либо их части включены в какой-либо товарный знак) является именно требованием к производителю и не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

Ссылка истца на то, что при указании производителя товара ответчик имел в виду товарный знак, не подтверждается никакими доказательствами и носит предположительный характер.

При этом, судом апелляционной инстанции установлено, что из представленных в материалы дела первичных документов, в том числе товарных накладных не усматривается, что ответчиком бы поставлен товар маркированный спорным обозначением "Pramet".

Ответчик также пояснил, что поставленный товар, ввезен на территорию Республики Беларусь, согласно перечню, указанному в таможенных декларациях 11220733/160820/0029471, 11220733/280820/0031550, 11216464/260920/0010065 и 11216464/181020/0010873 прошел таможенные процедуры в соответствии с действующим таможенным законодательством в отсутствие запрета правообладателя на таможенное оформление.

Так же указанные факты подтверждаются письмом Республиканского унитарного предприятия "БЕЛТАМОЖСЕРВИС" Минский филиал" исх. N 18-04/7832 от 10 марта 2022 года.

Как разъяснено Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 13.02.2018 г. N 8-П, согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, тем самым данная статья Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает национальный режим исчерпания исключительного права на товарный знак.

Статьей 16 Приложения 26 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор) предусмотрено, что на территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.

В сфере регулирования товарных знаков исчерпание понимается как принцип, согласно которому исключительное право на товарный знак подлежит исчерпанию (прекращению), если товар, на котором он размещен, введен в гражданский оборот самим правообладателем либо иным лицом с его согласия.

То есть Правообладатель, который ввел в оборот товар сам или товар введен с его согласия не может предъявлять претензии Покупателю/поставщику для иных контрагентов/Приобретателю, поскольку продав свой товар защищаемый товарным знаком, Производитель/Правообладатель передал его в собственность Приобретателю, получил прибыль, тем самым произошел принцип исчерпания прав и он не может предъявлять претензии, контролировать товар в процессах перепродажи и импорта.

Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в п. 15 Постановления "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" N 11 от 17.02.2011, разъяснил, что под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимается совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

Факт таможенного оформления является дополнительным доказательством введения товара в гражданский оборот на законных основаниях.

Таким образом, доводы истца о незаконном использовании ответчиком вышеуказанных обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком рассматриваемых товарных знаков суду не представлено.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация за нарушение исключительного права подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Поскольку материалами дела не подтвержден факт неправомерного использования спорного обозначения, требование об уплате компенсации не подлежит удовлетворению. Отсутствие нарушения исключает возможность привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной в статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а потому в удовлетворении заявленных исковых требований следует отказать.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит отмене в оспариваемой части.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 января 2022 года по делу N А40-110441/21 в обжалуемой части отменить.

В удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в размере 3 987 808 руб. 00 коп. - отказать.

Взыскать с Секо Тулс АБ в пользу ООО "Бамгрупп" расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 3 000 руб. 00 коп.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская