Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2022 г. N 09АП-14858/22 по делу N А40-175108/2021

город Москва

08 апреля 2022 г.

Дело N А40-175108/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 05 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Красный чай" на решение Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2022 года по делу N А40-175108/2021, принятое судьей О.В. Козленковой, по иску ООО "Красный чай" (ОГРН 1162375003010) к ООО "Битмейн Технологии Рус" (ОГРН 1187746724747) о защите исключительных прав,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Чакилев В.К. по доверенности от 18.09.2021,

от ответчика: извещен, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Красный чай" (далее - истец, общество "Красный чай") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Битмейн Технологии Рус" (далее - ответчик, обществу "Битмейн Технологии Рус") о запрете использовать обозначение *, схожее до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 673426 с приоритетом от 09.11.2017, зарегистрированного 01.10.2018 г. в отношении следующих товаров, указанных в свидетельстве и однородных им: диски звукозаписи; диски магнитные; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты памяти для видеоигровых устройств; карты с магнитным кодом; ключ-карты закодированные; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; ленты магнитные; ленты магнитные для видеозаписи; маркеры безопасности [средства шифрования]; носители информации; носители звукозаписи ;носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование для записи и воспроизведения информации; обеспечение программное для компьютеров; продукты программные; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; оборудование для обеспечения дистанционной связи; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; схемы интегральные; схемы печатные.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2022 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что факт приготовления ответчика к осуществлению действий, нарушающих исключительное право истца на товарный знак или создающих угрозу его нарушения, является очевидным и подтвержден истцом документально; размещение обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров в сертификатах соответствия, само по себе является действием, нарушающим исключительное право на товарный знак, и для признания этого не требуется дополнительного предоставления доказательств фактического введения товара в хозяйственный оборот; истец полагает, что им доказаны следующие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу: -факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 673426; -факт однородности товаров, для которых был зарегистрирован товарный знак и в отношении которых ответчиком используется спорное обозначение; -факт использования самим ответчиком товарного знака в отношении товаров, для которых был зарегистрирован товарный знак.

Ответчик не представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

ООО "Красный чай" (прежнее наименование -ООО "БИО ПАУЭР") является правообладателем комбинированного товарного знака "BITMAN" по свидетельству N 673426 с приоритетом от 09.11.2017 г., зарегистрированного 01.10.2018 г. в отношении 09, 38, 42 классов товаров и услуг МКТУ.

Решением Роспатента от 18.10.2019 г. по заявке N 2018713357, принятого по результатам рассмотрения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 03.10.2019 г. возражения от 29.07.2019 г., поданного БИТМЭЙНТЕХ ПТЕ. ЛТД., Сингапур на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) BITMAIN, заявителю отказано в удовлетворении его возражений.

Как следует из текста решения, Роспатент пришел к выводу о том, что обозначение*, схоже до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 673426. Таким образом, факт сходства до степени смешения спорных обозначений был установлен актом компетентного административного органа, вступившим в законную силу.

В свою очередь, ответчик незаконно использует обозначение * для индивидуализации однородных и идентичных товаров на территории Российской Федерации, что является недопустимым при отсутствии согласия правообладателя и нарушает его исключительные права.

Незаконное использование товарного знака истца осуществляется путем размещения товарного знака в сети "Интернет", а также иными способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно, путем размещения ее на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

В соответствии с подпунктом 2 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Истец не предоставлял ответчику своего согласия на использование своего товарного знака на территории Российской Федерации ни в каком виде, в том числе путем заключения лицензионного договора.

Истец полагает, что его требование о прекращении незаконного использования товарного знака являются обоснованными и просит суд запретить ответчику использовать обозначение *, схожее до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 673426 с приоритетом от 09.11.2017 г., зарегистрированного 01.10.2018 г. в отношении указанных в свидетельстве и однородных им товаров.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено пунктом 3 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В силу пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пункте 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьями 1229, 1250, 1252, 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца о запрете использования товарного знака, поскольку не усмотрел в действиях ответчика факта незаконного использования товарного знака, правообладателем которого является истец.

Судебная коллегия не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции.

В своей апелляционной жалобе истец указывает на то, что факт приготовления ответчика к осуществлению действий нарушающих исключительное право истца на товарный знак или создающих угрозу его нарушения, является очевидным и подтвержден истцом документально; размещение обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров в сертификатах соответствия, само по себе является действием, нарушающим исключительное право на товарный знак, и для признания этого не требуется дополнительного предоставления доказательств фактического введения товара в хозяйственный оборот.

Апелляционный суд не может согласиться с указанными доводами апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Судом первой инстанции с учетом правовой позиции Суда по интеллектуальным правам обоснованно отмечено, что действия ответчика, связанные с сертификацией товара, не могут рассматриваться как использование спорного товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как в данном случае такое действие не связано непосредственно с введением товара в гражданский оборот, при этом изложенный в исковом заявлении довод незаконном использовании товарного знака истца путем размещения товарного знака в сети "Интернет" какими-либо доказательствами не подтвержден, иных доказательств истцом в материалы представлено не было, оснований для удовлетворения заявленных требований о запрете ответчику использовать обозначение *, схожее до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 673426, не имеется.

В пункте 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как разъяснено в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., для целей применения положений статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом в названном пункте специально обращено внимание судов на то, что нужно анализировать не обстоятельства, связанные с размещением товарного знака на товаре, а обстоятельства, связанные с введением товара в гражданский оборот - то есть с доведением его до потребителя.

Таким образом, для разрешения вопроса об использовании/неиспользовании товарного знака следует установить наличие или отсутствие следующих фактов:

-использование товарного знака в отношении тех позиций МКТУ, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации;

-обстоятельства введения в гражданский оборот и доведения до потребителя товаров, маркированных товарным знаком правообладателя.

Так, согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд апелляционной инстанции считает, что само по себе приобщение к материалам дела распечаток из реестров сертификатов соответствия не подтверждает факт использования спорного товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых указанный товарный знак зарегистрирован; совершение ответчиком действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот и доведением его до потребителей, истцом не доказано. Сертификат соответствия и декларация о соответствии оформляются до осуществления ввода товара в гражданский оборот и потому не могут являться ни подтверждением такового, ни документами, связанными с ним.

В своей апелляционной жалобе со ссылкой на положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации истец настаивает на том, что для удовлетворения требования о пресечении действий достаточно доказанности факта угрозы нарушения прав правообладателя.

Вместе с тем, как разъяснено в пункте 57 Постановления N 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Апелляционный суд отмечает, что при применении способа защиты, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из распределения бремени доказывания, истцу необходимо доказать совершение ответчиком действий, которые нарушали бы исключительное право истца.

Как правильно указал суд первой инстанции, использование товарного знака на документации следует признать непосредственно связанным с введением товара в гражданский оборот (оказанием услуги), только если из нее следует введение товара в гражданский оборот с доведением его до потребителей (оказание услуг потребителям). Таких доказательств истцом не представлено.

В отсутствие доказанности нарушения прав истца требование о пресечении носит абстрактный характер и не может быть удовлетворено судом.

Как указано выше, требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению.

Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 января 2022 года по делу N А40-175108/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын