Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2022 г. N 15АП-5293/22 по делу N А53-34500/2021

город Ростов-на-Дону

25 апреля 2022 г.

дело N А53-34500/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 21 апреля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 апреля 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шапкина П.В.,

судей Барановой Ю.И., Величко М.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Матвейчук А.Д.,

при участии в судебном заседании:

от истца - Мищенко К.А. лично (с использованием системы веб-конференции);

от ответчика - Геворгян К.Р. лично, паспорт;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ИП Геворгян Карины Роландовны на решение Арбитражного суда Ростовской области от 16.02.2022 по делу N А53-34500/2021

по иску ИП Мищенко Кирилла Андреевича

к ИП Геворгян Карине Роландовне

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Мищенко Кирилл Андреевич (далее - истец) обратился в суд с иском индивидуальному предпринимателю Геворгян Карине Роландовне (далее - ответчик) о взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 16.02.2022 исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскано: 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388, 200 руб. расходов по получению выписки из ЕГРИП, 201 руб. 60 коп. почтовых расходов, 7 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении ходатайства ответчика о проведении по делу судебной экспертизы отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой и просил решение суда отменить и принять новый судебный акт.

В обоснование жалобы ответчик указал, что судом в нарушение норм АПК РФ не запрашивались у истца и не исследовались следующие факты: обоснованность степени смешения наименования и товарного знака с учетом написания; данные о непрерывности защиты (регистрации) товарного знака; когда зафиксирован факт использования; соотношение требования с лицензионным договором с ответчиком; не учтена и не принята во внимание представленная Геворгян К.Р. сформировавшаяся арбитражная практика по аналогичным делам. Суд не учел, что на момент фиксации неправомерного использования товарного знака ответчиком, у истца отсутствовали действующие лицензионные договоры, заключение истцом лицензионных договоров с двумя субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими деятельность на незначительных территориях, направлено на создание видимости осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, арбитражный суд немотивированно отклонил ходатайство ответчика о снижении компенсации. Истец не наделен исключительным правом на словосочетание, как на объект самостоятельной охраны, а его присутствие вносит различительную способность товарному знаку, из этого следует, что вывеска на фасаде ИП Геворгян К.Р. и товарный знак истца не являются в целом сходными до степени смешения за счет наличия в товарном знаке N 364388 дополнительных графических элементов. Ответчик и истец осуществляют деятельность в разных регионах Российской Федерации, в связи с чем названные юридические лица не являются конкурентами, доказательств фактического осуществления деятельности в области организации общественного питания истцом не представлено. Ответчик ссылается, что деятельность под спорной вывеской им осуществлялась периодически, 25.08.2021 вывеска с фасада здания была демонтирована окончательно, внесены изменения в контрольно-кассовую технику. Сравнительный анализ изображения товарного знака и вывески, использованной ответчиком, позволяет сделать вывод о том, что сходство отсутствует.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -АПК РФ).

Посредством электронной подачи документов в арбитражный апелляционный суд через систему "Мой арбитр" 08.04.2022 от истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он возражал против доводов ответчика и просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Также от истца поступило ходатайство о проведении судебного заседания путем использования системы веб-конференции, которое было рассмотрено и удовлетворено судом.

Судебное заседание проведено с использованием системы веб-конференции в порядке, установленном статьей 153.2 АПК РФ.

Суд вынес протокольное определение об участии в судебном заседании посредством веб-конференции представителя истца.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве, настаивал на законности вынесенного решения.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, ООО "Элит Лига - Региональная организация сетевых столовых" (далее - ООО "ЭЛ-РОСС" является правообладателем товарного знака "Шашлычный двор", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, номер регистрации свидетельства N 364388, дата регистрации 11.11.2008, срок действия исключительного права до 20.09.2027, класс МКТУ - 43, перечень услуг - закусочные, кафе, рестораны.

15.08.2021 представителем ООО "ЭЛ-РОСС" был выявлен факт незаконного использования товарного знака "Шашлычный двор" индивидуальным предпринимателем Геворгян Карине Роландовной в предприятии общественного питания, расположенным по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-он, ст-ца Кривянская, ул. Багаевская, д. 4, без согласия правообладателя товарного знака "Шашлычный двор", нарушая исключительное право правообладателя товарного знака по свидетельству N 364388, использовал в своей коммерческой деятельности для индивидуализации услуг общественного питания обозначение "Шашлычный двор", являющееся схожим до степени смешения словесному элементу товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 3634388.

Факт использования товарного знака подтвержден следующими материалами дела: фотографиями заведения, выполненными представителем ООО "ЭЛ-РОСС" 15.08.2021, скриншотами независимого сервиса google maps, кассовым чеком от 15.08.2021.

23.09.2021 между ООО "ЭЛ-РОСС" (цедент) и ИП Мищенко Кириллом Андреевичем (цессионарий) был заключен договор уступки права требования (цессии) для целей взыскания (инкассо-цессия) N 1, по согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает в соответствии с п. 2 ст. 384 ГК РФ право требования компенсации за незаконное использование товарного знака N 364388 в отношении: 1) ИП Арфикяна Артура Эдиковича 2) ООО "МЭВ" 3) ИП Геворгян Карине Роландовны.

Согласно п. 1.2 договора (с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2021) объем передаваемого права требования составляет 200 000 руб. по каждому из должников, что соответствует двукратному размеру стоимости права использования товарного знака (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о выплате компенсации за незаконное использование вышеуказанного товарного знака в размере 200 000 руб.

Данную претензию ответчик оставил без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела повторно, проанализировав доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, проверив в порядке статей 266 - 271 АПК РФ правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, судебная коллегия считает, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене по следующим основаниям.

В статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

Из положений статьей 388 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 6 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации" уступка права (требования) представляет собой замену кредитора в обязательстве. Последствием уступки права (требования) является замена кредитора в конкретном обязательстве, в содержание которого входит уступленное право (требование).

Материалами дела подтвержден факт перехода к истцу права требовать уплаты компенсации с ответчика. Доказательства противоречия законодательству или наличие иных признаков недействительности совершенной уступки права требования ответчиком не представлены.

Ссылки ответчика на обстоятельства, установленные в рамках дела N А53-33845/2021, к рассмотрению не принимаются, поскольку выводы суда по указанному делу не являются преюдициальными для настоящего спора в силу статьи 69 АПК РФ, а кроме того, непредставление каких-либо доказательств по одному делу не лишает права представлять доказательства в рамках другого дела.

Отклоняя доводы ответчика о том, что истец реализовал уступленное по договору цессии N 1 от 23.09.2021 (пункт 1.2 договора) в рамках дела N А53-33845/2021 право требования, суд апелляционной инстанции учитывает, что дополнительным соглашением от 24.12.2021 к договору цессии N 1 от 23.09.2021 стороны установили, что объём передаваемого права требования составляет 200 000 руб. по каждому из должников (всего 600 000 руб.), что соответствует двукратному размеру стоимости права использования товарного знака, определяемому исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака N 364388. (л.д. 46). Данное дополнительное соглашение в установленном законом порядке не признано недействительным.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Принадлежность истцу товарного знака "Шашлычный дворик" на основании свидетельства N 364388 подтверждается материалами дела.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о доказанности использования ответчиком в предпринимательской деятельности для индивидуализации услуг общественного питания, расположенным по адресу: Ростовская область, Октябрьский р-он, ст-ца Кривянская, ул. Багаевская, д. 4, обозначения "Шашлычный двор", что подтверждается фотоматериалами, чеком от 15.08.2021 (представлен в электронном виде совместно с иском), сведениями о проверке чека (представлены в электронном виде с ходатайством от 01.12.2021).

Также факт использования обозначения "Шашлычный двор" в своей предпринимательской деятельности ответчиком не оспаривается.

Ссылки ответчика на неиспользование наименования в период с января 2019 года по август 2020 года, а также в период пандемии, надлежащими и допустимыми доказательствами не подтверждены, при этом ответчик указывает, что спорная вывеска окончательно была демонтирована только 25.08.2021, в связи с чем доводы ответчика отклоняются как необоснованные.

Вопреки доводам апелляционной жалобы о необоснованном отклонении судом ходатайства о назначении судебной экспертизы, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изображений состоит во внешнем виде и смысловом значении. Незначительные различия в форме и сочетании цветов, не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил N 32).

При этом словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил N 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В пункте 43 Правил N 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу N 3691/06).

Судом верно отмечено, сформировавшаяся по рассматриваемой категории дел судебная практика исходит из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использованное ответчиком обозначение "Шашлычный двор" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по фонетическому и семантическому признакам. В словосочетании "Шашлычный двор" основная часть обозначения "шашлычный" направлена на привлечение внимания к объекту общественного питания, формирование или поддержание интереса к услугам, связанным с деятельностью кафе, ресторанов, обеспечение пищевыми продуктами и напитками. Вторая часть словосочетания "двор" тождественна исходному слову "двор".

Суд учел факт однородности услуг, для которых зарегистрирован товарный знак "Шашлычный двор", отнесенный к 43-му классу МКТУ "услуги, связанные с деятельностью кафе, ресторанов, обеспечение пищевыми продуктами и напитками", и деятельности, которую осуществляет ответчик в кафе с использованием вывески "Шашлычный двор".

Довод ответчика о том, что предпринимательская деятельность не осуществляется истцом на территории Ростовской области, отклоняется апелляционным судом, поскольку в ходе исследования сведений, содержащихся в "Картотеке арбитражных дел", установлено, что деятельность обществом осуществляется на территории юга России. При этом, правовая охрана товарного знака действует на всей территории Российской Федерации, независимо от осуществления деятельности в каком-либо регионе.

Довод о том, что истцом не представлено доказательств того, что зарегистрированный товарный знак им использовался в коммерческой деятельности, имеются ли у истца действующие кафе, закусочные, рестораны, отклоняется апелляционным судом.

Как отмечено выше, ООО "Элит Лига - региональная организация сетевых столовых" является правообладателем товарного знака "Шашлычный двор", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), номер регистрации свидетельства 364388, дата регистрации 11.11.2008, срок действия исключительного права - до 20.09.2027.

В свидетельстве на товарный знак в качестве товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, указано: 43 - закусочные, кафе, рестораны.

Истцом представлены скриншоты страниц о ведении деятельности на территории Ставропольского края.

Доказательств того, что у заявителя жалобы имеется заключенный с правообладателем лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на товарный знак не представлено.

Иным образом исключительные права заявителю жалобы также не передавались. Основания для внедоговорного использования товарного знака у ответчика отсутствуют. Факт незаконного использования подтвержден материалами дела и ответчиком по существу не опровергнут.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10).

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обосновывая данный размер компенсации, истец представил в материалы дела лицензионный договор N 6-л-93/19 от 10.07.2019 на право неисключительного использования товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388, согласно которому размер лицензионного вознаграждения составляет 100 000 руб. в год. Вышеуказанный лицензионный договор зарегистрирован в установленном порядке (номер государственной регистрации РД0328780 от 19.03.2020).

Истец определил компенсацию в размере 200 000 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения (длительный характер правонарушения), степени вины нарушителя, а также исходя из принципов разумности и справедливости и соразмерности, судом первой инстанции определен размер взыскиваемой компенсации в заявленном истцом размере.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что суд немотивированно отклонил ходатайство ответчика о снижении компенсации, однако из материалов дела не усматривается, что ответчиком такое ходатайство заявлялось.

Вместе с тем, апелляционный суд считает необходимым указать следующее.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П указано на то, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что сформулированные в постановлении N 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм Гражданского кодекса Российской Федерации, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда Российской Федерации, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Учитывая вышеизложенные разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, в рассматриваемом споре приводимые ответчиком доводы не являются допустимыми основаниями для рассмотрения вопроса о снижении компенсации. Принимая во внимание характер нарушения, длительность периода использованием товарного знака, степень вины ответчицы, которая не могла не знать о незаконности использования товарного знака, однако не приняла своевременных надлежащих мер к устранению нарушения, компенсация подлежит взысканию в указанном истцом размере.

Сведения о наличии зарегистрированных товарных знаков в Российской Федерации являются открытыми, помимо реестра Роспатента. Ответчик имел возможность получить информацию из реестров посредством сети "Интернет" или направления запроса в регистрирующий орган, однако не реализовала своего права.

Предприниматель, являясь специализированным субъектом права, ведущим экономическую деятельность, совершил действия, которые нельзя характеризовать исходящими из принципа надлежащего исполнения обязательств (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также принципа добросовестности (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответственность за совершение данного правонарушения наступает, в частности в случае, если предприниматель знал или должен был знать, что использует чужой товарный знак, но не проверил, осуществляет ли они такое использование на законных основаниях. Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".

В отношении доводов ответчика о недобросовестных действиях истца и злоупотреблении им правом, в связи с обращением за судебной защитой по фактам выявленных нарушений исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Само по себе обращение в суд с соответствующим исковым заявлением в защиту нарушенного исключительного права на принадлежащее правообладателю средство индивидуализации не является злоупотреблением правом.

При этом, заявляя о недобросовестности и злоупотреблении правом со стороны истца, ответчик не представил каких-либо доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Приведенная ответчиком судебная практика не принимается судом, поскольку не имеет отношения к рассматриваемому спору и касается иной правовой ситуации, рассматриваются иные обстоятельства, различные с обстоятельствами по настоящему спору.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, не подтверждены отвечающими требованиям главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами, основаны на ином толковании правовых норм, направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, сделанных при правильном применении норм материального права, и не могут быть признаны основанием к отмене или изменению решения.

С учетом изложенного решение суда является правильным, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, имеющимся в деле доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины за обращение с апелляционной жалобой относятся на заявителя жалобы в порядке, установленном статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 16.02.2022 по делу N А53-34500/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

П.В. Шапкин

Судьи

Ю.И. Баранова М.Г. Величко