Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2022 г. N 09АП-19813/22 по делу N А40-275674/2021

г. Москва

25 апреля 2022 г.

Дело N А40-275674/21

Резолютивная часть постановления объявлена 20 апреля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 апреля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ЗАО "Уникма" и ЗАО "Теплый дом СМ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2022 года по делу N А40-275674/21, принятое по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя Соловова Романа Юрьевича (ОГРНИП 317623400015167) к ЗАО "Уникма" (ОГРН 1027739013268), ЗАО "Теплый дом СМ" (ОГРН 1027739014082) о взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Шишкова К.С. по доверенности от 10.06.2021

от ответчика: от ЗАО "Уникма" - Агеева Т.А. по доверенности от 22.12.2020, от

ЗАО"Теплый дом СМ" - Агеева Т.А. по доверенности от 22.12.2020

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Соловов Роман Юрьевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Закрытому акционерному обществу "Уникма" и Закрытому акционерному обществу "Теплый дом СМ" о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 2 000 000 руб.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчики незаконно используют товарный знак, правообладателем которого является истец.

Решением от 15 февраля 2022 года по делу N А40-275674/21 Арбитражный суд города Москвы взыскал с ЗАО "Уникма" и с ЗАО "Теплый дом СМ" в солидарном порядке в пользу Индивидуального предпринимателя Соловова Романа Юрьевича компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 738537 в размере 200 000 руб., расходы на оплату юридических услуг по договору N 10/2021-01 об оказании юридических услуг от 27.10.2021 в размере 3 000 руб., расходы связанные с обеспечением доказательств у нотариуса в размере 5 800 руб.; взыскал с ЗАО "Уникма" в пользу Индивидуального предпринимателя Соловова Романа Юрьевича расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 500 руб.; взыскал с ЗАО "Теплый дом СМ" в пользу Индивидуального предпринимателя Соловова Романа Юрьевича расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 500 руб., в остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представители ответчиков обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Представители ответчиков в судебном заседании доводы своих апелляционных жалоб поддержали в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционных жалоб возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителя истца и ответчиков, проверив доводы апелляционных жалоб, не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель Соловов Роман Юрьевич (истец, Правообладатель) является обладателем исключительного права по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 738537 (Товарный знак), выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности (приоритет: 26.06.2019, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 10.12.2019, дата истечения срока действия регистрации: 26.06.2029). Товарный знак охраняется в отношении 35, 37, 39 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), для индивидуализации которых Товарный знак зарегистрирован.

20 июля 2020 года истец вывил, что ЗАО "Уникма" использует на интернет-сайте https://unikma.ru/ (далее - Сайт) словесное обозначение "Демопарк", сходное до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим Истцу. На Сайте словесное обозначение "Демопарк" использовалось, в частности, при оказании услуг по розничной и оптовой продаже строительных материалов через Сайт и (или) выставочные комплексы, при демонстрация каталога продаваемых товаров, при рекламировании выставок продаваемых строительных материалов и обозначении возможности покупки продаваемых строительных материалов в выставочных комплексах.

Реквизиты ЗАО "Уникма" как продавца строительных материалов и исполнителя услуг и обладателя всех материалов, статей и описаний, размещенных на Сайте, были указаны на Сайте.

Поскольку использование ЗАО "Уникма" обозначения "Демопарк" на Сайте осуществлялось без согласия Правообладателя, истец направил в ЗАО "Уникма" претензию с исх. N б/н от 20.07.2020 о нарушении исключительного права на товарный знак, в которой просил ЗАО "Уникма" незамедлительно прекратить незаконное использование обозначения "Демопарк", сходного до степени смешения с Товарным знаком, и выплатить истцу компенсацию за нарушение исключительного права истца на Товарный знак, однако ЗАО "Уникма" оставило указанную претензию без ответа.

26 октября 2021 года в ходе осмотра Сайта, произведенного нотариусом Рязанского нотариального округа Рязанской области А.О. Кобзевым, было установлено, что на Сайте продолжает использоваться обозначение "Демопарк", сходное до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим Истцу, в частности, на страницах https://unikma.ru/build-qualitv/poleznoe/oblicovochnvv-kirpich/ (раздел "Демопарк под открытым небом"), https://unikma.ru/catalog/kompozitnaya cherepitsa/ (в абзаце "Удачный выбор"), https://unikma.ni/soldtions/fasad/oblicovocliniy_kirpich_exclusi

ve/ (пункт "Демопарки под открытым небом"), то есть при оказании услуг по розничной и оптовой продаже строительных материалов через Сайт и выставочные комплексы и их рекламе на Сайте, при демонстрация товаров на Сайте, при рекламировании выставок продаваемых строительных материалов и обозначении возможности покупки продаваемых строительных материалов и их выбора в выставочных комплексах. Результаты осмотра Сайта подтверждаются Протоколом осмотра доказательств от 26.10.2021.

Как следует из информации, размещенной на Сайте на странице https://unikma.ru/legacy/ (раздел "Правовая информация") по состоянию на дату ее осмотра 26.10.2021, материалы, статьи и описания, размещенные на Сайте, принадлежат ЗАО "Уникма" и ЗАО "Теплый дом СМ". Кроме того, в соответствии с Распечаткой данных сервиса "Расширенная проверка домена WHOIS+" в отношении домена unikma.ru на сайте Координационного центра доменов.RU/.РФ от 09.11.2021 администратором доменного имени unikma.ru является ЗАО "Теплый дом СМ". Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что использование на Сайте обозначения "Демопарк", сходного до степени смешения с Товарным знаком, принадлежащим истцу, осуществляют ЗАО "Уникма" и ЗАО "Теплый дом СМ".

В связи с изложенным, истец требует взыскать компенсацию в размере 2 000 000 рублей солидарно с ответчиков.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, а также разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установив, что ответчиками в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств правомерности использования спорного товарного знака, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, и подлежащих удовлетворению в части взыскания компенсации в размере 200 000 рублей с учетом положений пункта 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы апелляционной жалобы ответчика ЗАО "Уникма" со ссылкой на то, что администратором (владельцем) сайта является ЗАО "Теплый дом СМ", а не ЗАО "Уникма" и соответственно ответственность перед третьими лицами за информацию, размещаемую на сайте несет в полном объеме иное третье лицо, а не ЗАО "Уникма", подлежат отклонению в силу следующего.

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" владелец сайта в сети "Интернет" обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании месте нахождения и адресе, адресе электронной почты.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 3 п. 78 Постановления от 23.04.2019 N 10, владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если только иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации.

Согласно информации, размещенной на Сайте на странице https://unikma.ru./legacу/ (раздел "Правовая информация") следует, что размещение материалов, статей и описаний на сайте осуществляется ЗАО "Уникма" и ЗАО "Теплый дом СМ" совместно, что подтверждается протоколом осмотра.

Таким образом, вопреки доводам апелляционной жалобы, ЗАО "Уникма" правомерно привлечено судом первой инстанции в качестве соответчика.

В отношении доводов апелляционных жалоб в части нарушения исключительных прав истца на товарный знак суд апелляционной инстанции отмечает.

В соответствии с п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" согласно пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Вопреки доводам апелляционной жалобы ЗАО "Теплый дом СМ" специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, в связи с чем, оснований для проведения экспертизы у суда первой инстанции не имелось.

В соответствии с абзацем 7 п. 75 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом п. 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, зарег. в Минюсте РФ 18.08.2015, рег. N 38572 (далее - Правила N 482), при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 41 Правил N 482, подлежащих применению при разрешении настоящего спора, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные различия.

Таким образом, при оценке сходства спорного обозначения, размещенного на спорных товарах, и товарного знака истца устанавливаются не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Степень сходства обозначений учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения товарных знаков.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Как установлено судом первой инстанции, ответчики использовали на Сайте слово "демопарк", причем именно в разделах, содержащих предложения о продаже строительных материалов и предложения об услугах по продаже строительных материалов через выставочные комплексы, а также содержащих рекламу выставок продаваемых строительных материалов и обозначение возможности выбора продаваемых строительных материалов и их покупки в выставочных комплексах.

Так, на странице https://unikma.ru/catalog/kompozitnaya cherepitsa/. ответчиками предлагается к продаже композитная черепица из каталога и потребители приглашаются посмотреть заинтересовавшие их модели в "демопарке", так как форму и цвет лучше увидеть вживую и в естественных условиях на улице.

На странице https://unikma.ru/solutions/fasad/oblicovochniykirpichexclusive/ содержится предложение ответчиков о продаже облицовочного кирпича ручной формовки TERCA, а расположенное рядом указание на "демопарки под открытым небом" свидетельствует о том, что ответчики предлагают потребителям воспользоваться услугами по продаже такого кирпича на уличной выставке.

Из содержащейся на странице https://unikma.ru /build-quality/poleznoe/oblicovocrmvv-ldrpicli/demopark-pod-otkrytvm-nebom/ характеристики "демопарка" видно, что ответчики используют слово "демопарк" для обозначения места продажи строительных материалов (в том числе, кирпича) в своих уличных выставочных комплексах, подчеркивая их уникальность. Описанное выше использование ответчиками слова "демопарк" на Сайте охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подп. 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вопреки доводам апелляционной жалобы ЗАО "Теплый дом СМ", суд первой инстанции правомерно установил, что использование ответчиками на Сайте слова "демопарк" осуществлялось именно в целях индивидуализации услуг ответчиков, а не в качестве общеупотребительного слова.

Доводы апелляционной жалобы ответчика ЗАО "Теплый дом СМ" в части необоснованности судом первой инстанции размера компенсации, а также что истцом не представлены ответчику документы в обоснование размера требуемой к взысканию компенсации подлежат отклонению.

В соответствии со статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения исключительного права правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до пяти миллионов рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с частью 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу части 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10).

Истцом сумма компенсации, о взыскании которой заявлено требование в настоящем споре, была рассчитана на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определен истцом в сумме 2 000 000 руб. (1 000 000 * 2).

В подтверждение цены, которая при обстоятельствах, сравнимых с обстоятельствами использования обозначения "демопарк" ответчиками, обычно взимается за правомерное использование Товарного знака истцом в материалы дела представлена копия лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 07 августа 2020 года заключенного между истцом (лицензиар) и ООО "КлинкьрСити" (лицензиат), согласно которому стоимость использования исключительного права определена в размере 1 000 000 руб.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости.

Ответчиком условия лицензионного договора не анализировались и не оспаривались, в частности условие о размере вознаграждения не подвергалось сомнению.

Вместе с тем, разрешая требование о взыскании компенсации, суд первой инстанции счел необходимым применительно к обстоятельствам данного дела установить иной размер компенсации 100 000 *2=200 000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что взысканный судом первой инстанции размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Ответчиком доказательства в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной судом в материалы дела не представлены.

Учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции согласен с выводами суда первой инстанции о правомерности заявленных исковых требований.

Оснований для удовлетворения апелляционных жалоб не усматривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь его безусловную отмену.

Доводы, изложенные в апелляционных жалобах ответчиков, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2022 года по делу N А40-275674/21 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Н. Лаптева А.И. Трубицын