Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2022 г. N 10АП-5985/22 по делу N А41-85705/2021

г. Москва

08 июня 2022 г.

Дело N А41-85705/21

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июня 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июня 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семушкиной В.Н.,

судей : Марченковой Н.В., Погонцева М.И.,

при ведении протокола судебного заседания: Бикметовой Д.Д.,

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Морозко" на решение Арбитражного суда Московской области от 18.02.2022 г. по делу N А41-85705/21, по иску ООО "Альянс" к ООО "Морозко" ; ООО "Гиперглобус" о признании незаконными действий и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ: Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" (далее - ООО "Альянс", истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области к Обществу с ограниченной ответственностью "Морозко" (далее - ООО "Морозко", ответчик 1) и Обществу с ограниченной ответственностью "Гиперглобус" (далее - ООО "Гиперглобус", ответчик 2) с заявленными требованиями (уточненными в порядке ст. 49 АПК РФ):

- признать незаконными действия Общества с ограниченной ответственностью "Морозко" и Общества с ограниченной ответственностью "Гиперглобус" по производству, предложению к продаже, продаже и иные действия по введению в гражданский оборот товаров "Пельмени "Саеsar Nero Неро" в упаковке черного цвета, сходной до степени смешения с товарным знаком No 485492;

- взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Морозко" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Альянс" компенсацию в размере 70507748,00 руб. за нарушение исключительного права на товарный знак No 485492, допущенное при реализации товаров "Пельмени "Саеsar Nero Неро" за 2019 год.

Решением Арбитражного суда Московской области от 18.02.2022 по делу N А41-85705/2021 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Ответчик 1 не согласился с вынесенным решением и обжаловал его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе ответчик (далее также - заявитель жалобы) просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме или снизить размер компенсации до разумных пределов, в случае усмотрения судом оснований для взыскания компенсации.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее заявитель указывает на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, неверное применение судом норм материального и процессуального права.

Впоследствии ответчиком-1 представлены дополнения к апелляционной жалобе, а также ходатайство о приобщении дополнительных документов, которые имеют значение для рассмотрения настоящего дела, но не были им представлены при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

В дополнениях к апелляционной жалобе Ответчик 1 указывает, что суд первой инстанции неверно применил положения ст. 69 АПК РФ, дал ненадлежащую оценку документу "Дополнительные сведения" исх.N б/н от 15.09.2019", на основании которого Истец произвел расчет взысканной судом компенсации, определяя размер присуждаемой компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, формально подошел к вопросу об установлении фактических обстоятельств нарушения интеллектуальных прав Истца, размеру возможных убытков Истца, добросовестности действий ответчика1.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу и письменные возражения на дополнения к апелляционной жалобе, в которых просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, возражает против приобщения к материалам дела дополнительных документов, поскольку ответчик-1 не обосновал невозможность представления их в суд первой инстанции.

Истец в письменных возражениях на дополнения Ответчика 1 к апелляционной жалобе ссылается на то, что доводы Ответчика 1 направлены на переоценку уже установленных судами обстоятельств, которые в силу ст. 69 АПК РФ являются преюдициальными, суд первой инстанции произвел собственный анализ и установил сходство до степени смешения упаковки Истца с упаковкой Ответчика 1, доводы Ответчика1 о том, что документ "Дополнительные сведения" исх.N б/н от 15.09.2019" подписан неуполномоченным лицом, не обоснованы и подлежат отклонению.

Ответчик 2 в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, в связи с чем, апелляционная жалоба рассмотрена в его отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев ходатайство о приобщении дополнительных документов, выслушав мнение истца, учитывая, что при разрешении споров арбитражные суды дают правовую оценку сложившимся отношениям и принимают судебные акты, исходя из необходимости защиты прав и законных интересов их участников, принимая во внимание обозначенные в статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачи судопроизводства в арбитражных судах, в целях обеспечения правильного и полного рассмотрения дела, установления значимых для дела обстоятельств, с учетом конкретных обстоятельств дела, суд апелляционной инстанции считает возможным приобщить к материалам дела в порядке ч. 2 ст. 268 АПК РФ следующие документы: справку ООО "Морозко" б/н от 08.04.2022 года об объемах реализации спорного товара за январь-август 2019 года с приложением N 1 к ней ; заключение ООО "Бизнес-Аудит" N 2/14/4/22/К с приложениями к нему; доверенность N 39 от 06.06.2019 года.

В приобщении остальных документов апелляционным судом отказано по причине их не относимости к настоящему делу (ст. 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверена Десятым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей Истца и Ответчика 1, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что решение подлежит изменению в части требования о взыскании компенсации, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Альянс" является правообладателем товарного знака No 485492 согласно свидетельству, дата подачи заявки и приоритета 21.10.2011, дата регистрации 17.04.2013. Согласно свидетельству, товарный знак объемный, цвета: темно-коричневый, белый, черный, темно-бежевый, светло-розовый, серый, темно-серый, светло-серый, зарегистрирован в отношении товаров 29,30, 31, 32 классов МКТУ, в том числе: замороженные готовые блюда из мяса (29 класс), вареники, пельмени, хинкали, манты, равиоли (30 класс) (л.д. 130 т.1).

Истец установил, что ответчик1 ООО "Морозко" предлагает к продаже и продает товары - пельмени (мясные полуфабрикаты) в упаковке черного цвета "Саеsar Nero Неро", сходной до степени смешения с товарным знаком No 485492.

Предложение к продаже и продажа указанного товара пельмени (мясные полуфабрикаты) в упаковке черного цвета "Саеsar Nero Неро" в черной упаковке подтверждается кассовым чеком ООО "Гиперглобус" No 57 от 22.10.2019.

Ответчик использует упаковку для индивидуализации товара - пельмени (мясные полуфабрикаты), т.е. в отношении тех же товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца, что ответчиками не оспаривается.

Кроме того, товары пельмени (мясные полуфабрикаты), в отношении которых ответчики незаконно используют свое обозначение, однородны товарам: вареники, пельмени, хинкали, манты, равиоли, имеющихся в перечне товаров товарного знака истца.

Таким образом, ответчик-1 использует упаковку, сходную до степени смешения с товарным знаком No 485492, в отношении тех же и однородных товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, без согласия истца.

В претензии к ответчику 1 истец потребовал устранить допущенные нарушения путем прекращения использования обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца, а также выплатить компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав истца.

Факт использования товарного знака ответчиком 2 подтверждается кассовым чеком N 57 от 22.10.2019, а также доводами ответчика 2, изложенными в отзыве, согласно которому после получения уведомления о решении УФАС по Московской области по делу N 050/01/14.6-1877/2019 от 26.09.2019, согласно которому ответчик-1 был признан нарушившим требования п. 1 ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" в части использования средств индивидуализации, правообладателем которых является истец, ответчик 2 прекратил закупку и реализацию спорного товара с 25 ноября 2019 года. В связи с чем, исковые требования были уточнены истцом в порядке ст. 49 АПК РФ в вышеизложенной редакции.

Удовлетворяя исковые требования в части признания незаконными действий Ответчиков по производству, предложению к продаже, продаже и иных действий по введению в гражданский оборот товаров "Пельмени "Саеsar Nero Неро" в упаковке черного цвета, сходной до степени смешения с товарным знаком No 485492, суд первой инстанции, оценив содержащиеся в иске фотографии упаковки пельменей "CesarNeroNero", используемой ответчиками, и товарным знаком истца, установил наличие их сходства до степени смешения.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального права и на их основании сделал обоснованный вывод о наличии оснований для удовлетворения вышеуказанного требования.

В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а

также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах

адресации (п. 2).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В силу разъяснений, содержащихся в п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление No 1) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно п. 41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства натоварный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее - правила No 482) обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Пунктом 43 правил No 482 предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом судом первой инстанции о том, что из содержащихся в иске фотографий упаковки пельменей "CesarNeroNero", используемой ответчиками, и товарным знаком истца, усматривается наличие их сходства до степени смешения по следующим признакам:

внешняя форма: дизайн упаковки и товарный знак No 485492 имеют сходный внешний контур, который определяется формой пакетов, перевязанных сверху клипсой или скобой, т.к. оба пакета имеют трапециевидную форму. Отличия во внутренних деталях не имеют значения, т.к. они различимы только при более детальном рассмотрении;

наличие симметрии: упаковка пельменей ответчика, как и упаковка по товарному знаку, выполнены в форме трапеции в нижней части (до клипсы) и треугольника - в верхней, что говорит о наличии симметрии;

смысловое значение: обе упаковки являются пакетами для хранения пельменей, следовательно, они имеют одинаковое смысловое значение;

вид и характер изображения: упаковка пельменей ответчика и упаковка по товарному знаку представляют собой натуралистическое изображение упаковки пельменей;

сочетание цветов и тонов: доминирующим цветом обоих упаковок является черный цвет, присутствует также золотой (бежевый) цвет в декоративных орнаментах.

Поскольку в данном случае сравниваются именно объемные обозначения, некоторые различия во внутренних деталях не имеют значения.

Доминирующими признаками сходства объемных обозначений являются форма и цвет, которые в данном случае совпадают (одинаковая форма, черный цвет как фон для размещения остальных более мелких элементов).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. В противном случае, отказ в удовлетворении требования о признании незаконными фактических действий ответчиков по производству, предложению к продаже, продаже и иные действия по введению в гражданский оборот, будут находиться в определенном противоречии с установленными судом в рамках настоящего дела, а также судебных дел, имеющих преюдициальное значение для настоящего дела, обстоятельствам относительно фактического использования ответчиками товарного знака истца.

Учитывая, что товар ответчиков является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, товарный знак истца ответчиками фактически использовался, товар с товарным знаком истца ответчиками предлагался к продаже, реализовывался, требование истца о признании незаконными действий ответчиков обоснованно удовлетворено судом первой инстанции. В связи с чем, предусмотренных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены решения в указанной части у апелляционного суда не имеется.

Удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации в полном объеме, суд первой инстанции принял во внимание : длительность нарушения и значительный срок незаконного использования ответчиком обозначения; широкую известность товарного знака истца; наличие и степень вины ответчика; значительные объемы продаж пельменей ответчиком в упаковке, сходной с товарным знаком N 485492, что признано арбитражными судами по делу N А40- 294093/2019, N СИП-277/2020 и N СИП-286/2020, имеющими преюдициальное значение для настоящего дела, а также установлено антимонопольным органом в рамках дела N 050/01/14.6-1877/2019. При этом, судом отклонено заявление ответчика -1 о снижении компенсации, поскольку такое заявление не мотивировано и не подтверждено доказательствами.

Суд апелляционной инстанции считает, что положения ст. 69 АПК РФ относительно установленных обстоятельств в рамках вышеуказанных дел применены судом первой инстанции неверно, поскольку предметом рассмотрения указанных дел была другая упаковка.

Так, Решением УФАС по Московской области от 10.10.2019 по делу N 050/01/14.6-1877/2019 ООО "Морозко" было признано допустившим нарушение пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, антимонопольным органом было выдано предписание прекратить указанное нарушение, а именно введение в гражданский оборот на территории РФ товаров "Пельмени "Цезарь Император", "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Nero Неро", "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Platinum Платинум".

Указанное решение УФАС по Московской области от 10.10.2019 по делу N 050/01/14.6-1877/2019 оспаривалось ООО "Морозко" в Арбитражном суде города Москвы деле N А40-294093/2019, где арбитражные суды исследовали вопрос правомерности привлечения к административной ООО "Морозко" за использование товаров: "Пельмени "Цезарь Император", "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Nero Неро", "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Platinum Платинум".

ООО "Морозко" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к ООО "Альянс" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 485492 в отношении товаров 29-го, 30-ого и 31-ого классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2020 по делу N СИП-286 исковые требования удовлетворены частично. Суд исследовал вопрос о том, использовало ли ООО "Альянс" свой товарный знак N 485492 в отношении иных товаров, в том числе кроме товаров 29-го класса МКТУ "замороженные готовые блюда из мяса" и 30-го класса МКТУ "блины; блинчики с начинкой; вареники; кушанья мучные; манты; пельмени; продукты мучные".

ООО "Морозко" и ООО "Цезарь" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к ООО "Альянс" о признании действий по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 498311, N 460147, N 485492 недобросовестной конкуренцией.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2020 по делу N СИП-277/2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Поскольку в рамках дел N СИП-286/2020, N СИП-277/2020, N А40-294093/2019 и N 050/01/14.6-1877/2019 не исследовался вопрос о степени смешения продукции Ответчика-1 пельменей "Caesar Nero Неро" и товарного знака Истца, предметом указанных дел являлись иные товары: "Пельмени "Цезарь Император", "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Nero Неро", "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Platinum Платинум", у суда первой инстанции отсутствовали основания для применения положений ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса в рассматриваемом случае.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Заявленную компенсацию истец рассчитывал исходя из документа "Дополнительные сведения" исх. No б/н от 15.09.2019. (л.д. 134 т.1).

Однако, судом первой инстанции не учтено, что в вышеуказанных делах отсутствует указание на документ "Дополнительные сведения" исх. No б/н от 15.09.2019. Антимонопольным органом и судами не устаналивались объем и стоимость производимой Ответчиком-1 продукции.

Кроме того, апелляционным судом установлено, что указанный документ подписан неуполномоченным лицом, на нем отсутствует печать Общества.

Согласно Доверенности N 39 от 06.06.2019 года, выданной на имя представителя Москвиной Анастасии Александровны, последняя не обладала правом на подпись документов, свидетельствующих об объёме и стоимости производимого и реализуемого ООО "Морозко" товара.

Суд первой инстанции, беря за основу представленные Истцом документ:"Дополнительные сведения" исх. N б/н от 15.09.2019, не дал им надлежащую правовую оценку и не проверил наличие или отсутствие полномочий у лица, подписавшего спорный документ.

Также следует отметить, что в документе:"Дополнительные сведения" исх. N б/н от 15.09.2019 отсутствует упоминание товара, являющегося предметом спора по настоящему делу - "Пельмени "Саеsar Nero Неро" в упаковке черного цвета.

В отзыве от 25.01.2022, представленном в суд первой инстанции, Ответчик1 указывал, что Упаковка "Пельмени Caesar Сибирские рецепты Nero Неро", Упаковка "Пельмени "Caesar Nero Неро" и Упаковка "Цезарь Nero Неро" - это три разные упаковки.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в спорный период ООО "Морозко" осуществляло реализацию пельменей "Цезарь Nero" в 2х разных упаковках, при этом упаковка в полностью черном исполнении являлась экспериментальной:

Согласно N

Согласно справке ООО "Морозко" б/н от 08.04.2022 года сведения, представленные Истцом в документе "Дополнительные сведения исх. N б/н от 15.09.2019" о количестве реализованных за 2019 год (за январь- август 2019 года) 240337 упаковок пельменей "Саеsar Nero" на сумму 35 253 874,00 рублей включают в себя реализацию продукции в двух упаковках:

Вид упаковки	Наименование	Количество проданных упаковок за январь-август 2019 (шт.)	Сумма (руб.)
	Пельмени НероCaesar 800г /гоф12/ Арт.4063	16 824	2 160 904
	Пельмени НЕРО Цезарь 800г /гоф12/ Арт.2071"	223 513	33 92 970

Достоверность представленных Ответчиком-1 в справке N б/н от 08.04.2022 года сведений подтверждается также Заключением специалиста N 2/14/4/22/К от 15.04.2022 года, которое подготовлено аудитором ООО "Бизнес-аудит" Беловой Мариной Михайловной, специалистом в области бухгалтерского учета, стаж работы аудитором 27 лет.

Таким образом, с учетом представленной ответчиком-1 информации по реализации за период с января по август 2019 года 16 824 упаковок пельменей "НероCaesar 800г /гоф12/" Арт.4063 на общую сумму 2 160 904,00 рублей, сумма компенсации за нарушение исключительных прав Истца на товарный знак на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ составляет 2 160 904,00 х 2 = 4 321 808,00 рублей.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 24 июля 2020 г. N 40-П, до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Апелляционный суд не может согласиться с фактами длительности нарушения, широкой известности и неправомерности действий Ответчика-1, которые были установлены судом первой инстанции в виду того, что обстоятельства, установленные Арбитражным судом Москвы в решении от 18.02.2020 по делу N А40- 294093/2019 относятся к другой упаковке: "Пельмени "Caesar Сибирские рецепты Nero Неро".

Оценив размер компенсации, руководствуясь требованиями разумности, справедливости и соразмерности применяемой меры ответственности допущенному нарушению, принимая во внимание заявленное в суде первой инстанции ходатайство ответчика-1 о снижении размера компенсации, отсутствие в материалах дела доказательств того, что ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав истца, суд апелляционной инстанции считает возможным уменьшить размер присуждаемой истцу компенсации до стоимости контрафактного товара, т.е. до 2 160 904,00 рублей.

При изложенных обстоятельствах, обжалуемое решение в части требования о взыскании компенсации подлежит изменению, как принятое при неправильном применении норм материального и процессуального права.

С учетом частичного удовлетворения требования о взыскании компенсации, судебные расходы по иску в порядке ч. 1 ст. 110 АПК РФ относятся на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании ч. 5 ст. 110 АПК РФ судебные расходы по апелляционной жалобе с учетом результата ее рассмотрения возлагаются на истца и подлежат взысканию в доход Федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 266, 268, п. 2 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Десятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 18.02.2022 по делу N А41-85705/21 в части требования о взыскании компенсации и судебных расходов изменить.

Взыскать с ООО "Морозко" в пользу ООО "Альянс" 2 160 904 руб. - компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 485492, допущенное при реализации товаров "Пельмени Caesar Nero Неро" за 2019 год и 33 805 руб. - судебных расходов по иску.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании компенсации отказать.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 18.02.2022 по делу N А41-85705/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Альянс" в доход Федерального Бюджета 3000 руб. - судебных расходов по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

Н.В. Марченкова М.И. Погонцев