Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2022 г. N 09АП-39301/22 по делу N А40-255365/2016

г. Москва

06 июля 2022 г.

Дело N А40-255365/16

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июля 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей: О.О. Петровой, Е.Н. Яниной

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кан В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АО "МОТОПИРС"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 апреля 2022 года

по делу N А40-255365/16, принятое судьей Давледьяновой Е.Ю.,

по иску ООО "НОВЛАЙН"

к АО "МОТОПИРС"

о запрете вводить в гражданский оборот на территории России изделие,

по встречному иску АО "МОТОПИРС"

к ООО "НОВЛАЙН"

о признании,

при участии в судебном заседании:

от ООО "НОВЛАЙН" - Ясницкий П.В. по доверенности от 11.07.2019 г.;

от АО "МОТОПИРС" - Меньков Д.П. по доверенности от 21.06.2021 г.;

УСТАНОВИЛ:

ООО "НОВЛАЙН" обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "МОТОПИРС" о запрете АО "МОТОПИРС" (ИНН 7722127560) изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить, рекламировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта, которое содержит каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ N 122342, взыскании компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 000 000 руб., обязании изъять из оборота на территории Российской Федерации и уничтожить за счет собственных средств изделие - Съемный коврик водительского места транспортного средства, в которых использованы полезная модель истца: "Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта" по патенту РФ N 122342/ АО "МОТОПИРС" предъявлено встречное исковое заявление о признании права преждепользования и установлении его объемов.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2018 исковые требования удовлетворены в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2019 решение от 25.12.2018 и постановление от 26.03.2019 отменены в части удовлетворения исковых требований ООО "НОВЛАЙН" к АО "МОТОПИРС" о запрете вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие, о взыскании 5 000 000 руб. и об обязании изъять из оборота и уничтожить изделие. Дело N А40-255365/2016 в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В остальной части решение от 25.12.2018 и постановление от 26.03.2019 оставлены без изменения.

При новом рассмотрении ООО "НОВЛАЙН" в судебном заседании заявлено ходатайство об отказе от иска в части требования о запрете АО "МОТОПИРС" изготавливать, предлагать к продаже, продавать, хранить, рекламировать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделие, в которых использована полезная модель ООО "НОВЛАЙН", а также от требования об изъятии из оборота на территории Российской Федерации и уничтожения за счет собственных средств изделий, в которых использована полезная модель ООО "НОВЛАЙН".

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Отказ от иска судом рассмотрен и принят, поскольку это не противоречит закону, иным нормативным правовым актам и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Также при новом рассмотрении ООО "НОВЛАЙН" заявлено ходатайство об уточнении исковых требований в части уменьшения размера компенсации за нарушение исключительного права. Протокольным определением ходатайство об уточнении исковых требований судом рассмотрено и удовлетворено.

Таким образом, в рамках настоящего дела рассматривается требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 апреля 2022 года исковые требования удовлетворены частично.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции отменить в части размера компенсации за нарушение исключительного права и принять в этой части по делу новый судебный акт о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 10 000,00 руб.

Заявитель доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Истец возражал против доводов апелляционной жалобы, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

Истцу принадлежит исключительное право на полезную модель "Съемный коврик водительского места транспортного средства" на основании патента РФ N 122342 от 24.10.2014 с приоритетом от 13.12.2011.

Полезная модель охарактеризована следующей совокупностью признаков, приведенных в независимом пункте формулы Полезной модели:

"Съемный коврик водительского места транспортного средства, в котором заодно с ковриком выполнены язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя и сплошная перемычка, соединяющая язычок и основную поверхность коврика, отличающийся тем, что коврик выполнен из термоэластопласта".

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности ООО "НОВЛАЙН" стало известно, что АО "МОТОПИРС" без согласия правообладателя производит, предлагает, в том числе в сети Интернет, к реализации и реализуют продукцию, при изготовлении которой используется полезная модель, охраняемая по патенту N 122342.

При этом ООО "НОВЛАЙН" не давал своего согласия АО "МОТОПИРС" использовать полезную модель, охраняемую по патенту N 122342, не заключал с АО "МОТОПИРС" лицензионный договор на право его использования. Доказательств обратного АО "МОТОПИРС" не представлено.

Выявленные факты нарушения исключительного права ООО "НОВЛАЙН" на полезную модель, подтверждаются материалами дела.

09.06.2015 зафиксировано первое предложение к продаже съемных ковриков водительского места транспортного средства, выполненных из термоэластопласта, посредством размещения информации о товаре в сети интернет на сайте www.locker.ru. Данный факт подтвержден протоколом осмотра вышеуказанного сайта, произведенного нотариусом г. Москвы Бублием Д.С. (далее - Протокол осмотра сайта 1). В Приложении N 1 к Протоколу осмотра сайта 1 имеется скриншот страницы "О Компании" вышеуказанного сайта, на которой указано: "Изделия производятся из термопластичного эластомера - современного экологически чистого полимерного материала, обладающего эластичностью натурального каучука". Далее в Приложении N 5 к Протоколу осмотра сайта 1 имеется скриншот страницы "Коврики в салон автомобиля", на которой указано: "Материал - термопластичный эластомер".

10.06.2015 также зафиксировано предложение к продаже съемных ковриков водительского места транспортного средства, выполненных из термоэластопласта, посредством размещения информации о товаре в сети интернет на сайте www.shop-locker.ru. Данный факт подтвержден протоколом осмотра вышеуказанного сайта, произведенного нотариусом г. Москвы Бублием Д.С. (далее - Протокол осмотра сайта 2). В Приложении N 4 к Протоколу осмотра сайта 2 имеется скриншот страницы "Коврики в салон", на которой также указано: "Коврики в салон полимерные 3D, благодаря высоким бортикам, а также перемычке между площадкой для отдыха ноги и язычком под педали эффективно защищают салон от влаги и загрязнения. Выполнены из современного, экологически чистого полимерного материала, обладающего пластичностью натурального каучука.

Согласно регистрационным данным интернет-сервиса "Whois Service" по проверке доменов Центра регистрации доменов "RU-CENTER" по адресу в сети Интернет http://nic.ru" администратором доменного имени "locker.ru" и "shop-locker.ru" является юридическое лицо - ЗАО "Мотопирс" (ZAO "Motopirs"), в настоящее время - АО "Мотопирс".

В 2016 году ООО "НОВЛАЙН", установив, что АО "МОТОПИРС" продолжает предлагать к продаже съемные коврики водительского места транспортного средства, выполненные из термоэластопласта, через партнера - АО "МРО "ТЕХНИКОМ", произвел 3 (Три) контрольные закупки товара у АО "МОТОПИРС" в период с 30.06.2016 по 13.07.2016, в каждой из которых содержались следующие автомобильные коврики:

- Коврик в салон 3D Hyundai i30 (12-) "полиуретан", 0204080321, артикул комплекта: 20001/0204080301;

- Коврик в салон 3D Hyundai Solaris (10-) "полиуретан", 0204140121, артикул комплекта: 20001/0204140101;

- Коврик в салон 3D УАЗ Patriot I (12-) "полиуретан", 0282020221, артикул комплекта по накладной: 20001/0282020201;

- Коврик в салон 3D Hyundai Starex (07-) Передние, "полиуретан" 0204160221, артикул комплекта по накладной: 20001/0204160201;

- Коврик в салон 3D Ssang Yong Actyon Sports (06-) "полиуретан" 0218010221, артикул комплекта по накладной: 20001/0218010201, далее также Спорные изделия.

Данный факт подтвержден договором от 28.06.2016 N 23/06 и товарными накладными NN 002042 от 30.06.2016, 002123 от 07.07.2016, 002171 от 13.07.2016. Впоследствии весь товар, включая Спорные изделия, был выкуплен ООО "НОВЛАЙН" у АО "МРО "ТЕХИНКОМ" согласно договору N 973 от 20.06.2016 и передан ООО "НОВЛАЙН" по накладной N ТН 00005100 от 21.07.2016.

На упаковке всех Спорных изделий содержится товарный знак "L.LOCKER" (свидетельство РФ на товарный знак N 376237, зарегистрированный 06.04.2009), далее также - Товарный знак, правообладателем которого является также АО "МОТОПИРС".

С целью подтверждения использования в Спорных изделиях признака независимого пункта формулы Полезной модели "изготовлен из термоэластопласта", ООО "НОВЛАЙН" была организована экспертиза физических свойств Спорных изделий. Экспертиза была поручена Автономной некоммерческой организации "Центр испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий" (далее Экспертная организация). Экспертной организации для проведения экспертизы по акту приема-передачи были переданы Спорные товары.

Перед экспертом была поставлена задача установить, является ли материал, из которого изготовлены автомобильные ковры водительского места производства компании АО "МОТОПИРС", термоэластопластом.

Результат испытаний физико-механических свойств материала Спорных изделий показал, что материал, из которого изготовлены Спорные изделия, является термоэластопластом. Данный факт подтвержден Отчетом об испытаниях автомобильных ковров водительского места.

Кроме того, патентным поверенным РФ по специализации "Изобретения и полезные модели" Хромушиной Е.В. pеr. N 1252 (далее Патентный поверенный) было подготовлено заключение об использовании Полезной модели в Спорных изделиях.

В результате проведенного сопоставительного анализа признаков первого независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 122342 с признаками проверяемого изделия, Патентным поверенным подтверждено, что в изделии "КОВРИК ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА", производитель: Акционерное общество "МОТОПИРС" (далее АО "МОТОПИРС"), реализуемом под товарным знаком "L.LOCKER" в составе продукта: "Комплект антискользящих 3D ковров в салон автомобиля", используется каждый признак полезной модели, приведенный в первом независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 122342 формулы полезной модели.

В сентябре 2016 г. ООО "НОВЛАЙН" вновь организовало проведение нотариального осмотра сайтов www.locker.ru и www.shop-locker.ru, что подтверждается протоколами осмотра от 26.09.2016. В результате нотариального осмотра сайта www.locker.ru, на стр. 68, 73, 77 протокола осмотра, вновь подтверждено предложение к продаже Спорных изделий. На стр. 18 вышеуказанного протокола, также содержится информация о материале автомобильных ковров - термопластичный эластомер.

Также в результате нотариального осмотра сайта www.shop-locker.ru, на стр. 46, 52-55, 59, 62, 73 протокола осмотра, подтверждено предложение к продаже спорных изделий.

ООО "НОВЛАЙН" согласия на использования полезной модели не давал, лицензионных договоров об использовании своего патента на полезную модель с АО "МОТОПИРС" не заключал, то есть использование осуществляется без согласия правообладателя.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (статья 1233), если кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе его использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается кодексом.

Доводы Ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, сводятся к следующему:

Суд указал, что Ответчик использовал полезную модель Истца до даты приоритета, а именно с октября 2011 года, а "потому полагал, наличие чьих-либо прав отсутствующими".

Ответчик прекратил изготовление, продажу, хранение, любой иной гражданский оборот изделий с использованием Полезной модели Истца после предъявления к нему досудебной претензии N 11347 от 09.11.2016, доказательства использования Ответчиком Полезной модели датированы ранее первого обращения Истца к Ответчику.

Заявленные доводы отклоняются судом апелляционной инстанции.

Нарушение Ответчиком исключительного права Истца на Полезную модель зафиксировано с 09.06.2015, когда было выявлен факт предложения к продаже съемных ковриков водительского места транспортного средства с использованием Полезной модели Истца, посредством размещения информации о товаре в сети интернет на сайте www.locker.ru (начиная с абз. 7 стр. 2 и далее до абз. 3 стр. 3 Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.12.2018).

Ответчик получил Требование о прекращении нарушения исключительного права на Полезную модель Истца 14.12.2015, что подтверждается сведениями с сайта www.emspost.ru (Приложение N 9 к исковому заявлению). Ответчик ответ на требование Истца о прекращении нарушения исключительного права на Полезную модель не представил.

Вместо ответа на претензию Истца, Ответчик подал в Роспатент возражение от 10.09.2015 против выдачи патента на Полезную модель, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна". Однако Решением Роспатента от 18.10.2016 Ответчику было отказано в удовлетворении возражения против выдачи патента на Полезную модель, патент на полезную модель N 122342 оставлен в силе.

В июне-июле 2016 году ООО "НОВЛАЙН", установив, что АО "МОТОПИРС" продолжает предлагать к продаже съемные коврики водительского места с использованием Полезной модели Истца, через партнера - АО "МРО "ТЕХНИКОМ", произвел 3 (Три) контрольные закупки товара у АО "МОТОПИРС" в период с 30.06.2016 по 13.07.2016, в каждой из закупок содержались автомобильные коврики с использованием Полезной модели Истца.

В сентябре 2016 ООО "НОВЛАЙН" вновь организовало проведение нотариального осмотра сайтов www.locker.ru и www.shop-locker.ru, администратором которых являлся Ответчик что подтверждается протоколами осмотра от 26.09.2016. В результате нотариального осмотра сайта www.locker.ru, вновь подтверждено предложение к продаже съемных ковриков с использованием Полезной модели Истца.

Ответчику 09.06.2016 была направлена повторная претензия о прекращении нарушения исключительного права на Полезную модель Истца. Ответчик письмом от 02.12.2016 N 811 сообщил Истцу, что представленные доказательства не подтверждают нарушение Ответчиком исключительного права Истца на Полезную модель.

Важно отметить, что при рассмотрении спора в суде факт использования Ответчиком в производимых и реализуемых им изделиях Полезной модели Истца никогда не оспаривался Ответчиком, наоборот, АО "МОТОПИРС" обратилось в суд с встречным исковым заявлением к ООО "НОВЛАЙН" о признании права преждепользования на Полезную модель в объеме, не превышающим изготовление и реализацию 2 640 000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) штук в год. Поэтому довод Ответчика о том, что продукция с использованием Полезной модели Истца составляла незначительную часть продукции Ответчика не соответствует действительности.

Именно Ответчик доказывал, что с октября 2011 (т.е. до даты приоритета Полезной модели 13.12.2011) он производил и реализовывал продукцию с использованием Полезной модели Истца.

Вместе с тем, в ходе судебных разбирательств Ответчик не доказал факт наличия у него права преждепользования.

Необходимо отметить, что на момент рассмотрения заявления о признании права преждепользования на Полезную модель в суде первой инстанции, Ответчик представлял заключенной им договор купли-продажи N 643/46535568/24 от 11.12.2017 на поставку автомобильных ковров, а также товарную накладную N ЭК2 от 30.01.2018, в которой содержались автомобильные коврики с использованием Полезной модели Истца.

Таким образом, используя очевидную техническую ошибку суда в виде указания неверного периода использования Ответчиком Полезной модели, а именно с октября 2011, вместо 12.2011, а также даты полезной модели 24.10.2014, Ответчик сознательно привел надуманный довод о том, что он "использовал Полезную модель за три года до получения Истцом патента и как минимум за два месяца до даты приоритета патента Истца".

Довод о том, что он прекратил изготовление, продажу, хранение, любой иной гражданский оборот изделий с использованием Полезной модели Истца после предъявления к нему досудебной претензии N 11347 от 09.11.2016 также противоречит материалам дела.

Материалами дела установлен факт предложения к продаже, продажа изделий с использованием Полезной модели Истца в следующие периоды:

- 09.06.2015, 10.06.2015, 30.06.2016 по 13.07.2016, 26.09.2016, 30.01.2018.

Таким образом, довод Ответчика о том, что он после предъявления к нему досудебной претензии N 11347 от 09.11.2016 прекратил продажу изделий с использованием Полезной модели Истца несостоятелен.

Во-первых, Ответчик первую досудебную претензию он получил 14.12.2015, а не 09.11.2016.

Во-вторых, Ответчик заключил договор купли-продажи N 643/46535568/24 от 11.12.2017 на поставку автомобильных ковров с использованием Полезной модели Истца и поставил по товарной накладной N ЭК2 от 30.01.2018 товар в период судебного разбирательства.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о систематическом, злостном характере нарушения Ответчиком исключительного права Истца на Полезную модель.

Ввиду степени вины, масштабов и систематичности нарушения исключительного права Истца со стороны Ответчика, при установлении размера компенсации судом также учтена важность экономического стимулирования Ответчика к прекращению нарушения.

Как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам, взыскание компенсации с нарушителя исключительного права должно обеспечивать восстановление имущественной сферы истца, способствовать достижению публично-правовой цели - стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств, соответствовать требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований частично.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 апреля 2022 года по делу N А40-255365/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.О. Петрова Е.Н. Янина