Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2022 г. N 01АП-4978/20 по делу N А11-417/2019

г. Владимир

18 июля 2022 г.

Дело N А11-417/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 июля 2022 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Ковбасюка А.Н., судей Мальковой Д.Г., Устиновой Н.В, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цадкиной А.Д., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича на решение Арбитражного суда Владимирской области от 08.12.2021 по делу N А11-417/2019,

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084, ИНН 027810700736) к обществу с ограниченной ответственностью "Планета" (ОГРН 1113334001219, ИНН 3334016982) о защите исключительного права на товарный знак и взыскании 100 000 руб.,

при участии представителей: от заявителя (истца) - индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича - полномочный представитель не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом;

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Планета" - Лебедева А.А. (адвокат, по доверенности от 01.04.2022 сроком действия до 31.12.2022),

установил.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - ИП Ибатуллин А.В., Предприниматель) обратился с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Владимирской области иском к ответчику, обществу с ограниченной ответственностью "Планета" (далее - ООО "Планета", общество), с требованием о запрете незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 299509 "*" и о взыскании компенсации в сумме 600 000 руб. за нарушение исключительного права на указанный товарный знак.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 22.06.2020 по делу N А11-417/2019, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 по указанному делу, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 по делу N А11-417/2019 решение Арбитражного суда Владимирской области от 22.06.2020 по делу N А11-417/2019 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 по тому же делу отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

При новом рассмотрении истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил исковые требования, просил суд взыскать с ответчика компенсацию в сумме 100 000 руб. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 299509 и признать незаконным использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 299509.

Решением от 08.12.2021 Арбитражный суд Владимирской области отказал в удовлетворении иска.

Не согласившись с принятым судебным актом, Предприниматель обратился в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции на основании положений статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и принять судебный акт, в котором удовлетворить иск в полном объеме.

Заявитель настаивает на исковых требованиях по приведенным в иске основаниям. Считает, что судом первой инстанции неправомерно отказано в удовлетворении заявления об изменении предмета иска. Суд делая выводы об осуществляемой собственниками здания деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества в аренду для торговых предприятии не учел, что основание иска является деятельность ООО "Планета" и выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенных в постановлении от 23.03.2021 по настоящему делу. Используемы ответчиком товарные знаки зарегистрированы в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, также как у истца. Прекращение использование ответчиком спорного обозначения свидетельствуют о признании исковых требований в части незаконного использования. Вопреки выводам суда первой инстанции, обстоятельство осуществления и неосуществления истцом экономической деятельности с использованием принадлежащего ему товарного знака, не имеет значения для дела, что подтверждается судебной практикой. Возложение бремени доказывания на истца факта использования товарного знака противоречит пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ссылка суда на аналогичные дела, где истцом является ИП Ибатуллин А.В., а суды делают вывод о его недобросовестности и отказывают в защите исключительных прав - не имеют преюдициального значения для настоящего спора. В рамках настоящего дела злоупотребление со стороны истца не доказано. При новом рассмотрение дела суд не исключил противоречия, и фактически привел выводы, аналогичные выводы, содержащиеся в ранее отмененном решении.

Представитель ответчика в судебном заседании возразил против доводов апелляционной жалобы, просил решение оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации жалоба рассматривается в отсутствие истца, извещенного надлежащим образом, по имеющимся в деле материалам.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, на основании зарегистрированного 16.02.2018 договора N РД0244313 об отчуждении исключительного права истец является правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 299509 "*", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 14.12.2005 с датой приоритета 05.03.2004 в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность".

Предприниматель обнаружил в общедоступных источниках информации в телекоммуникационной сети Интернет сведения об использовании обществом словесного обозначения "Планета" в названии торгового центра, расположенного по адресу: ул. Советская, д. 16, г. Муром, Владимирская область, без согласия правообладателя и без заключения лицензионного договора на использование знака обслуживания.

В подтверждение данных обстоятельств истцом представлена фотография торгового центра.

Полагая, что указанные действия общества нарушают исключительные права предпринимателя, последний обратился к ответчику с претензией, содержащей предложение о мирном урегулировании спора, однако данная претензия была оставлена обществом без ответа.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда).

Оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не нашел правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку несмотря на сходство товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, неоднородность деятельности, осуществляемой ответчиком, услугам, для которых зарегистрирован товарный знак предпринимателя, не позволяет прийти к выводу о возможности смешения потребителями этих обозначений и лиц, оказывающих услуги под этими обозначениями, а, следовательно, исключает возможность признания действий ответчика по использованию такого обозначения нарушением исключительного права на товарный знак предпринимателя. Кроме того, судом установлено, что на момент рассмотрения ответчик использует вывески иным обозначением. Так же суд исходил из того, что в рамках настоящего дела истцом не представлено достаточных и надлежащих доказательств того, что им осуществляется экономическая деятельность с использованием принадлежащего ему товарного знака, что истец, приобретая права на товарный знак, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации товаров. Более того, суд установив отсутствие доказательств наличия у истца или иного лица под его контролем активной деятельности по оказанию услуг с использованием спорного товарного знака, принимая во внимание последующее поведение предпринимателя, учитывая количество аналогичных исков ИП Ибатуллина А.В. о взыскании компенсации за использование достаточно распространенных обозначений, свидетельствующих о наличии у истца при приобретении прав на товарные знаки намерения на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения, пришел к выводу о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Повторно исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом доводов и возражений сторон, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции на основании следующего.

Как следует из материалов дела и позиций сторон, факты принадлежности исключительных прав истцу на товарный знак N 299509 "* " и использование ответчиком в своей деятельности обозначения "Планета" сторонами не оспариваются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При этом вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

В используемом ответчиком для индивидуализации магазина комбинированном обозначении со словесными элементами "ПЛАНЕТА", "Планета покупок", "Планета удачи" использован словесный элемент "ПЛАНЕТА", который применительно к спорному знаку обслуживания является, либо единственным, либо доминирующим.

Наличие в сравниваемых обозначениях словесного элемента, обладающего сходством, близким к тождеству, и к тому же образующего серию знаков обслуживания, свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется.

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и использованных ответчиком для индивидуализации своей деятельности обозначений, суд установил следующее.

В товарном знаке истца словесный элемент "ПЛАНЕТА" занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца, восприятие обозначения как товарного знака в целом усиливается графическим элементом - линией, пересекающей слово "ПЛАНЕТА".

При сопоставлении спорных обозначений ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического и визуального сходства судом учтены правовые позиции, изложенные в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценивая наличия сходства между товарным знаком истца и обозначениями ответчика, несмотря на отсутствие сходства по общему зрительному впечатлению, отмечает следующее:

- при оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначением и товарным знаком суд руководствуется не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), методологическими подходами правоприменительной практики, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128);

- при анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака;

- как следует из материалов дела, принадлежащие истцу товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 299509 использован ответчиком на вывеске помещения (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), то есть в отношении услуг 35-го класса МКТУ "закупка и обеспечение предпринимателей товарами", для которых указанный товарный знак зарегистрирован (право использования).

Поскольку обозначения планета используемые ответчиком ассоциируется с другим обозначением (товарным знаком) "ПЛАНЕТА" в целом, несмотря на их отдельные отличия, оно считается сходным до степени смешения с ним за счет фонетического и семантического признаков сходства.

Вывод суда первой инстанции о наличии сходства используемого ответчиком объекта и товарного знака истца суд апелляционной инстанции признает правильным. При этом с учетом проверки фактически значимых обстоятельств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о высокой степени сходства спорных объектов.

В отношении однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы знаки обслуживания истца и осуществляемой ответчиком деятельности, суд второй инстанции отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Аналогичные положения применяют при оценке однородности услуг.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

На основании указанных методологических подходов суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что утверждать об отсутствии однородности деятельности истца и ответчика нельзя.

Товарный знак N 299509 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических вором, шлагбаумов; спецодежды, средств индивидуальной защиты; электродвигателей; электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного, запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность

Ответчик, в свою очередь, согласно выписке из ЕГРЮЛ, осуществляет деятельность по управлению эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, что соответствует 35 классу МКТУ. Ответчик осуществляет функции управляющей компании торгового комплекса "Планета".

Анализируя указанные классы суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что с точки зрения рядового потребителя деятельность магазинов оптовой и розничной торговли, а также деятельность по управлению нежилого фонда обладают однородностью, хоть и имеют низкую ее степень.

При указанных обстоятельствах высокая степень сходства компенсирует низкую степень однородности и в результате приводит к смешению в глазах потребителя деятельности, осуществляемой истцом и ответчиком.

В отношении квалификации действий истца в качестве недобросовестных, суд отмечает следующее.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления Пленума N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Между тем, с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

Само по себе обращение в суд за судебной защитой не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, а при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

Деятельность истца по предоставлению неисключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак Салимову Рустэму Венеровичу, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, на территории РФ на основании договора, обществу с ограниченной ответственностью "Планета", Красноярский край, г. Бородино, на основании договора неисключительной лицензии на территории: Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 43, Гильманову Салавату Марсильевичу, Республика Башкортостан, Туймазинский р-н, на основании договора неисключительной лицензия на территории: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Островского, д. 4. является обычной деятельностью правообладателя товарного знака и не может быть расценена в качестве злоупотребления правом.

Суд, апелляционной инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае действия предпринимателя по обращению с настоящим иском не могут свидетельствовать о злоупотребления правом.

Таким образом, ответчик незаконно использует обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком истца, в аналогичных услугах.

Вывод суда первой инстанции о нахождении предпринимателя и ответчика в разных регионах не имеют правого значения, поскольку охрана товарного знака осуществляется на всей территории Российской Федерации.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 62 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом при обращении с иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

В ходе рассмотрения настоящего дела в суде первой инстанции ответчик, будучи надлежащим образом извещенным о рассмотрении дела, заявлений о снижении размера компенсации не заявил, каких-либо доказательств не представил.

Исходя из принципа состязательности судопроизводства в арбитражном суде в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, установив факт незаконного использования ответчиком спорного обозначения, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер и масштаб допущенного правонарушения, а также основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, суд апелляционной инстанции считает требование истца о взыскании 100 000 руб. компенсации подлежащими удовлетворению.

Указанные выводы содержательно не опровергнуты ответчиком.

Довод истца об уточнении предмета иска подлежит отклонению.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований может быть использовано истцом до принятия решения судом первой инстанции. Указанное право может быть использовано также истцом при новом рассмотрении дела в первой инстанции после отмены решения кассационной или надзорной инстанцией и передачи дела на новое рассмотрение суду первой инстанции.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику, а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Одновременное изменение предмета и основания иска Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не допускается.

С указанного дополнительно заявленные требования истца носят самостоятельный характер - изменяют одновременно предмет и основания исковых требований, как следствие, указанное изменение исковых требований не подлежит принятию судом.

В связи с изложенным принятое по делу решение подлежит отмене на основании части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом первой инстанции не допущено.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что истцом при подаче искового заявления и последующего уточнения его излишне уплачена государственная пошлина в размере 4000 рублей. Госпошлина за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежит возмещению истцу за счет ответчика.

В соответствии с частью 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом апелляционной инстанции, выдается арбитражный суд первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 08.12.2021 по делу N А11-417/2019 отменить, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить.

Исковое заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Планета" (Владимирская область, г. Муром, ул. Советская, д. 29, ОГРН 1113334001219, ИНН 3334016982) в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРНИП 311028012400084, ИНН 027810700736, Республика Башкортостан, г. Уфа) компенсацию за нарушение исключительных прав в сумме 100 000 рублей, а также 7000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (ОГРНИП 311028012400084, ИНН 027810700736, Республика Башкортостан, г. Уфа) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4000 рублей, уплаченную по платежному поручению от 11.01.2019 N 96 за рассмотрение искового заявления.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.Н. Ковбасюк

Судьи

Д.Г. Малькова Н.В. Устинова