Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2022 г. N 09АП-39790/22 по делу N А40-111841/2021

г. Москва

03 августа 2022 г.

Дело N А40-111841/21

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июля 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 августа 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы АО Кировский завод "Красный инструментальщик", ООО "Вятский инструмент" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2021 года по делу N А40-111841/21, принятое по исковому заявлению Акционерное общество Кировский завод "Красный инструментальщик" (ОГРН 1144345029058) к Обществу с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" (ОГРН 1207700019933), при участии третьих лиц: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Инструмент" (ОГРН 1197847095214); Индивидуальный предприниматель Гирев Алексей Викторович (ОГРНИП 308434511600097) о взыскании денежных средств в размере 2 400 000 руб. 00 коп.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ардашева Н.М. по доверенности от 20.08.2020

от ответчика: Каламкарян Э.Э. по доверенности от 11.04.2022

от третьих лиц: от Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Инструмент" - извещен, представитель не явился; от Индивидуального предпринимателя Гирева Алексея Викторовича - извещен, представитель не явился;

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество Кировский завод "Красный инструментальщик" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак N 570097 в размере 2 400 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены - Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Инструмент"; Индивидуальный предприниматель Гирев Алексей Викторович.

Решением от 25 ноября 2021 года по делу N А40-111841/21 Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "Вятский инструмент" в пользу АО Кировский завод "Красный инструментальщик" компенсацию в размере 100 000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2022 года решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2021 года изменено: с Общества с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" в пользу Акционерного общества Кировский завод "Красный инструментальщик" взыскана компенсация в размере 600 000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 02 июня 2022 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2022 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 02 июня 2022 года указал на то, что суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что судом первой инстанции при частичном удовлетворении исковых требований были неверно установлены обстоятельства и критерии, явившиеся основанием определения размера компенсации. Суд апелляционной инстанции также правильно учел, что ответчиком не оспорена стоимость права использования товарного знака, на которой основан расчет компенсации, и не представлены доказательства, позволяющие снизить размер компенсации. Применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, судом апелляционной инстанции был проверен на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Также Суд по интеллектуальным правам отметил, что суд апелляционной инстанции, признав правомерность исчисления истцом компенсации исходя из паушального взноса и установив, что оба способа использования товарного знака, предусмотренные лицензионным договором, фактически использованы ответчиком, при окончательном определении размера компенсации не мотивировал, каким образом им определена иная стоимость правомерного использования товарного знака, нежели та, которая предусмотрена лицензионным договором, не привел соответствующий расчет компенсации, что может свидетельствовать о произвольном установлении размера подлежащей взысканию компенсации. В постановлении суда апелляционной инстанции указано лишь на обстоятельства, которые были им учтены при установлении размера компенсации, - срок действия лицензионного договора, период и характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, принципы разумности и справедливости, однако сам расчет размера компенсации в обжалуемом постановлении отсутствует. При этом из постановления суда апелляционной инстанции не ясно, каким образом апелляционный суд пришел к размеру компенсации 600 000 рублей.

Иных мотивов и оснований, в силу которых суд определил компенсацию в названном размере, в обжалуемом судебном акте не приведено.

При новом рассмотрении в судебном заседании представители истца и ответчика доводы своих апелляционных жалоб поддержали в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы ответчика возражал.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьих лиц в заседание не явились.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы апелляционных жалоб, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, выслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции полагает, что оспариваемый судебный акт подлежит изменению.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N 570097 и N 588592. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров, в том числе, по 9 классу МКТУ. К 9 классу МКТУ относятся инструменты измерительные.

Истцу стало, известно, что в целях предложения к продаже продукции ответчик ООО "Вятский инструмент" в электронных письмах в адрес контрагентов, в счетах на оплату использует обозначение, сходное с товарным знаком "Красный инструментальщик" (N 570097), что подтверждается счетом ответчика на оплату N 103 от 15.01.2021, в котором отражено словосочетание: "Красный инструментальщик в неизменном качестве". Аналогичным образом заполнен счет ответчика на оплату N 1346 от 27.05.2021.

Также согласно письму контрагента ответчика ИП Гирева А.В., в котором он подробно поясняет обстоятельства заключения договора купли-продажи мерительного инструмента у ответчика: в октябре 2020 года сделка по приобретению ИП Гиревым А.В. толщиномера индикаторного обсуждалась с ООО "НПО "КировИнструмент", в январе 2021 года - счет на оплату с фразой "Красный инструментальщик в неизменном качестве" он получил от ответчика - ООО "Вятский инструмент".

Переписка по заключению договора велась с представителем ответчика, который направлял письма и документы с почтового ящика: zavodkrin@mail.ru.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", установил, факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержденный представленными в материалы дела доказательствами, и пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации установив ее размер в 100 000 руб. из расчета 1 200 000/4/12/*2*2. Оснований для удовлетворения исковых требований в большем размере суд не усмотрел.

Доводы апелляционной жалобы ответчика не нашли своего подтверждения в материалах дела и подлежат отклонению.

Вопреки доводам ответчика, из счета ответчика в адрес Гирева А.В. от 15.01.2021 и счета в адрес ООО "ПСК" от 27.05.2021 усматривается, что ответчиком использовалась стандартная форма счета, которая имеет унифицированный характер и применялась ответчиком неоднократно.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о том, что ответчик не является владельцем сайта с доменным именем "kirovinstrument.ru" не имеет правого значения для дела, так как данный факт не положен истцом в основу иска.

Доказательств того, что в адрес ИП Гирева А.В. и ООО "ПСК" были выставлены счета на оплату в иной редакции, ответчиком в материалы дела не представлено. Также ответчиком не опровергнут факт того, что средство измерений было реализовано ИП Гиреву А.В. (оригинал УПД имеется в деле), и ответчиком получена оплата от данного покупателя.

Также ответчик не оспаривал, что после получения искового заявления в форму счета были внесены изменения: фраза "Красный инструментальщик в неизменном качестве" заменена на фразу "Кировипструмент в неизменном качестве" (с заявлением об уточнении требований истца по делу от 05.10.2021 представлен счет N 1754 от 19.07.2021. выставленный ответчиком в адрес ОАО "Цвет").

Доводы ответчика о фальсификации счета в адрес ИП Гирева А.В. подлежат отклонению, поскольку соответствующих заявлений в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не заявлено. Также ответчиком не представлены доказательства, что в адрес ИП Гирева А.В. выставлялся счет на оплату в иной редакции. При этом, действия лица, которое вело от имени ответчика переписку с ИП Гиревым А.В., были одобрены ответчиком в последующем получением оплаты от покупателя и передачей товара по УПД N 33 от 21.01.2021.

Ответчиком в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства, подтверждающие правомерность использования спорного товарного знака.

Доказательств принятия ответчиком каких-либо разумных мер, направленных на исключение возможности неправомерного использования спорного товарного знака в дело не представлено.

Иная оценка заявителем жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

Иные доводы апелляционной жалобы ответчика не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения, кроме того, данные доводы, были предметом рассмотрения судом первой инстанции и суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку.

Вместе с тем, принимая во внимание доводы апелляционной жалобы истца, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части размера, взысканной компенсации исходя из следующего.

Как указано в пункте 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом, истец в обоснование стоимости права использования товарного знака, представил в материалы дела лицензионный договор, заключенный 30.04.2019 с ООО ТД "Инструмент" в редакции дополнительных соглашений от 20.02.2021, согласно которому за право использования товарного знака лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в виде 4,5%, от выручки, но не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей в год без учета НДС.

Фиксированное вознаграждение за каждый год использования товарного знака является паушальным взносом и подлежит уплате независимо от количества фактов использования товарного знака и конкретного способа использования товарного знака.

Использование товарного знака лицензиатом в течение срока меньшего, чем один год, не является основанием для уменьшения фиксированного вознаграждения за год (п.4.1. договоров в редакции дополнительных соглашений).

Согласно п.4 дополнительного соглашения к каждому лицензионному договору условия раздела 4 Договора, изложенные в п.2 дополнительного соглашения (это указанная выше редакция п.4.1. договора), применяются к отношениям Сторон с 01.01.2020.

Данные договоры и дополнительные соглашения к ним зарегистрированы в ФИПС (лицензионные договоры, дополнительные соглашения к ним, информация о зарегистрированных товарных знаках с указанием зарегистрированных лицензионных договоров с учетом дополнительных соглашений прилагается).

Лицензионные договоры фактически исполняются сторонами, что подтверждается платежными поручениями об уплате лицензионного вознаграждения ООО ТД "Инструмент" за период с 01.05.2019 по 30.04.2020 в размере 4 430 001 руб. 47 коп. с учетом НДС за каждый товарный знак.

Минимальная стоимость использования каждого из указанных товарных знаков составляет 1 000 000 (один миллион) рублей без учета НДС, с учетом НДС - 1 200 000 рублей.

Таким образом, согласно расчету истца размер компенсации составил 1 200 000 руб.*2 - 2 400 000 рублей.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости.

Ответчиком условия лицензионного договора не анализировались и не оспаривались, в частности условие о паушальном размере вознаграждения не подвергалось сомнению.

Вместе с тем, разрешая требование о взыскании компенсации, суд первой инстанции счел необходимым применительно к обстоятельствам данного дела установить иной размер компенсации 1 200 000/4/12/*2*2=100 000 руб.

При этом, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что условиями договора предусмотрено четыре способа (на товарах, в рекламе, в предложении к продаже и в сети интернет) использования товарного знака.

Согласно п. 1.3 договора Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Товарный знак для индивидуализации товаров, в отношении которых Товарный знак зарегистрирован по классу МКТУ 09 путем размещения Товарного знака:

1.3.1. На товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, хранятся или перевозятся с целью последующей продажи или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе на этикетках, упаковках, паспортах, руководствах по эксплуатации, иной документации, входящей в комплект товаров либо сопровождающей документации, включая счета (счета-фактуры), накладные (УПД);

1.3.2. В рекламе, в предложениях о продаже товаров, в том числе в сети "Интернет", в содержании (контенте) Веб-сайта (web-site), в доменном имени и при других способах адресации, в содержании электронных писем".

Также суд первой инстанции правомерно исходил из того, что материалами дела подтвержден только один из способов, а именно использование обозначения в предложениях о продаже товаров, доказательств того, что спорное обозначение использовалось в электронных письмах непосредственно ответчиком в материалы дела истцом не представлено.

Представленные в материалы дела истцом скриншоты электронных писем отправленного с почтового адреса zavodkrin@mail.ru., таковыми не являются, поскольку не позволяют достоверно определить ни отправителя, ни адресата, оригинал письма, якобы полученного истцом или третьими лицами от ответчика, отправка которого может расцениваться как факт нарушения прав истца в материалы дела не представлен.

Истец полагает, что судом первой инстанции не дана оценка способу использования спорного обозначения на свидетельстве об утверждении типа средств измерений, которое третье лицо ИП Гирев А.В. получил в обоснование происхождения приобретенного средства измерений.

Истец пояснил, что АО Кировский завод "Красный инструментальщик" и ответчик осуществляют деятельность в одном сегменте рынка.

Средства измерений всех производителей заносятся в Единый Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН"). Информация имеется в общем доступе на сайте по адресу: figs.gost.ru > fundmetrology.

Перед началом производства каждый производитель утверждает тип средства измерений в отношении каждого вида средства измерений в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Без свидетельства невозможна поверка средства измерений, а без поверки - реализация.

В свидетельстве об утверждении типа средств измерений на толщиномеры индикаторные регистрационный номер 66701-17 (т. 1 л.д. 104), которые заинтересовали ИП Гирева А.В. изготовителем указано: ООО "Научно-производственное объединение "Кировский завод "Красный инструментальщик" (свидетельство было предоставлено ответчиком). То есть в обозначении производителя в части фирменного наименование допущено смешение с фирменным наименованием истца, что ввело в заблуждение ИП Гирева А.В. как потребителя относительно производителя толщиномера, о чем в отзыве на исковое заявление указывал и ИП Гирев А.В. (т.2 л.д. 115-116).

Ссылка на данное свидетельство об утверждении типа средств измерений имеется и в товаросопроводительном документе - УПД на отгрузку толщиномера (т. 1 л.д. 111).

Указанные истцом обстоятельства не могут быть приняты во внимание, судом апелляционной инстанции, поскольку свидетельство об утверждении типа средств измерений выдается соответствующим государственным органом, равно как и сведения которые в него вносятся.

Таким образом, истцом доказано использование ответчиком спорного обозначения только в предложении к продаже (в счетах на оплату).

При определении стоимости права использования соответствующего произведения необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего произведения.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункт 2 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего произведения исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Таким образом, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего произведения тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив размер предъявленной ко взысканию суммы компенсации, срок действия лицензионного договора, учитывая период и характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя за использование обозначения в предложениях о продаже товаров (один способ использования права из четырех предусмотренных лицензионным договором), исходя из принципов разумности и справедливости, а также с учетом приведенного расчета:

1 200 000 руб. - стоимость права / 4 - количество способов использования товарного знака, предусмотренных договором (на товарах, в рекламе, в предложении к продаже и в сети интернет) * 2 -двукратная стоимость права = 600 000 руб. - размер компенсации,

суд апелляционной инстанции полагает, что требования истца о взыскании компенсации подлежат удовлетворению в части 600 000 руб., в удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации оснований не имеется.

Учитывая изложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда подлежит изменению.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2021 года по делу N А40-111841/21 изменить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" в пользу Акционерного общества Кировский завод "Красный инструментальщик" компенсацию в размере 600 000 руб., в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Вятский инструмент" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Н. Лаптева А.И. Трубицын