Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2022 г. N 01АП-4957/22 по делу N А43-26747/2021

г. Владимир

23 августа 2022 г.

Дело N А43-26747/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 августа 2022 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Наумовой Е.Н., судей Захаровой Т.А., Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бундиной Ю.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.05.2022 по делу N А43-26747/2021,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и Красивые" (ОГРН 1157746236185, ИНН 7724310553), г. Москва, к обществу с ограниченной ответственностью "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" (ОГРН 1055233077569, ИНН 5258056945), г.Нижний Новгород, о защите исключительного права на товарные знаки,

при участии представителей: от истца - Азмзбекян И.А. по доверенности от 05.10.2021 сроком на 1 год, диплому о высшем юридическом образовании регистрационный номер 760 от 12.04.2002, Фишера М.Я. на основании выписки из ЕГРЮЛ от 15.08.2022, протокола общего собрания участников N 3;от ответчика- Синицыной А.Ю. по доверенности от 30.08.2021 сроком на 1 год, диплому о высшем юридическом образовании регистрационный номер 1302 от 29.05.2003;

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Молодые и Красивые" (далее - ООО "Инвестиционная компания "Молодые и Красивые", истец) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" (далее - ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА", ответчик) со следующими требованиями:

1. Запретить ответчику любое использование обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", сходных до степени смешения с товарными знаками истца "Лепим и Варим" (Свидетельства N 586449, N 644097, N 644098, N 764000, N 764001) в отношении однородных услуг классов МКТУ 43, 35, 39, 40, в том числе, услуг общественного питания, услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, при осуществлении упаковки и хранения товаров, замораживании пищевых продуктов; в рекламе, рекламных материалах, презентациях товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе в компьютерной сети.

2. Обязать ответчика исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", отличные от комбинированного товарного знака ответчика N 829254.

3. Взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки "Лепим и Варим" (Свидетельства N 586449, N 644097, N 644098, N 764000, N 764001) в размере 21 000 000 руб. 00 коп.

4. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате госпошлины в размере 140 100 руб. 00 коп., расходы на сбор доказательств в размере 1 344 202 руб. 00 коп.

5. Установить для ответчика судебную неустойку в случае неисполнения требования о запрете на использование обозначения "Лепим Варим" в размере 10 000 руб. 00 коп. за каждый день такого неисполнения.

Решением от 16.05.2022 Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил исковые требования.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" обратилось в Первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

Заявитель указывает, что в силу прямого указания закона (пункты 1(3) и 3 статьи 1483 ГК РФ) правовая охрана товарных знаков истца не распространяется на категории любых товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Отмечает, что словесные элементы "свежие" и "пельмени" являются неохраняемыми, а, следовательно, свободными для использования любыми третьими лицами, включая ответчика.

Считает, что размер заявленной истцом к взысканию компенсации является неправомерным, несоразмерным существу предполагаемого нарушения. Кроме того указал, что истцом не доказана связь между расходами на сбор доказательств, заявленных к взысканию, и рассматриваемым делом.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представители истца в отзыве на апелляционную жалобу и в судебном заседании указали на законность и обоснованность принятого судебного акта, в удовлетворении апелляционной жалобы просили отказать.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец являлся обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

Товарный знак* по свидетельству РФ N 586449, дата приоритета 24.07.2015, зарегистрирован 09.09.2016 в отношении услуг 43 класса МКТУ - закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака слов "Свежие Пельмени" (далее - Товарный знак N 586449).

Товарный знак* по свидетельству РФ N 644097, дата приоритета 15.02.2017, зарегистрирован 02.02.2018 в отношении услуг 35 класса МКТУ - агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации;прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая., с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака слов "Свежие Пельмени" (далее - Товарный знак N 644097).

Товарный знак* по свидетельству РФ N 644098, дата приоритета 15.02.2017, зарегистрирован 02.02.2018 в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, а именно: класс 35 - агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи;прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая; класс 43 - закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака слов "Свежие Пельмени" (далее - Товарный знак N 644098).

Товарный знак* по свидетельству РФ N 764001, дата приоритета 21.06.2019, зарегистрирован 25.06.2020 в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ, а именно: класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная;перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов; класс 40 - замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; помол муки; размалывание, с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака слов "Свежие Пельмени" (далее - Товарный знак N 764001).

Товарный знак* по свидетельству РФ N 764000, дата приоритета 21.06.2019, зарегистрирован 25.06.2020 в отношении услуг 39 и 40 классов МКТУ, а именно: класс 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная;перевозка грузовым автотранспортом; перевозка и хранение отходов; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов; класс 40 - замораживание пищевых продуктов; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; помол муки; размалывание, с указанием в качестве неохраняемых элементов товарного знака слов "Свежие Пельмени" (далее - Товарный знак N 764000).

13.02.2021 истец посетил магазин SPAR по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 12/1, где обнаружил отдел кулинарии под вывеской "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ" (похожей на обозначение истца), на территории которого с концепцией открытой кухни (аналогичной концепции истца) осуществлялась деятельность по приготовлению пельменей от раскатки теста, лепки пельменей до их варки и передачи конечному потребителю. Истец заказал две порции готовых вареных пельменей со сметаной, пробил покупку на кассе магазина (чек представлен в материалы дела).

При этом, истец подчеркивает использование ответчиком сходного до степени смешения обозначения на вывеске отдела, схожесть концепций и оформления точки с точками истца, схожесть акций (3+1), блюд из меню ответчика с блюдами из меню истца (схожие составы).

Кроме того, истец указывает, что ответчиком маркируется своя продукция аналогичным с истцом способом, упаковывается в тары, схожие с тарой истца - в прозрачные пластиковые ведерки, обозначая на этикетках "ЛЕПИМ - ВАРИМ", таким образом создавая визуально схожесть с товаром истца.

Истцу стало известно об использовании обозначения ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ в отделах кулинарии магазинов SPAR в г. Москве (по адресам: ул. Большая Лубянка, д.12/1, Смоленская площадь, д.3, ул. Чертановская, д.45а), г. Санкт-Петербурге (по адресам: Выборгское шоссе, д.15, лит.А, пр.Маршака, д.3, стр.1), г. Нижнем Новгороде (по адресам: ул.Пискунова, д.41, Казанское шоссе, д.11) в отношении пельменей и вареников.

Кроме того, истцу стало известно об отзывах покупателей, некоторые из которых поздравляли истца с новыми открытиями, а другие высказывали истцу отрицательные отзывы по качеству продукции.

Истцом совершены контрольные закупки пельменей, маркированных обозначением ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ, факты совершения контрольных закупок зафиксированы истцом средствами видеофиксации.

Согласно сведениям, размещенным на упаковке товара пельмени ЛЕПИМ ВАРИМ, его производителем является ответчик. Согласно кассовым чекам о покупке товаров пельмени ЛЕПИМ ВАРИМ его продажа осуществлялась ответчиком в торговых предприятиях SPAR. Реклама деятельности ответчика по производству и продаже пельменей ЛЕПИМ ВАРИМ размещалась на интернет сайте ответчика по адресу myspar.ru/news/lepim-varim/ в разделе "Новости" за 21.05.2021, что зафиксировано протоколом осмотра письменных доказательств N 77АГ6298239 от 21.06.2021, проведенным временным исполняющим нотариуса г.Москвы Акимова Г.Б. Ребриной Е.Д (далее - Протокол N 77АГ6298239).

По мнению истца, ответчик использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, в рамках однородных услуг, оказываемых истцом: 43 класса МКТУ, в том числе (но не исключительно): закусочные, кафе, кафетерии, рестораны самообслуживания, столовые, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; 35 класса МКТУ, в том числе (но не исключительно): маркетинг, обновление рекламных материалов, презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; 39, 40, классов МКТУ, в том числе (но не исключительно): транспортировка, упаковка и хранение товаров; доставка товаров, расфасовка товаров, упаковка товаров, хранение товаров; замораживание пищевых продуктов, - за пределами зарегистрированных классов под товарным знаком ответчика.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензию от 08.06.2021 исх.N 16/2021, в которой сообщил о незаконном использовании обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком истца на семи торговых объектах, предложил ответчику прекратить любое использование сходных с товарным знаком истца обозначений, выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на указанные выше объекты интеллектуальной собственности в размере 21 000 000 руб. 00 коп., рассчитанную в соответствии с подп.2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ как двукратную стоимость права использования товарного знака истца. Претензия направлена ответчику 10.06.2021 заказным письмом с заказным уведомлением, что подтверждается кассовым чеком Почты России от 10.06.2021, описью вложения в ценное письмо с оттиском календарного штемпеля почтового отделения от 10.06.2021 и уведомлением от 10.06.2021 о вручении заказного письма ответчику.

В ответ на претензию истца ответчик в письме от 18.06.2021 исх.N 18.06.21/31-пс сообщил истцу об отказе в удовлетворении требований истца.

Поскольку ответчик добровольно не исполнил требования претензии, истец обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим исковым заявлением.

Проанализировав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции признал выводы суда соответствующими действующему законодательству и установленным по делу обстоятельствам.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальная собственность охраняется законом. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе: товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1481 ГК РФ выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право. Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании спорного товарного знака.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки, представляющие собой комбинированные обозначения, подтвержден копиями свидетельств на товарные знаки N 586449, N 644097, N 644098, N 764000, N 764001.

Таким образом, вышеуказанные товарные знаки имеют правовую охрану.

Ответчиком поданы в Роспатент возражения на предоставление государственной охраны указанным товарным знакам.

Согласно протоколам заседаний коллегии Роспатента от 14.03.2022 в удовлетворении возражений отказано (копии протоколов от 14.03.2022 представлены в материалы дела).

Как следует из материалов дела, истец осуществил закупки во всех семи магазинах, сведения о которых были размещены на сайте ответчика, с проведением видеосъемок (кассовые чеки и материалы видеосъемок представлены в материалы дела):

1. Москва, ул. Большая Лубянка, д.12, корп.1- 23.07.2021

2. Москва, ул. Чертановская, д.45а- 29.07.2021

3. Москва, ул. Смоленская площадь, д.3 - 08.06.2021

4. Н. Новгород, ул. Пискунова, д.41 - 17.08.2021

5. Н.Новгород, Казанское шоссе, д.11 - 03.08.2021

6. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д.15, лит. А - 01.08.2021

7. Санкт-Петербург, пр. Маршака, д.3, стр.1 - 01.08.2021

Видеозапись процесса приобретения товара в торговой точке (магазине) ответчика, которая представлена истцом на CD-дисках, совершённая в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии статьями 12 и 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, отображает местонахождение отдела "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ" в магазинах ответчика, вывески над указанными отделами в магазине, как, в каких условиях был создан конечный продукт, предлагаемый к приобретению конечному потребителю, с использованием какого обозначения, средства индивидуализации, процесс создания конечного продукта в виде готовой к употреблению продукции, процессы лепки и варки пельменей. Дата покупки следует из чека, который подтверждает факт продажи ответчиком готовой к потреблению продукции. На видеозаписи запечатлен процесс приготовления и приобретения продукции с использованием спорного обозначения. Изображения чеков, зафиксированные на видеозаписи, содержание выданных чеков (наименование ответчика, ИНН, наименование блюда - "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ" - дата выдачи и др.), визуально совпадают с соответствующими доказательствами, представленными истцом в материалы дела. Представленная истцом видеосъемка приобретения готовых к употреблению вареных пельменей не прерывалась.

Кассовые чеки, выданные при покупке продукции, предлагаемой ответчиком к продаже, позволяют определить количество и стоимость товара, содержат реквизиты ответчика, в связи с чем суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что между ответчиком и представителем истца заключен договор розничной купли-продажи (ст. 493 ГК РФ).

Периодом нарушения Истец заявил дату, когда ему стало известно о нарушении его исключительного права, с 13.02.2021.

Ответчиком зарегистрировано право на товарный знак N 829254 в 29 и 30 классах МКТУ.

Возражая против исковых требований, ответчик указал, что обозначение ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ (в виде надписи и логотипа) используется ответчиком для маркировки товаров собственного производства, а именно пельменей, вареников, реализуемых потребителям в магазинах торговой сети Eurospar. Доказательств применения ответчиком обозначения ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ при оказании каких-либо услуг потребителям, в том числе по организации общественного питания, в материалы дела не представлено.

Однако, как следует из представленных в материалы дела доказательств, ответчик не использует свой товарный знак, а использует обозначение, сходное с товарными знаками истца.

Так, в соответствии со свидетельством N 829254 обозначение ответчика является комбинированным, изобразительный элемент размещен в центральной части заявленного обозначения и выполнен в виде стилизованного изображения изделия из теста. Под изобразительным обозначением размещен словесный "ЛЕПИМ ВАРИМ", шрифтом в кириллице заглавными буквами. Между словами "лепим" и "варим" размещена полужирная точка. Над словесными элементами размещена горизонтально ориентированная полужирная полоса.

Однако, данное изобразительное обозначение отсутствует на вывесках, витринах, в меню, на сайте ответчика, что подтверждается материалами фото- и видео- съемок отделов кулинарии в магазинах ответчика, в протоколах осмотра сайта ответчика, проведенных нотариусами 21.06.2021 и 08.10.2021.

Кроме того, ответчик не использует свой товарный знак для обозначения товара: продукты ответчика маркированы обозначением "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ", а не зарегистрированным комбинированным знаком ответчика.

Вместе с тем, указанное изобразительное обозначение, являющееся охраняемым элементом в товарном знаке ответчика, появилось на объекте по адресу: ул. Б.Лубянская, д. 12/1, как следует из фотоснимков к протоколу осмотра от 22.02.2022, но не в виде комбинированного товарного знака, который зарегистрирован согласно свидетельству N 829254, а в виде отдельного самостоятельного изображения. При этом спорное обозначение словесное "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ" также сохранилось, из чего судом сделан вывод о длящемся до даты настоящего времени нарушении - использовании обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками Истца.

Право ответчика на сходный товарный знак имеет приоритет с 07.06.2021.

Товарный знак ответчика зарегистрирован для товаров 29 и 30 класса, по факту же ответчик осуществляет однородный с истцом вид деятельности по приготовлению и реализации готового к употреблению продукта. И в этой осуществляемой им деятельности, равно как и в 29 и 30 классах ответчик использует не свой товарный знак, а спорные обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Таким образом, факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки установлен.

В пункте 75 Постановления N 10 разъяснено, что вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, с учетом пункта 162 названного постановления.

В упомянутом пункте 162 названного постановления разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В пункте 42 Правил указано на то, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В пункте 43 Правил указано на то, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В пункте 44 Правил указано на то, что при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сравнив товарные знаки истца "ЛЕПИМ И ВАРИМ", "ЛЕПИМ И ВАРИМ свежие пельмени" и обозначения, используемые ответчиком в отделах кулинарии в магазинах "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ", суд установил их сходство по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю (согласно представленным в материалы дела доказательствам такое представление у потребителей возникло).

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 7.1.2.1. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководсто), сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

В соответствии с пунктом 7.1.2.2. Руководства сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. при сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем ассоциируются друг с другом.

Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

В соответствии с пунктом 7.1.2.4. Руководства комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общем композиции обозначения. При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При визуальном сравнении товарных знаков истца N 586449, N 644097, N 644098, N 764000, N 764001 с обозначением "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ", используемым в месте реализации ответчиком товара на вывесках, витринах, на экране кассовых аппаратов, в кассовых чеках, в меню, суд установил визуальное сходство - словесные обозначения идентичны, расположение отдельных частей изображений совпадает.

Таким образом, объекты исследования имеют общее зрительное сходство и сходны до степени смешения.

Поскольку для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального его смешения в глазах потребителей, суд установил, что обозначение, используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарными знаками N 586449, N 644097, N 644098, N 764000, N 764001.

В соответствии с заключением Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН N 137-2021 от 02.11.2021, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного с 21.10.2021 по 02.11.2021, с точки зрения потребителей пельменей (шарики из теста, фаршированные мясом), равиоли, цзаоцзы (пельмени китайские), вареников (шарики из теста фаршированные) (30 класс МКТУ); услуг маркетинга, обновления рекламных материалов, презентации товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикации рекламных текстов, распространения рекламных материалов, рекламы, рекламы интерактивной в компьютерной сети (35 класс МКТУ); услуг транспортировки, упаковки, хранения, доставки и расфасовки товаров (39 класс МКТУ); услуг замораживания пищевых продуктов (40 класс МКТУ); услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом (43 класс МКТУ), обладают различительной способностью.

В соответствии с заключением Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН N 11-2022 от 21.02.2022, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного с 08.02.2022 по 21.02.2022, с точки зрения потребителей пельменей (шарики из теста, фаршированные мясом), равиоли, цзаоцзы (пельмени китайские), вареников (шарики из теста фаршированные) (30 класс МКТУ); услуг маркетинга, обновления рекламных материалов, презентации товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, публикации рекламных текстов, распространения рекламных материалов, рекламы, рекламы интерактивной в компьютерной сети (35 класс МКТУ); услуг транспортировки, упаковки, хранения, доставки и расфасовки товаров (39 класс МКТУ); услуг замораживания пищевых продуктов (40 класс МКТУ); услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом (43 класс МКТУ), полученные данные свидетельствуют о наличии сходства до степени смешения между обозначением "ЛЕПИМ ВАРИМ", "ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ" (товарный знак Ответчика N 829254) и товарами/услугами под обозначением "ЛЕПИМ и ВАРИМ" (товарные знаки Истца N 586449, N 644097, N 764001, N 644098, N 764000).

О том, что опасность смешения существует, свидетельствуют данные социологических опросов. Кроме того, истец представил отзывы потребителей в социальных сетях по его продукции, с указанием о том, что приобрели в магазине ответчика блюда под брендом истца, но после, по неудовлетворительному качеству продукции, поняли, что приобрели не продукцию "Лепим и Варим". Таким образом, имеет место уже не просто угроза смешения сходных обозначений, а реальные факты смешения (протокол осмотра, удостоверенный врио нотариуса города Москвы Сусловой Аллой Валерьевной от 26.04.2022 представлен в материалы дела). Представленные отзывы потребителей свидетельствуют, в том числе, о различительной способности товарного знака истца, об известности и узнаваемости бренда "Лепим и Варим", об осведомленности потребителей относительно вкуса и качества продукции истца.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик представил заключение по вопросу исследования обстоятельств использования обозначения для индивидуализации объектов коммерческой деятельности, оценки однородности исследуемых товаров и услуг, сравнения обозначений на предмет наличия вероятности (угрозы) смешения, а также возможности отнесения обозначений к серии товарных знаков от 18.04.2022, проведенным специалистом - патентным поверенным РФ Спильник А.А., результаты социологических опросов, проведенных АНО "Аналитический Центр Юрия Левады" на тему: "Восприятие обозначения ПЕЛЬМЕНИ ЛЕПИМ ВАРИМ от сентября 2021 г., на тему "Мнение потребителей общественного питания относительно связи товарного знака N 586449 и товарного знака N 644098 с конкретным правообладателем от ноября 2021 г.

Оценив указанные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что они не опровергают выводы суда о схожести товарных знаков истца и спорных обозначений, используемых ответчиком.

При определении однородности товаров и услуг суд принял во внимание следующее.

В соответствии с пунктом 7.2.1. Руководства при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

В соответствии с ГОСТ 30389-2013 "Услуги общественного питания. ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" к предприятиям (объектам) общественного питания (предприятие (объект) питания) относятся:

3.1. Имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного питания, в т.ч. изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг.

3.2 ресторан: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий, покупных товаров.

3.3 кафе: Предприятие (объект) питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары.

3.5 предприятие быстрого обслуживания: Предприятие (объект) питания, реализующее узкий ассортимент блюд, изделий, напитков несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени готовности, и обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание потребителей.

3.7 кафетерий: Предприятие (объект) общественного питания, оборудованное буфетной или барной стойкой, реализующее с потреблением на месте горячие напитки, прохладительные напитки, ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе бутерброды, хлебобулочные и кондитерские изделия, горячие блюда несложного изготовления и покупные товары.

3.10 магазин (отдел) кулинарии: Магазин (отдел) по реализации населению продукции общественного питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий.

По характеру деятельности различают:

Предприятия (объекты), организующие производство продукции общественного питания с возможностью доставки потребителям: заготовочные фабрики, цехи по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий, специализированные кулинарные цехи, предприятия (цехи) бортового питания и др.

Предприятия (объекты), организующие производство, реализацию продукции общественного питания и обслуживание потребителей с потреблением на месте и на вынос (вывоз) с возможностью доставки: рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия (объекты) быстрого обслуживания, закусочные, кафетерии, буфеты.

Предприятия (объекты), организующие реализацию продукции общественного питания с возможным потреблением на месте: магазины (отделы).

Несмотря на то, что деятельность по реализации готовой кулинарной продукции и деятельность кафе не являются идентичными между собой видами деятельности, они в первую очередь имеют сходное назначение (удовлетворение потребности в готовых для потребления пищевых продуктов), являются взаимозаменяемыми в сфере услуг общественного питания, и, следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При этом оценка однородности оказываемых услуг является вопросом факта.

Таким образом, деятельность ответчика по реализации готовой кулинарной продукции однородна с деятельностью истца, для индивидуализации которой зарегистрированы товарные знаки истца.

Несмотря на различия в классах товаров/услуг истца и ответчика по Международной классификации товаров и услуг, они являются однородными.

В соответствии с абзацем 1 части 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Истец не передавал ответчику право на использование своих товарных знаков. При этом наличие прав истца на спорные товарные знаки документально подтверждено. Таким образом, суд установил факт нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в пункте 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1,2 и 3 статьи 1301,подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515,подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 10 не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Исходя из пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации по общему правилу добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

В материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что истец, обращаясь с настоящим иском, преследовал не цель защиты нарушенного права, а иную недобросовестную цель.

В обоснование заявления истец также указал, что нарушение прав истца осуществлено многократно, носит грубый систематический характер, обращает внимание на открытие ответчиком все большего количества новых точек с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, что подтверждается протоколом осмотра сайта от октября 2021, согласно которому в период с мая-июня по октябрь 2021 количество отделов кулинарии с вывесками и иными обозначениями "ЛепимВарим" увеличилось с 7 до 26 шт.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц (п. 61 Постановления N 10).

Истец определяет размер компенсации к ответчику в соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ как двукратную стоимость права использования товарного знака "Лепим и Варим", которая составляет применительно к ответчику и его деятельности с незаконным использованием товарных знаков истца 1 500 000 руб. 00 коп. (Размер паушального взноса за одну Точку) х 2 х 7 точек (открытых ответчиком и работающих на дату подачи направления претензии N 16/2021 от 08.06.2021 г.) = 21 000 000 руб. 00 коп.

Учитывая, что факт нарушения исключительных прав на товарный знак подтвержден документально, требование о взыскании компенсации предъявлено истцом правомерно.

В рассматриваемом случае истец, заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки в размере 21 000 000 руб. 00 коп., избрал вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, рассчитав ее исходя из стоимости права использования товарного знака, установленной договорами коммерческой концессии N 2-2018 от 26.04.2018, N 3-2018 от 30.05.2018, N 6-2018 от 24.04.2019, заключенными, соответственно, с индивидуальными предпринимателями Сметаниным К.Б., Хохловой В.О., Карамовой Л.В.

Ответчик заявил возражения против представленного истом расчета размера компенсации, который, по мнению ответчика, является неправомерным, несоразмерным существу предполагаемого нарушения, произведенным ненадлежащим образом по несравнимым обстоятельствам.

Как указано выше, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

Разъяснения, приведенные в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", предусматривают возможность взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере, равном однократной стоимости права использования спорного объекта интеллектуальной собственности, в том числе в случае единичного правонарушения, подлежащей определению судом с учетом установленных им фактических обстоятельств дела.

В обоснование стоимости права использования товарного знака истцом в материалы дела представлены договоры коммерческой концессии N 2-2018 от 26.04.2018, N 3-2018 от 30.05.2018, N 6-2018 от 24.04.2019, заключенные, соответственно, с индивидуальными предпринимателями Сметаниным К.Б., Хохловой В.О., Карамовой Л.В., предметами которых является предоставление пользователю права комплекса прав, включающего права на: товарные знаки; коммерческое обозначение дизайн для внутреннего и внешнего оформления торговых точек; охраняемую коммерческую информацию (секреты производства, ноу-хау, секреты делопроизводства, информационные системы и базы данных).

Однако предметом рассматриваемого иска является защита исключительных прав только на товарные знаки. Следовательно, предмет договоров, положенных в основание расчета компенсации, не может быть признан соразмерным предмету предполагаемого нарушения.

В соответствии с п. 20.1. договора коммерческой концессии N 2-2018 от 26.04.2018 пользователь обязуется уплатить правообладателю паушальный взнос в размере 1 000 000 руб. 00 коп.за точку, в срок 15 календарных дней с даты подписания настоящего договора и 500 000 руб. 00 коп. в срок не позднее 2-х месяцев с даты начала работы Точки. Паушальный взнос считается полностью заработанным правообладателем в соответствующую дату платежа и не подлежит возврату ни при каких обстоятельствах.

Согласно п. 2.2. договора пользователь обязуется уплачивать правообладателю ежемесячное неизменное роялти в следующем размере и порядке: 0 % за первые два месяца работы точки, 5 % от чистых совокупных продаж точки за последующие месяцы работы точки

Аналогичные условия содержат договоры коммерческой концессии N 3-2018 от 30.05.2018 и N 6-2019 от 24.04.2019.

Из обстоятельств дела следует, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, то есть фактически имело место использование права в меньшем объеме, чем предусмотрено представленными истцом договорами коммерческой концессии.

С учетом изложенного, соотнеся условия представленных истцом договоров с обстоятельствами допущенного нарушения, суд первой инстанции обоснованно установил, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах подлежит оплате за правомерное пользование товарных знаков применительно к рассматриваемому случаю, составляет 2 625 000 руб. 00 коп. (1 500 000 руб. 00 коп./4 (количество способов использования) х 7 точек).

Соответственно, компенсация в виде двукратного размера стоимости права использования спорных товарных знаков в рассматриваемом случае составляет 5 250 000 руб. 00 коп. (2 625 000 руб. 00 коп.х 2), в том числе по 1 050 000 руб. за каждый товарный знак.

Оснований для снижения размера компенсации судом в рассматриваемом случае не установлено.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда (далее - Постановление N 40-П) определены порядок и условия снижения размера компенсации, определенного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В абзаце четыре пункта 5 Постановления N 40-П указано, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из указанного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом этого Постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

В рассматриваемом случае, судом по результатам исследования и оценки собранных по делу доказательств, с учетом характера допущенного нарушения установлена стоимость права использования товарных знаков, определенная исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, в размере 5 250 000 руб. 00 коп.

Наличие оснований для снижения размера компенсации ниже установленного законом минимального размера ответчиком документально не подтверждено.

Кроме того, истцом заявлены следующие требования: запретить ответчику любое использование обозначений, содержащих словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", сходных до степени смешения с товарными знаками истца в отношении однородных услуг классов МКТУ 43, 35, 39, 40, в том числе, услуг общественного питания, услуг закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, столовых, отделов кулинарии, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, при осуществлении упаковки и хранения товаров, замораживании пищевых продуктов; в рекламе, рекламных материалах, презентациях товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи, в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе в компьютерной сети; исключить из названия вывесок, меню, названий блюд, кассовых чеков, рекламных проспектов, с сайта, из социальных сетей и с любых иных материальных и нематериальных носителей любые обозначения, содержащие словесные элементы "ЛепимВарим" и "Пельмени ЛепимВарим", отличные от комбинированного товарного знака общества с ограниченной ответственностью "СПАР МИДДЛ ВОЛГА" (ОГРН 1055233077569, ИНН 5258056945), г.Нижний Новгород, N 829254.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

С учетом изложенного неимущественные требования истца обоснованно удовлетворены судом.

С учетом положений пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, пунктов 28 и 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" судом удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика денежных средств на случай неисполнения судебного акта в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

Также истцом к взысканию предъявлены расходы на сбор доказательств в размере 1 344 202 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 140 100 руб.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. К судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с пунктами 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Факт несения расходов на сбор доказательств в размере 1 344 202 руб. подтвержден документально.

Сбор доказательств (получения заключений о наличии или отсутствии различительной способности у товарных знаков истца, протоколы осмотра доказательств) осуществлен истцом в целях доказывания обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела по существу, в связи с чем понесенные издержки связаны с рассмотрением настоящего дела.

Принимая во внимание частичное удовлетворение исковых требований, судебные расходы по делу распределены между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, в связи с чем с ответчика в пользу истца обоснованно взыскано 336 050 руб. 50 коп.расходов на сбор доказательств и 44 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исследовав материалы дела, проверив доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции считает обоснованным решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении исковых требований.

Каких - либо новых обстоятельств, которые могли бы повлиять на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, в апелляционной инстанции не установлено.

Доводы апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку не опровергают законности принятого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине относятся на заявителя апелляционной жалобы.

В силу пункта 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдает арбитражный суд первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 16.05.2022 по делу N А43-26747/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СПАР Миддл Волга" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Н. Наумова

Судьи

Т.А. Захарова Н.В. Устинова