Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2022 г. N 09АП-67133/22 по делу N А40-83721/2022

г. Москва

09 ноября 2022 г.

Дело N А40-83721/22

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Е.А Птанской, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Н. Дроздовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 августа 2022 года по делу N А40-83721/22,

по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя Яковлевой Анастасии Александровны (ОГРНИП: 315784700075868, ИНН: 781422948525)

к Обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН: 1137746410790, ИНН: 7735593896)

третье лицо: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления дальневосточного отделения Российской академии наук (ОГРН: 1022502127878, ИНН: 2539007627)

о взыскании компенсации за использование товарного знака

при участии в судебном заседании представителей от истца: Есина Л.С. по доверенности от 21.04.2022; Нечипоренко П.А. по доверенности от 21.04.2022; от ответчика: Турковский С.А. по доверенности от 25.02.2022; от третьего лица: ИАПУ ДВО РАН - извещен, представитель не явился;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Яковлева Анастасия Александровна обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 188978 в размере 83 220 000 рублей.

Решением от 05 августа 2022 года по делу N А40-83721/22 Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель ответчика обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьего лица в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО "Нанотехнология МДТ" (сокращенное фирменное наименование ЗАО "НТ-МДТ") зарегистрировало товарный знак N 188978 - графическое изображение (марка имеет стилизованный дизайн), состоящий из синего прямоугольника с круглым вырезом и красного треугольника через него, в Российском Агентстве по патентам и товарным знакам 25 мая 2000 года (дата приоритета 25 октября 1999 года), в отношении товаров и/или услуг 09кл. по МКТУ (к которому относятся приборы научные и исследовательские - то есть атомно-силовые микроскопы и сканирующие зондовые микроскопы).

07 марта 2019 года между ЗАО "НТ-МДТ", в лице конкурсного управляющего Джаубаева Р.М. и Индивидуальным предпринимателем Яковлевой Анастасией Александровной был заключен договор купли-продажи имущественного комплекса ЗАО "НТ-МДТ", предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности в составе: нематериальные активы, основные средства, финансовые вложения (полный состав имущества содержится в Приложении N 1 к данному Договору). Так в числе прочего ИП Яковлева А.А. стала правообладателем исключительных прав на товарный знак N 188978.

22 мая 2019 года в Федеральное государственное бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (далее по тексту ФИПС) было подано ходатайство (заявление) об отчуждении исключительного права Закрытого акционерного общества "Нанотехнология МДТ" /ИНН 7735071498/ в пользу Индивидуального предпринимателя Яковлевой Анастасии Александровны в отношении товарного знака 18897. Государственная регистрация отчуждения права была совершена 17 сентября 2019 года за N РД0310556.

Впоследствии Предпринимателем были выявлены факты поставки ООО "НТ-МДТ" наукоемкого оборудования, относящемуся к товарам 9 класса МКТУ в различные высшие учебные заведения и научные центры. Поставки такого оборудования, на котором имеется изображение товарного знака N 188978, осуществлялись в рамках заключенных государственных контрактов и договоров с единственным поставщиком, информация о которых содержится в открытом доступе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Ответчиком использовался спорный товарный знак, начиная с момента создания общества (мая 2013 года), при этом никаких договоров об отчуждении прав, о предоставлении лицензии (исключительной или неисключительной) между ЗАО "НТ-МДТ" (предыдущего правообладателя), ИП Яковлевой (нынешнего правообладателя) и ООО "НТ-МДТ" не заключалось. Вышеуказанные действия ответчика являются нарушением прав ИП Яковлевой А.А. на товарный знак N 188978, являются длительными, умышленными и как следствие, грубыми, причиняющими финансовые убытки как непосредственно индивидуальному предпринимателю, так и компаниям, которые используют указанный товарный знак в рамках заключенных лицензионных договоров.

По факту незаконного использования товарного знака N 188978 истцом была направлена в адрес ответчика претензия, на которую последний предоставил предварительное письмо-ответ N И0119- 14658 от 02.09.2021 о полной поддержке правовой позиции истца и инициации ООО "ПродМир" внутренней проверки на предмет нарушения исключительных прав на товарные знаки истца, а также просьбами в адрес истца о предоставлении дополнительных данных, подтверждающих незаконное использование ООО "ПродМир" товарных знаков истца, и о предоставлении ООО "ПродМир" дополнительного времени для ответа на претензию с целью мирного урегулирования ситуации и разрешения досудебного спора.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как закреплено в подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции установив, что факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 188978 материалами дела подтверждается, доказательств правомерности использования ответчиком спорного обозначения не представлено, исходя из характера нарушения, срока незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателей, принял во внимание принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, в связи с чем, пришел к выводу о возможности взыскания в пользу истца компенсации в заявленном истцом размере = 83 200 000 руб., исходя из двукратной стоимости реализованного ответчиком оборудования, на котором имеется товарный знак N 188978 (41 610 000 руб. * 2).

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению исходя из следующего.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14 февраля 2022 года по делу N А40-64463/20, ООО "НТ-МДТ" запрещено использовать товарный знак по свидетельству N 188978 для товаров 9 класса МКТУ, в том числе "атомно-силовые микроскопы"; "сканирующие зондовые микроскопы", "микроскопы", без получения разрешения в установленном законом порядке, в частности: изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, вводить в гражданский оборот иными способами или хранить для этих целей товары 9 класса МКТУ, на которых нанесено изображение товарного знака N 188978, в том числе, обязать прекратить предлагать к продаже с использованием сети Интернет на сайтах с доменными именами ooo.ntmdt.ru, Ntmdt-si.ru или иными способами вводить в гражданский оборот товары 9 кл. МКТУ с изображение указанного товарного знака

В рамках дела А40-64463/20 судами установлено, что "при сравнении именно графических изображений возникает сходство до степени смешения. Фактически можно сделать вывод, что за исключением незначительного элемента - расположения красного треугольника по отношению к синему квадрату с круглым вырезом, два вышеуказанных графических изображения тождественны." "Включение одного обозначения (графического - изобразительного элемента) в другое, используемое ответчиком, влечет сходство используемых обозначений.

Суды в рамках указанного дела также установили, что "Товарный знак ответчика зарегистрирован исключительно для предоставления услуг по 42 классу МКТУ.

Между тем, первоначальным правообладателем товарного знака N 188978 являлось ЗАО "Нанотехнология МДТ" (сокращенное фирменное наименование ЗАО "НТ-МДТ"). С момента учреждения ЗАО "НТ-МДТ" именно указанной компанией использовался товарный знак N 188978 для индивидуализации производимой продукции (СЗМ и АСМ - которые относятся к приборам для научных целей, то есть товарам 9 класса МКТУ), рядом с которым всегда размещалось коммерческое обозначение: "NT-MDT".

Для иных товаров и услуг товарный знак N 188978 никогда не использовался, среди конечных потребителей данный товарный знак всегда ассоциировался с высокотехнологичным (наукоемким) оборудованием. Все вышеприведенные факты подтверждаются рекламным буклетом ЗАО "НТ-МДТ" за 2011 год и нотариально удостоверенным переводом показаний Быкова В.А. (бывшего генерального директора ЗАО "НТ-МДТ" и ООО "Измерительные приборы") от 28 февраля 2020 года, которые были представлены в Совет по рассмотрению споров и апелляций Ведомства по патентам и товарным знакам США. Наряду с прочим, истцом были представлены доказательства (в том 5 числе и фото) подтверждения факта использования ответчиком товарного знака N 188978 для индивидуализации товаров, относящихся к 9 кл. по МКТУ: в рамках исполнения Договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию N 31908298861-2205316 от 15 октября 2019 года, в части реализации п.п.2.3. Приложения 2, ответчик осуществил поставку и сборку "Модуля комбинированного рассеивания" в Исследовательскую школу химических и биомедицинских технологий Томского Политехнического университета. 02 марта 2020 года экспертная комиссия осуществила проверку поставленного ответчиком товара и по итогам работы установила использование товарного знака N 188978 (графического изображения).

Также факт использования товарного знака истца подтверждается договором о закупке товаров (работ, услуг) N 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), заключенным 24 сентября 2019 года между ФГБУ науки "Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук" (ИАПУ ДВ РАН) и ответчиком на поставку многофункциональной автоматизированной системы ИНТЕГРА Спектра, цена договора составила 41 610 000 рубля 00 копеек. На поставленном в рамках данного договора оборудовании нанесен товарный знак, правообладателем которого является истец. Указанное оборудование - многофункциональная автоматизированная система ИНТЕГРА Спектра относится к товарам 9 кл. по МКТУ (но не к услугам, предусмотренным 42 кл. по МКТУ).

Факт незаконного использования товарного знака N 188978 ответчиком также подтверждается копией протокола осмотра доказательств за 2016-2017 год - сайта ООО "НТМДТ", на котором имеются предложения к продаже СЗМ и АСМ, на которых нанесен спорный торговый знак. При этом в указанный период торговый знак N 725517, с датой приоритета 17 февраля 2018 года, не был зарегистрирован ответчиком.

Пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет преимущество возникшему ранее средству индивидуализации и не связывает его с моментом получения исключительных прав правообладателя по договору об отчуждении товарного знака от прежнего правообладателя.".

Таким образом, судами в рамках дела N А40-64463/20, установлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца по свидетельству N188978.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российкой Федерации к обстоятельства освобожденным от доказывания относятся обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Доводы ответчика о правомерном использовании спорного товарного знака, с согласия первоначального правообладателя (ЗАО "НТ-МДТ") не основаны на нормах права.

Более того, истец отметил, что как следует из сведений, размещенных на сайте Российского агентства по патентам и товарным знакам, предыдущий правообладатель - ЗАО "НТ-МДТ" с другими компаниями заключал лицензионные договора (которые были зарегистрированы в установленном законом порядке). С 2016 года по 2019 год (до момента заключения договора купли-продажи имущественного комплекса) генеральным директором предыдущего правообладателя являлся конкурсный управляющий (назначенный в соответствии с решением Арбитражного суда), который также не заключал каких-либо договоров о предоставлении исключительной или неисключительной лицензии ответчику на использование товарного знака по свидетельству РФ N 188978.

С учетом совокупности представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции правомерно установил, что истцом доказан факт нарушения ответчиком интеллектуальных прав на товарный знак по свидетельству N 188978.

Доводы апелляционной жалобы о том, что подача настоящего иска является злоупотреблением правом со стороны истца, подлежит отклонению, поскольку при рассмотрении настоящего дела не установлено обстоятельств, подтверждающих данное обстоятельство.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю) (п. 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). Соответственно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. При этом злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии признаков злоупотребления правом в действиях лица по приобретению исключительного права на товарный знак и по его дальнейшему использованию не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем соответствующих доказательств ответчиком, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено. Утверждения ответчика на этот счет голословны и надуманны.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, являются формализованными, поскольку они опровергаются фактическими обстоятельствами дела и направлены на неправомерное уклонение от ответственности за нарушение исключительных прав истца, что является злоупотреблением правом со стороны ответчика.

Как указано в пункте 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец, воспользовавшись правом, установленным подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, произвел расчет компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 188978 в размере 83 200 000 руб., исходя из в двукратного размера стоимости товара по договору о закупке товаров (работ, услуг) N 825390076277190000350000 (номер договора 19 04 68), а именно: (41 610 000 руб. х 2).

Соглашаясь с произведенной судом первой инстанции оценкой значимых обстоятельств, принятых во внимание при определении соразмерности компенсации допущенному ответчиком нарушению, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о правомерности удовлетворения исковых требований заявленном размере.

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2022 года по делу N А40-83721/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Е.А. Птанская А.И. Трубицын