Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2022 г. N 09АП-72092/22 по делу N А40-269703/2021

г. Москва

21 ноября 2022 г.

Дело N А40-269703/21

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Е.А. Птанской, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "ЗИЛ-АйПи" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 августа 2022 года по делу N А40-269703/21, принятое по исковому заявлению ООО "ЗИЛ-АйПи" (ОГРН 1157746433756) к ООО "Де Агостини" (ОГРН 1057748953074) третье лицо - ООО "Скейл" (ОГРН 1094401005148) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 441127 в размере 19 980 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Шияненко А.В. по доверенности от 01.02.2022

от ответчика: Грядов А.В. по доверенности от 13.01.2022

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЗИЛ-АйПи" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Де Агостини" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 441127 в размере 19 980 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 июня 2022 года в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Скейл".

Решением от 30 августа 2022 года по делу N А40-269703/21 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого арбитражного апелляционного суда и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители третьего лица в заседание не явились.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является (на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора (02.10.2015 РП0005364)) обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 441127, дата регистрации: 15.07.2011, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 09 - программы игровые компьютерные; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; 28 - автомобили (игрушки); игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки для домашних животных; игрушки с сюрпризом для розыгрышей; качалки-лошади (игрушки); модели транспортных средств уменьшенные; транспортные средства радиоуправляемые (игрушки); игры с кольцами; фишки для игр; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры; триктрак [игра]; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; игры настольные; игра с пиньятами.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик осуществляет незаконное использование вышеуказанного товарного знака "ЗИС/ZIS", выражающееся в продаже товаров, в отношении которых охраняется товарный знак истца, маркированных спорным обозначением, а именно на упаковке масштабных моделей транспортного средства "ЗИC-5B", которые реализуются ответчиком на розничном рынке совместно с журналом "Автолегенды СССР. Грузовики" N 53, 2019 г. Кроме этого, обозначение "ЗИС/ZIS" использовалось ответчиком в предложении о продаже упомянутого товара в сети "Интернет", а именно в составе контента Интернет-сайта, расположенного по доменному адресу deagoshop.ru.

В подтверждение данных обстоятельств истец приложил к иску отчет N 78-ЧД от 20.11.2019 частного детектива Гаряевой Н. С.

По мнению истца, представленные доказательства подтверждают, что ответчик предлагал к продаже и продавал товары, маркированные товарным знаком "ЗИС/ZIS", в розницу, при этом розничная цена масштабной модели транспортного средства "ЗИС-5В", которая реализовывалась ответчиком совместно с журналом "Автолегенды СССР". Грузовики, выпуск N 53, 2019 г. составляла 999 руб. при тираже в 10 000 экз. Ответчик является не только продавцом журнала "Автолегенды СССР.Грузовики", выпуск N 53, сопровождаемого контрафактной моделью, но и издателем данного журнала, а модель транспортного средства является неотъемлемой частью журнала и отдельно не продается, что указано на упаковке самой модели.

По факту незаконного использования товарного знака истцом была направлена в адрес ответчика претензия, которая оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд о взыскании с ответчика компенсации в размере 19 980 000 руб., исходя из двукратного размера розничной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (тираж 10 000 экз. х розн. цена 999 руб. х 2).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции установил, что истец прямо согласовал ввоз ответчиком товаров, маркированных обозначением ЗИС-5, таким образом, поведение истца является непоследовательным, поскольку ответчик добросовестно положился на юридическую ситуацию, согласно которой, истец выразил свое согласие на ввод товара в гражданский оборот, пришел к выводу, что злоупотребление истцом своими правами и нарушение принципа эстоппель является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки указанных выводов суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению исходя из следующего.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Так суд первой инстанции установил, что истец предоставил третьему лицу ООО "Скейл" неисключительную лицензию на использование товарных знаков по свидетельствам РФ N N 72309, 441127 (договор N 3-0712 от 06 июля 2012 года (14.09.2012 РД0108075)).

Вопреки доводам апелляционной жалобы истца макет упаковки спорной продукции был изготовлен лицензиатом истца (ООО "Скейл").

Из представленных ответчиком распечаток электронных писем следует, что 14 января 2019 года ответчик сообщил третьему лицу (ООО "Скейл") о своем намерении сделать военный ЗИС-5 сотруднику третьего лица. 26 апреля 2019 года третье лицо направило ответчику дизайн упаковки ЗИС-5В для утверждения. 13 мая 2019 года третье лицо направило ответчику исправленный дизайн упаковки ЗИС-5В.

Из приложенного к письму фото следует, что на упаковке соответствующей продукции указано, что продукция изготовлена по заказу ООО "Скейл".

Довод апелляционной жалобы о том, что ООО "Скейл" при разработке упаковки продукции нарушило положения лицензионного договора между истцом и ООО "Скейл" не имеет правового значения для правильного разрешения настоящего дела, поскольку истец сам выдал ответчику согласие на использование товарного знака па спорной партии продукции.

В материалы дела ответчиком представлено информационное письмо истца исх. N 48 от 25.06.2019, адресованное ООО "Скейл" (копия ответчику), в котором указано, что "Изучив письмо ООО "Скейл" N 86 от 24.06.2019 о планируемом ввозе продукции на таможенную территорию РФ сообщаем следующее: ООО "ЗИЛ-АйПи" не возражает против ввоза на территорию РФ обществом с ограниченной ответственностью "Де Агостини" следующего товара, произведенного XrNYU(HK) CO., LIMITED: ЗИЛ-130Г, количество продукции 7 100 шт., декларируемая стоимость 36 920 USD; ЗИС-5, количество продукции 6 600 шт., декларируемая стоимость 35 904 USD. Выраженное в настоящем письме согласие на ввоз на территорию РФ продукции, маркированной товарным знаком "ЗИЛ", действительно для предъявления в таможенные органы России до 31.07.2019. Настоящее письмо относится к конкретным указанным поставкам и не является разрешением на дальнейшие поставки аналогичных товаров и декларантов".

Также ответчик представил копию таможенной декларации от 10 июля 2019 года в отношении товаров - масштабные модели - копии автомобилей ЗИЛ-130Г количество 7 100 (вложение в журнал "АВТОЛЕГЕНДЫ СССР", выпуск N 52), ЗИС-5 количество 6 600 шт. (вложение в журнал "АВТОЛЕГЕНДЫ СССР", выпуск N 53).

Указанная в письме-согласии декларируемая стоимость продукции (72 824 долларов США за обе партии и 35 904 за партию товаров ЗИС-5) полностью совпадает с суммой, указанной в таможенной декларации и инвойсе, относящихся к данной партии товара. Письмо-согласие истца при пересечении товаром таможенной границы России было предъявлено таможенным органам, которые путем выпуска товара подтвердили согласие правообладателя товарного знака.

Таким образом, поставка спорной партии товара была прямо согласована истцом.

Кроме того, суд первой инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств пришел к выводу о том, что ЗИС-5В это военная модификация ЗИС-5, что истцом не оспаривается.

Более того, ООО "Скейл" продолжает реализовывать товар в спорной упаковке на своем сайте, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра сайта, на котором реализуется продукция ООО "Скейл".

С учетом изложенного, указывая на многочисленные нарушения лицензиатом (ООО "Скейл") условий лицензионного договора, при этом, не предъявляя к лицензиату каких-либо претензий процессуальное поведение истца является противоречивым, в связи с чем вопреки доводам апелляционной жалобы истца, правомерно квалифицировано судом первой инстанции как злоупотребление своими правами в форме зстоппеля.

Также подлежат отклонению доводы апелляционной жалобы истца со ссылкой на то, что ответчик не представил доказательств проявления им разумной осмотрительности во избежание незаконного использования права на товарный знак, как противоречащие обстоятельствам дела, поскольку ответчик изучил публичный реестр Роспатента и установил правообладателя и лицензиата Товарного знака; после чего ответчик обратился к лицензиату Товарного знака с просьбой разработать макет соответствующей упаковки, которая использовалась ответчиком, а также получил согласие правообладателя товарного знака (истца) на ввоз соответствующей партии товара в Россию.

Поскольку истцом факт нарушения его прав ответчиком не доказан, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении иска.

Судом первой инстанции исследованы обстоятельства, имеющие значение для настоящего дела, дана надлежащая оценка доводам сторон и имеющимся в деле доказательствам, у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для их переоценки.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, рассмотрены судом апелляционной инстанции, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 августа 2022 года по делу N А40-269703/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская