Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2022 г. N 13АП-30642/22 по делу N А56-121113/2021

г. Санкт-Петербург

14 декабря 2022 г.

Дело N А56-121113/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 декабря 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.,

судей Будылевой М.В., Горбачевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Хариной И.С.,

при участии:

от истца: Лозовский С.А. по доверенности от 16.03.2021, Толстов А.Н. по доверенности от 16.03.2021,

от ответчика: Ишмурзин Д.Р. по доверенности от 04.08.2021 (онлайн),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-30642/2022, 13АП-31800/2022) ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Мелиген", ООО "ЛЮМИ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.08.2022 по делу N А56- 121113/2021, принятое

по иску ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Мелиген"

к ООО "ЛЮМИ"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (далее - ответчик) о взыскании 20 772 000 руб. компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара.

Решением суда от 23.08.2022 с ответчика в пользу истца взыскано 2 603 567 руб. компенсации и 30 664 руб. расходов по госпошлине. В остальной части в иске отказано.

Истец, не согласившись с решением суда, направил апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просил решение суда изменить, принять по делу новый судебный акт о взыскании 20 772 000 руб. компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара. В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на то, что суд первой инстанции неправильно определил общий размер компенсации, а также необоснованно уменьшил объем контрафактного товара. Оснований для снижения размера компенсации ответчиком не представлено.

В апелляционной жалобе ответчик просит решение суда первой инстанции изменить, поскольку полагает, что размер компенсации подлежит снижению до 15315 руб. 10 коп., так как ООО "ЛЮМИ" представило заявление о снижении размера компенсации.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы поданной жалобы и возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика, представитель ответчика поддержал доводы поданной жалобы и возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков:

- N 517718, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14.07.2014 г., приоритет товарного знака: 09.09.2011 г., срок действия до 09.09.2031 г., объем правовой охраны в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): настойки для медицинских целей, эликсиры (фармацевтические препараты);

- N 528030, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02.12.2014 г., объем правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе бальзамы для медицинских целей;

- N 537067, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.03.2015 г., приоритет товарного знака: 31.05.2013 г., срок действия до 31.05.2023 г., объем правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ: эликсиры (фармацевтические препараты);

- N 573282, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 14.07.2014 г., приоритет товарного знака: 09.09.2011 г., срок действия до 09.09.2031 г., объем правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ: настойки для медицинских целей, эликсиры (фармацевтические препараты);

- N 593615, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 03.11.2016 г., приоритет товарного знака: 16.10.2015 г., срок действия до 16.10.2025 г., объем правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ: настойки для медицинских целей, эликсиры (фармацевтические препараты), бальзамы для медицинских целей, препараты бальзамические для медицинских целей, средства тонизирующие (лекарственные препараты) настои лекарственные, сбор чайный противоастматический, травы лекарственные, чаи травяные для медицинских целей.

Также истец является правообладателем патента РФ N 84348 на промышленный образец "Упаковка" с приоритетом от 06.02.2012 г., приобретенного у ООО "Алтайский" на основании договора отчуждения N РД0130461, дата регистрации 03.09.2013 г., срок действия исключительного права до 06.02.2027 г.

Истец является производителем лекарственного препарата для медицинского применения с торговым наименованием "Алтайский эликсир", номер регистрационного удостоверения Р N 000065/01, дата регистрации 21.03.2007 г., на этикетке и упаковке товара использует принадлежащие ему товарные знаки и дизайнерское решение, запатентованное в качестве промышленного образца.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик производит, вводит в хозяйственный оборот, предлагает к продаже товар "Алтайский эликсир", упаковка которого сходна до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, при отсутствии согласия истца на совершение указанных действий.

20 октября 2020 года истцом были произведены закупки "Алтайского эликсира" в двух различных бутылках объемом 100 мл и 250 мл в аптеках г.Москвы, расположенных по адресу: г.Москва, ул.Просторная, д.2 Аптека 1375 ООО "Аптечная сеть 03" и г.Москва, ул.Таганская, д.26, строение 1 аптечный пункт N 77-211 ООО "НЕО ФАРМ", что подтверждается актами о проведении контрольной закупки от 20 октября 2020 года и кассовыми чеками.

На упаковке и бутылках крупно нанесено название "Алтайский эликсир", в качестве производителя/организации, принимающей претензии от потребителей, указано ООО "ЛЮМИ".

Согласно принятым ООО "ЛЮМИ" декларациям о соответствии от 27.11.2019 г. на различные партии товара "Алтайский эликсир", указанный товар определяется как "лекарственное средство": Алтайский эликсир 250 мл (либо 100 мл), бутылки (1), пачки картонные, регистрационное удостоверение N Р000240/01 от 23.04.2007 г., производства Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (ООО "ЛЮМИ"), ИНН 7808046175, в них указаны сведения о местонахождении ответчика и адрес производства товара.

Протоколом о производстве осмотра доказательств от 14.10.2021 г. нотариуса Анфилатовой А.Н., с приложением скриншотов, подтверждается наличие в сети интернет на сайте http://lumi.spb.ru информации о производстве и предложении ответчиком к продаже товара "Алтайский эликсир".

Как следует из выводов специалиста - патентного поверенного Российской Федерации Треножкиной И.М. (государственный регистрационный номер 138 от 24.02.1994 г.), сделанных в Заключении от 05.10.2021 г., размещение этикеток на образцах товаров ООО "ЛЮМИ" свидетельствует об использовании ООО "ЛЮМИ" товарных знаков N 517718, N 528030, N 537067, N 573282, N 593615, упаковка товаров ООО "ЛЮМИ" содержит все существенные признаки, указанные в патенте РФ N 84348, что является использованием примышленного образца "Упаковка" по патенту РФ N 84348.

По сведениям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (приложение к письму N 03-63229/21 от 03.11.2021 г.), ООО "ЛЮМИ" за период с 01.01.2019 г. по 01.10.2021 г. в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора представлены сведения и документы в отношении 11 серий (в количестве 116 640 упаковок) лекарственного препарата "Алтайский эликсир", регистрационное удостоверение N PN000240/01 от 25.04.2007 г.

Истец не давал своего разрешения ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и(или) третьими лицами с согласия истца. Производством, предложением к продаже и реализацией товара ответчик нарушил права истца. В связи с чем, истцом в адрес ответчика направлялась претензия от 18.11.2021 г, содержащая требования о прекращении нарушения исключительного права и выплате компенсации, которая получена ответчиком 22.11.2021 г., о чем свидетельствуют сведения с сайта ФГУП "Почта России".

Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения с настоящим иском в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд первой инстанции взыскал с ответчика в пользу истца 2 603 567 руб. компенсации и 30 664 руб. расходов по госпошлине. В остальной части в иске отказано.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционных жалоб, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

В силу п. 2 ст.1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

По смыслу данной нормы закона нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Факт нарушения ответчиком прав истца на товарные знаки путем производства, предложения к продаже, продажи и рекламы, в том числе, в сети "Интернет", продукции, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу, подтверждается контрольными закупками от 20 октября 2020 года.

Протоколом о производстве осмотра доказательств от 14.10.2021 г. нотариуса Анфилатовой А.Н., с приложением скриншотов, подтверждается наличие в сети интернет на сайте http://lumi.spb.ru информации о производстве и предложении ответчиком к продаже товара "Алтайский эликсир".

Факт нарушения прав истца на товарные знаки подтвержден совокупностью доказательств, в том числе: актами контрольных закупок, декларациями о соответствии товара ответчика, протоколом о производстве осмотра доказательств от 14.10.2021 г, удостоверенного нотариусом Санкт-Петербурга Анфилатовой А.В., заключением патентного поверенного Российской федерации Треножкиной И.М. от 05.10.2021 г., письмом Росздравнадзора N 03-63229/21 от 03.11.2021.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и абзаца 6 пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, которые продаются или предлагаются к продаже с незаконным использованием товарного знака. Двукратная стоимость контрафактных товаров в качестве компенсации может быть взыскана не только за фактически проданный товар, но и в случаях предложения к продаже такого товара, исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В пункте 62 Постановления N 10 указано, что суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст.168 АПК РФ) учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (п.3 ч.1 ст.126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п.3 ч.5 ст.151 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 3 "Правил представления документов и сведений о лекарственных препаратах для медицинского применения, вводимых в гражданский оборот", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 N 1510 "О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения", производитель перед вводом в гражданский оборот серии или партии лекарственного препарата представляет в автоматизированную информационную систему Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения через личный кабинет: для каждой серии или каждой партии лекарственного препарата: - документ производителя, подтверждающий количество и качество лекарственного препарата; - подтверждение уполномоченного лица производителя соответствия лекарственного препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Сведения о количестве выпущенного ответчиком товара, содержащиеся в автоматизированной информационной системе (АИС) Росздравнадзора, были предоставлены самим ответчиком и внесены в государственную систему в установленном порядке.

На основании письма Росздравнадзора N 03-63229/21 от 03.11.2021 г., согласно расчету истца, ответчиком выпущено в оборот:

- 39 600 бутылок объемом 100 мл;

- 77 040 бутылок объемом 250 мл.

Согласно части 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, повышающий коэффициент 2 применяется ко всему объему (количеству) выпущенного ответчиком контрафактного товара.

Таким образом, общий размер компенсации составляет:

58 руб. (цена за 1 бутылку 100 мл) х 39 600 (количество бутылок) х2 (двухкратный размер) = 4 593 600 руб.

105 руб. (цена за 1 бутылку 250 мл) х 77 040 (количество бутылок) х 2 (двухкратный размер) = 16 178 400 руб.

4 593 600 + 16 178 400 = 20 772 000 руб. компенсации.

Расчет истца проверен судом апелляционной инстанции и признан обоснованным по праву и по размеру.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного суда РФ о 24.07.2020 N 40-П, снижение размера компенсации допускается лишь в исключительных случаях, не более чем в 2 раза, при наличии совокупности условий: если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (превышение должно быть доказано ответчиком); если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер. Бремя доказывания совокупности указанных обстоятельств возложено на ответчика.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

В данном случае в материалы дела ответчиком не представлены доказательства, подтверждающие наличие оснований для снижения размера компенсации.

Указанные обстоятельства не приняты во внимание судом первой инстанции. Исковые требования ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" документально подтверждены и ответчиком не опровергнуты, в связи с чем апелляционный суд считает необходимым изменить решение суда, удовлетворить исковые требования о взыскании компенсации в сумме 20 772 000 руб.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 августа 2022 года по делу N А56-121113/2021 изменить, изложив резолютивную часть в следующей редакции.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" в пользу закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" 20772000 руб. компенсации и 155 389 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

М.В. Будылева О.В. Горбачева