Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2022 г. N 18АП-15618/22 по делу N А47-12991/2022

г. Челябинск

26 декабря 2022 г.

Дело N А47-12991/2022

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Бояршиновой Е.В., рассмотрел без вызова сторон в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Овчинникова Вячеслава Сергеевича на решение Арбитражного суда Оренбургской области от 18.10.2022 (мотивированное решение от 09.11.2022) по делу N А47-12991/2022.

Индивидуальный предприниматель Юсупов Рафис Ринатович (далее - ИП Юсупов Р.Р., истец) обратился в Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Овчинникову Вячеславу Сергеевичу (далее - ИП Овчинников В.С., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 540573 в размере 25 000 руб. 00 коп., за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" в размере 25 000 руб. 00 коп., а также расходы в виде стоимости приобретенного товара в размере 850 руб. 00 коп., почтовых расходов в размере 492 руб. 00 коп., расходов по оплате государственной пошлины за получение сведений в виде выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. 00 коп., расходов по оплате государственной пошлины (с учетом уточнений требования, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ИП Овчинников В.С., не согласившись с решением суда первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, определив размер компенсации 10 000 рублей.

В обоснование доводов апелляционной жалобы указывает на отсутствие в материалах дела доказательств того, что ответчик знал или должен был знать о нарушении чужих интеллектуальных прав. Не согласен с суммой компенсации в размере 50 000 рублей, считает, что названный размер компенсации не обоснован, несоразмерен нарушению. В материалах дела отсутствуют сведения о вероятных убытках правообладателя, не представлены сведения о ценах на оригинальную игрушку, а также сведения о стоимости правомерного использования товарного знака N 540573 и на произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик". Полагает возможным применение норм абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о нарушении одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности. Компенсация в размере 25 000 руб. также превышает размер вероятных убытков.

В представленном отзыве истец ссылался на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам. Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о принятии апелляционной жалобы к производству суда апелляционной инстанции.

Законность и обоснованность судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП Юсупов Рафис Ринатович является обладателем исключительных прав на товарный знак N 540573, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 540573 *, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2015, дата приоритета 07.02.2013, срок действия до 07.02.2023.

Данное право предоставлено Юсупову Р.Р. на основании лицензионного договора (исключительная лицензия), зарегистрированного 15.02.2021 (РД0354910).

Истец также является обладателем исключительных прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" на основании договора совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.05.2020, с дополнительным соглашением N 1 к договору совместного владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.05.2020 и договором уступки требований (цессии) N 3009-5/21 от 30.09.2021 между ИП Федотовой М.В. и ИП Юсуповым Р.Р. (произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик"; ISBN: 978-5-4472-3376-1, свидетельство Российского авторского общества "КОПИРУС" о депонировании произведения N 014-003437 от "29" июля 2014 г.)

В целях защиты своих исключительных прав истцами выявлен факт продажи продукции, нарушающей их исключительные права, 11.02.2022 в торговом помещении, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 16/1, ТК "Территория" установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП Овчинникова В.С. товара, обладающей признаками контрафактности.

В подтверждение факта купли-продажи названного товара истец представил товарный чек от 11.02.2022 на сумму 850 руб. 00 коп., с указанием реквизитов ответчика, сам приобретенный товар (мягкую игрушку).

Как указал истец, на данном товаре имеется обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 540573, размещены изображения, являющиеся воспроизведением/переработкой объектов авторского права - произведение изобразительного искусства: произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик".

Истцом в адрес ответчика направлена претензия, которая осталась последним без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на то, что товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца, таким образом, ответчик нарушил исключительные права истца путем предложения к продаже и реализации товара, ввиду отсутствия удовлетворения претензии ответчиком, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком прав истца, не усмотрел оснований для снижения компенсации.

Пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что правообладатель может предоставить другому лицу право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Из изложенного следует, что лишь лицензиат (обладатель исключительной лицензии) может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса, при условии, что ему такое право предоставлено лицензиаром.

Поскольку ИП Юсупов Р.Р. является обладателем исключительной лицензии, которой ему предоставлено право на использование произведение дизайна товарный знак N 540573, то обращение с иском за защитой указанного объекта исключительных прав является правомерным.

Относительно прав истца на произведение дизайна.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 35 постановления N 10, исходя из положений пункта 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать нескольким лицам совместно, в том числе при переходе по наследству. Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей.

В силу абзаца первого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Такое соглашение может заключаться, в частности, по вопросам использования соответствующего результата или средства, распоряжения исключительным правом, распределения доходов от совместного использования результата или средства либо от совместного распоряжения исключительным правом.

На основании абзаца четвертого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и их соглашением это правило изменено быть не может.

Таким образом, обращение ИП Юсупова Р.Р. в защиту прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" является правомерным.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся, в том числе произведения изобразительного искусства.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).

Авторские права распространяются, в том числе, на часть произведения, его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пункту 3 настоящей статьи (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Как разъяснено в абзаце пятом пункта 82 Постановления N 10, воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1).

В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ. В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 59 Постановления N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как следует из материалов дела, 11.02.2022 в торговом помещении, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 16/1, ТК "Территория" установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП Овчинникова В.С. товара, обладающей признаками контрафактности.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи выдан: товарный чек, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ОГРНИП продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика (ИП Овчинников В.С.), уплаченной за товар денежной сумме, дате заключения договора розничной купли-продажи, а также сам приобретенный товар - мягкая игрушка "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик".

Доказательств, подтверждающих, что ответчик по чеку от 11.02.2022 продал иной товар, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также не представил.

Также в материалы дела представлена видеозапись приобретения товара.

По смыслу статьи 493 ГК РФ товарный, кассовый чек является документом, подтверждающим факт заключения договора розничной купли-продажи.

Представленный чек подтверждает заключение между сторонами договора розничной купли-продажи. Факт реализации товара в торговой точке ответчика дополнительно подтвержден и видеозаписями покупки. На видеозаписях четко видно место продажи, продавца, игрушку и чек с реквизитами ответчика. Видеозапись ведется непрерывно, четко отображает обстановку и хронологию покупки. Запись приобщены судом первой инстанции к материалам дела.

Указанные доказательства подтверждают факты реализации истцу в торговых точках ответчика спорных товаров.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482; далее - Правила) изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

Реализованный ответчиком товар выполнен в форме мягкой игрушки в виде вислоухого кота серого цвета с усами-нитками, черным носом в форме перевернутого треугольника с имитацией шерсти, вислоухость, расположение глаз близко к носу.

Сравнив фотоизображение приобретенного у ответчика товара (игрушка кот Басик) и товарный знак N 540573 (кот Басик), а также произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что спорный товар, товарный знак и произведение дизайна истцов, сходные до степени смешения, поскольку содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, цвета одинаковое смысловое значение (игрушки в виде вислоухого кота серого цвета с усами-нитками, черным носом в форме перевернутого треугольника с имитацией шерсти, вислоухость, расположение глаз близко к носу).

Игрушка, приобретенная у ответчика, является воспроизведением/ переработкой объекта авторского права - произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" и товарного знака N 540573.

Сходство реализованного товара с изображением "Мордочка Басика" установлено по форме головы, расположением и формой ушей, форме носа, усам.

Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, а также с графическим изображением, исключительное правы на которые принадлежат истцам.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчика права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле не имеется. Осуществляя его продажу без согласия истцов, тем самым ответчик нарушил исключительные права последних.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно признал доказанным факт нарушения исключительных прав истцов действиями ответчика по продаже контрафактного товара - мягкой игрушки.

С учетом доказанности факта нарушения прав истца, судом первой инстанции требования о взыскании компенсации удовлетворены в полном объеме - по 25 000 руб. за каждый объект, всего - 50 000 руб., с чем не согласен апеллянт.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 указанного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двухкратном размере стоимости экземпляров произведения или в двухкратном размере стоимости права использования произведения, определяемом исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просил взыскать компенсацию размере, превышающем установленный, минимальный размер, в размере 50 000 руб. (25 000 руб. х 2 нарушения).

Из разъяснений пункта 61 Постановления N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Соответственно, поскольку ИП Юсуповым Р.Р. заявлено требование о взыскании компенсации в размере 50 000 руб. (25 000 руб. х 2 нарушения), то размер компенсации в данном случае должен быть им обоснован.

В обоснование размера заявленной компенсации истец указал: введение потребителей в заблуждение, потеря правообладателем прибыли ввиду наличия контрафактной продукции, влияние контрафактной продукции на инвестиционную привлекательность приобретения права использования товарного знака.

В пункте 62 Постановления N 10, разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявленный истцом размер компенсации в размере 50 000 руб. (25 000 руб. х 2) обоснован тем, что потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, правообладатель теряет прибыль, причиняется репутационный ущерб истцу подрывом доверия покупателей к оригинальному товару.

Однако суд апелляционной инстанции полагает, что данное обоснование не может являться безусловным для удовлетворения требований о компенсации в заявленном размере. Иных документов и обоснования в рамках заявленного размера компенсации истцом не представлено.

Материалами дела грубость нарушения, длительность правонарушения не подтверждены, обстоятельства неоднократности нарушения также не установлены.

Ответчик ранее не нарушал исключительные права правообладателя и не является производителем контрафактной продукции, а закупило реализованную продукцию у третьего лица.

Истец не сослался на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации и подтвержденные доказательствами, в связи с чем, невозможно убедиться в соразмерности требуемого истцом размера компенсации последствиям реализации (предложения к продаже) ответчиком спорного товара.

Коллегия судей, оценивая характер допущенного нарушения предпринимателем исключительных прав истца, приходит к выводу, что из содержания представленной в материалы дела видеозаписи процесса розничной продажи контрафактного товара, следует, что реализация аналогичного товара в торговой точке ответчика не является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, поскольку основной деятельностью предпринимателя является реализация цветочной продукции.

При этом в настоящем деле суд рассматривает не вопрос снижения размера компенсации ниже низшего предела, а вопрос установления судом разумного и обоснованного размера компенсации.

Применительно к настоящему делу суд учитывает, что в силу положений абзаца первого пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых. Будучи мерой гражданско-правовой ответственности, она имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П).

Установление разумного и обоснованного размера компенсации - прерогатива суда (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021).

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности меры ответственности допущенному нарушению, принимает во внимание негрубый характер однократного допущенного предпринимателем нарушения исключительных прав истца, степень вины нарушителя, отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования товарного знака и вероятных убытков (в том числе упущенной выгоды), а также доказательств негативного влияния хозяйственной деятельности ответчика на деловую репутацию истца, полагает, возможным определить размер компенсации в сумме 10 000 рублей, что составляет минимальный размер компенсации, в связи с чем размер компенсации подлежит определению в размере 20 000 руб. (по 10 000 руб. за каждое из 2-х допущенных нарушений).

Между тем, довод ответчика о необходимости предоставления сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не принимается, поскольку представление таких сведений требуется при определении компенсации на основании пункта 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ, что в данном случае отсутствует.

В свою очередь, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Постановления N 10.

Вопреки доводам апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции не усматривает основания для дальнейшего снижения компенсации до 5 000 руб. за каждое нарушение ввиду отсутствия подачи такого ходатайства (о применении положений абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного суда N 28-П), ответчиком в суде первой инстанции.

При таких обстоятельствах, требования истца подлежат частичному удовлетворению.

Судебные расходы подлежат пропорциональному распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ввиду непредставления ответчиком во исполнение определения суда апелляционной инстанции от 08.11.2022 платежного поручения N 17 от 28.10.2022 об уплате государственной пошлины с отметками банка о списании денежных средств, вопрос о распределении судебных расходов ответчика по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе разрешен быть не может.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба - частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 176, 268-271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 18.10.2022 (мотивированное решение от 09.11.2022) по делу N А47-12991/2022 изменить, изложив первый и второй абзацы резолютивной части решения в следующей редакции:

"Исковые требования индивидуального предпринимателя Юсупова Рафиса Ринатовича удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Овчинникова Вячеслава Сергеевича (ОГРНИП 314565807700560, ИНН 561000570420) в пользу индивидуального предпринимателя Юсупова Рафиса Ринатовича (ОГРНИП 314504725100042, ИНН 504793183664) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 540573 в размере 10 000 руб. 00 коп., за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" в размере 10 000 руб. 00 коп., а также расходы в виде стоимости приобретенного товара в размере 340 руб. 00 коп., почтовые расходы в размере 196,80 руб. 00 коп., расходы по оплате государственной пошлины за получение сведений в виде выписки из ЕГРИП в размере 80 руб. 00 коп., 800 руб. 00 коп. - расходы по оплате государственной пошлины.".

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Е.В. Бояршинова