Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2022 г. N 17АП-6893/22 по делу N А60-53623/2021

г. Пермь

26 декабря 2022 г.

Дело N А60-53623/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 22 декабря 2022 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 декабря 2022 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Лихачевой А.Н.,

судей Назаровой В.Ю., Ушаковой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Можеговой Е.Х., при участии от истца: Светашова Е.Н., паспорт, доверенность от 19.07.2021, диплом;

от ответчика: Душкин Д.В., удостоверение адвоката, доверенность от 20.12.2021;

от третьего лица представители не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы истца, индивидуального предпринимателя Метелкина Дмитрия Юрьевича, ответчика, индивидуальному предпринимателю Туралину Александру Николаевичу

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 03 октября 2022 года

по делу N А60-53623/2021

по иску индивидуального предпринимателя Метелкина Дмитрия Юрьевича (ОГРН 312352524900022, ИНН 352506499356)

к индивидуальному предпринимателю Туралину Александру Николаевичу (ОГРН 317665800203116, ИНН 668200449748)

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Красноярский фейерверк", индивидуальный предприниматель Худяков Игорь Николаевич

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Метелкин Дмитрий Юрьевич обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Туралину Александру Николаевичу о взыскании компенсации в размере 15 000 000 руб. Просит возложить на индивидуального предпринимателя Туралина Александра Николаевича обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830, расположенные по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, д. 18, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 10, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, д. 32, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1; г. Екатеринбург, Березовский тракт, стр. 15.

В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уточнении требований, согласно которому просит возложить на ИП Туралина Александра Николаевича обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830, расположенные по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, д. 18, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 10, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, д. 32, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1; г. Екатеринбург, Березовский тракт, стр. 15. Возложить на ИП Туралина Александра Николаевича обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении. Взыскать с ИП Туралина Александра Николаевича в пользу ИП Метелкина Дмитрия Юрьевича компенсацию стоимости права использования товарного знака по свидетельству N 799830 в размере 15 000 000 рублей. Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 АПК РФ удовлетворено.

С учетом заявленных ответчиком возражений, суд первой инстанции привлек по своей инициативе к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК".

В ходе судебного разбирательства судом первой инстанции по ходатайству истца, при наличии согласия ответчика, назначена судебная экспертиза с целью определения давности изготовления лицензионного договора от 01 октября.2019 г., заключенного между ИП Туралиным Александром Николаевичем и ООО "Красноярский фейерверк" N 02-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству N111204, для проведения экспертизы выбрана кандидатура эксперта, заявленная истцом.

В связи с тем, что ходатайство о назначении судебной экспертизы удовлетворено судом, производство по делу было приостановлено.

Определением суда первой инстанции от 10.06.2022 производство по делу возобновлено.

От эксперта ООО "Центр производства предварительных исследований и судебных экспертиз" поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы.

При таких обстоятельствах суд вынес определение об отложении судебного заседания на основании ст. 158 АПК РФ и продлил срок проведения экспертизы до 22.07.2022.

15 августа 2022 года в материалы дела поступило экспертное заключение, согласно выводам которого, спорный договор был выполнен не позднее 2020 года.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.10.2022 (резолютивная часть от 20.09.2022) исковые требования удовлетворены частично.

Суд возложил на индивидуального предпринимателя Туралина Александра Николаевича (ИНН 667210517875 ОГРНИП 312668527800070) обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830, расположенные по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, д.18, г, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 10, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, д.32, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1; г. Екатеринбург, Березовский тракт, стр.15.

На индивидуального предпринимателя Туралина Александра Николаевича возложена обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении.

С индивидуального предпринимателя Туралина Александра Николаевича (ИНН 667210517875 ОГРНИП 312668527800070) взыскано в пользу индивидуального предпринимателя Метелкина Дмитрия Юрьевича (ИНН 352506499356, ОГРН 312352524900022) 3 000 000 руб. - компенсации, 19 600 руб. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску, 10 000 руб. - в счет оплаты стоимости экспертизы. В остальной части в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец и ответчик обратились в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Истец просит решение изменить в части, взыскать с индивидуального предпринимателя Туралина Александра Николаевича компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 799830 в сумме 7 083 330 рублей; полагает, что расчет размера взыскиваемой компенсации составлен судом первой инстанции без учета фактических обстоятельств допущенного нарушения.

Свою позицию основывает на том, что период использования товарного знака определен лицензионным договором в один год (пункт 11.1 Договора). В ходе рассмотрения спора ответчик не отрицал, что использует в своей деятельности павильоны, в том числе в период правовой охраны товарного знака с 02.03.2021 по 28.02.2022 года, с возобновлением использования павильонов в том же виде с 14.04.2022 года, т.е. в течение 1 года 5 месяцев; в расчете размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции этот период незаконного использования товарного знака, оставив равным 1 году, что не соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом и не оспариваемом ответчиком.

По мнению истца, в формуле расчета компенсации необходимо учесть более длительный, по сравнению со сроком лицензионного договора, период использования товарного знака, для чего 500 000:12*17 месяцев (12+5)=708 333 рублей.

С учетом того, что требования заявлены в отношении пяти торговых павильонов, размер взыскиваемой компенсации должен составить 708 333*5 павильонов*2(двукратный размер стоимости права) =7 083 330 (Семь миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать) рублей.

Ответчик также обратился с апелляционной жалобой, просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новое решение, отказать в удовлетворении требований в полном объем.

Ссылаясь на судебную практику, считает, что выводы суда о том, что торговые павильоны ИП Туралина А.Н. являются схожими до степени смешения с объемным товарным знаком не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Свою позицию основывает на том, что право использования данного патента предусмотрено лицензионным договором N 01-99П от 01 октября 2019 года. Договор был зарегистрирован в установленном порядке.

Таким образом, торговые павильоны, соответствующие по внешнему виду патенту на промышленный образец, используются ответчиком на законных основаниях. До настоящего времени Роспатентом не принято решения о признании недействительным товарного знака N 799830 или промышленного образца N 111204, действует презумпция отсутствия вероятности смешения товарного знака и промышленного образца.

Полагает, что вывод суда первой инстанции о незаключенности лицензионного договора противоречит нормам материального права; лицензионный договор предоставляет Туралину право использования промышленного образца N 111204 на всей территории Российской Федерации.

Ответчик утверждает, что использование павильонов, которые являются промышленным изделием, не может нарушать исключительное право на товарный знак.

Кроме того, ссылается на нарушением судом первой инстанции норм процессуального права, выразившееся в отказе в объединении настоящего дела с делом N А60-53622/2021, указывая на связанность данных дел по основаниям возникновения заявленных требований и по представленным доказательствам.

В судебном заседании представитель ответчика доводы своей апелляционной жалобы поддержал. Заявил ходатайство об отложении судебного заседания до рассмотрения патентного спора Роспатентом и приобщении к материалам дела дополнительных документов в обоснование ходатайства.

В судебном заседании представитель истца доводы своей апелляционной жалобы поддержал, также представил письменный отзыв, находя решение суда законным и обоснованным, просит оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения. По заявленному ответчиком ходатайству возражает.

Рассмотрев заявленное ходатайство об отложении судебного заседания в порядке статьи 159 АПК РФ, с учетом положений ст. 158 АПК РФ, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства по делу, поскольку приведенные заявителем причины для отложения судебного заседания не свидетельствуют о наличии объективных причин, препятствующих рассмотрению апелляционных жалоб и о невозможности рассмотрения дела в данном судебном заседании, отложение судебного заседания приведет к необоснованному затягиванию судебного разбирательства.

На основании части 2 статьи 268 АПК РФ апелляционный суд приобщил дополнительные доказательства к материалам дела, как представленные в обоснование ходатайства об отложении.

Апелляционным судом жалобы рассмотрены в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Метелкин Дмитрий Юрьевич (далее Истец) является обладателем исключительного права на объемный товарный знак по свидетельству N 799830 с приоритетом от 31.10.2019, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 02.03.2021 г. в отношении товаров 13 класса и услуг 35 класса международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ).

Дата приоритета товарного знака 31.10.2019 года, срок действия регистрации до 31.10.2029.

Как указал истец, Метелкину Д.Ю. стало известно о нарушении ИП Туралиным (далее Ответчик) его исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 799830, выразившееся в осуществлении розничной торговли товарами, соответствующими перечню товаров и услуг (13 и 35 классы МКТУ), указанных в свидетельстве на товарный знак N 799830 (пиротехническая продукция), в торговых павильонах, расположенных по следующим адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, д.18, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 10, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Колпинское шоссе, д.32, Московская область, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1; г. Екатеринбург, Березовский тракт, стр.15.

Торговые павильоны по указанным адресам имеют внешний вид, сходный до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830. Правовые основания использовать товарный знак у Ответчика отсутствуют.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения в суд.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, при этом счел возможным снизить размер компенсации, исходя из того, что цена по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака определена в отношении двух товаров: 13 и 35 классов МКТУ, а также в отношении трёх способов использования (п. 1.3 договора от 01 мая 2021); размер компенсации в сумме 15 000 000 рублей, заявленный истцом в отношении пяти павильонов признан судом первой инстанции завышенным, несоразмерным последствиям нарушенного обязательства, в связи с чем суд снизил компенсацию до 3 000 000 рублей согласно приведенному в решении расчету.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

Согласно ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В соответствии со ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец.

В соответствии со ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования в установленных договором пределах, и лицензиату, который может, согласно ст. 1235 ГК РФ, использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах, которые предусмотрены лицензионным договором.

По смыслу ч. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, использованием промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован промышленный образец.

В соответствии с абз. 4 ч. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Товарный знак в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" является зарегистрированным товарным знаком, свидетельство N 799830, правообладатель - Метёлкин Дмитрий Юрьевич, заявка N 2019755281, приоритет от 31.10.2019, зарегистрированный 02.03.2021, в отношении товаров и услуг 13 и 35 класса МКТУ.

Право на использование указанного товарного знака по свидетельству N 799830 передано индивидуальному предпринимателю Худякову Игорю Николаевичу по лицензионному договору (неисключительная лицензия), зарегистрированному 20 сентября 2021 года за N РД0375127 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак N 799830.

Товары и услуги, для которых используется сравниваемые обозначения в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" являются однородными товарам и услугам 13 и 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объемный товарный знак в виде объемного изображения "ящика/коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830.

Сравниваемые обозначения в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" являются сходным до степени смешения с объемным товарным знаком в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830, так как обозначения в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" ассоциируется с товарным знаком в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830 в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом значимым критерием при их сравнении является анализ сходности доминирующих графических изображений и словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами. Анализ показал, что в сравниваемых объемном товарном знаке в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830 и обозначениях в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также существенного тождества словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами.

В материалы дела ответчиком представлен лицензионный договор от 01.10.2019 г., заключенный между ИП Туралиным А.Н. и ООО "Красноярский фейерверк" N 01-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству N 111204.

Судом первой инстанции правомерно указано на то, что наличие лицензионного договора с ООО "Красноярский фейерверк" основанием для использования товарного знака без разрешения правообладателя не является, и не освобождает Ответчика от ответственности за нарушение исключительных прав Истца. Действующее гражданское законодательство не содержит подобного основания для освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав. Соответствующие нормы материального права и обстоятельства Ответчиком не приведены.

Правовой защите подлежит право на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, вне зависимости от сосуществования промышленного образца в силу не опровергнутой презумпции отсутствия вероятности их смешения.

Факт сосуществования промышленного образца и товарного знака предполагаемого нарушителя ("младшего" товарного знака) свидетельствует о том, что Роспатент в ходе экспертизы "младшего" товарного знака не установил вероятность его смешения со "старшим" промышленным образцом (в соответствии с положениями действовавшего на дату приоритета спорного товарного знака (31.10.2019) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, при проверке соответствия требованиям действующего законодательства заявленного на регистрацию обозначения в качестве объемного товарного знака следует учитывать промышленные образцы.

Лицензионный договор, на наличие которого ссылается ответчик, в установленном порядке не был зарегистрирован в спорный период, регистрация состоялась в 2022 году, после предъявления истцом настоящего иска.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" по смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении.

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права.

В связи с отсутствием государственной регистрации договора в период нарушения прав истца, предоставление ИП Туралину А.Н. права использования промышленного образца "павильон фейерверков" по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03 на даты нарушения прав Истца считается несостоявшимся, правовой защите не подлежит; соответственно, у ИП Туралина А.Н. в указанные даты отсутствовали правовые основания использования промышленного образца ООО "Красноярский фейерверк" по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03.

Согласно представленному лицензионному договору (пункт 1.4 раздела 1 "Предмет договора") Лицензиат гарантировал, что использование Патента на условиях договора, будет производиться исключительно в отношении оформления внешнего вида торговых павильонов, адреса и исчерпывающий перечень которых лицензиат обязуется согласовать с Лицензиаром в письменном виде по форме приложения N 1 к настоящему договору.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, в соответствии с требованием сторон договора согласованный перечень и адреса павильонов является существенным условием договора. В отсутствие указанного перечня, договор не является заключенным.

В материалы дела Ответчиком представлено приложение N 1, которое не содержит информации о дате его подписания.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия на дату нарушения прав Истца достигнутого сторонами соглашения по всем существенным условиям лицензионного договора.

После регистрации лицензионного договора Ответчиком не был изменен внешний вид торговых павильонов в соответствии с существенными признаками промышленного образца по патенту N 111204.

Таким образом, довод о законности использования в торговой деятельности ответчика павильонов, выполненных в соответствии с патентом на промышленный образец, N 111204 не подтвержден надлежащими доказательствами (ст.65,67,68,9 АПК РФ).

Согласно представленному лицензионному договору (пункт 1.4 раздела 1 "Предмет договора") Лицензиат гарантировал, что использование Патента на условиях договора, будет производиться исключительно в отношении оформления внешнего вида торговых павильонов, адреса и исчерпывающий перечень которых лицензиат обязуется согласовать с Лицензиаром в письменном виде по форме приложения N 1 к настоящему договору.

В материалы дела ответчиком представлено приложение N 1, которое не содержит информации о павильонах, расположенных по адресам: г. Москва, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, д.18; г. Екатеринбург, Березовский тракт, стр.15.

Нарушение права на товарный знак Истца в торговых павильонах, расположенных по адресу г. Москва, г. Зеленоград, Ленинградское шоссе, д. 18; а также по адресу г. Екатеринбург, Березовский тракт, стр.15, не может быть обосновано ссылками на использование промышленного образца. Наличие в лицензионном договоре условия о возможности оформления павильонов по образу и подобию промышленного образца по свидетельству N 111204 по дополнительным адресам за повышенную плату само по себе не свидетельствует о достижении между сторонами соглашения по указанным адресам.

Доказательства обратного в материалы дела не представлены (ст.65,9 АПК РФ).

Ответчиком в материалы дела представлены следующие документы:

-договор пользования N 10-3 от 20.09.2021 г., содержащий в приложении N 3 фотографию дизайн проекта торгового павильона, расположенного по адресу: Саратовская область, Расковское муниципальное образование, на землях ЗАО Николаевская;

-договор N 0-33-11/21 аренды земельного участка от 28.09.2021 г., расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, пр. Строителей, дом 1В, в приложении N 1/2 к которому имеется фотография размещаемого торгового павильона.

Согласно представленным к указанным договорам фотографиям внешний вид торговых павильонов является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 799830.

При этом право использования промышленного образца по свидетельству N 111204 на данные адреса у ответчика также отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским Кодексом РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В рамках настоящего дела истцом заявлена компенсация в размере 15 000 000 руб. на основании подп.2 п. 4 ст. 155 ГК РФ, расчет произведен истцом исходя из следующего: стоимость права использования товарного знака для одного торгового павильона определена договором (пункт 5.1) в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Условия и способ правомерного использования товарного знака Истца, установленные представленным лицензионным договором, идентичны способу использования товарного знака Истца Ответчиком:

-используется один товарный знак (по свидетельству N 799830) (пункт 1.1 Договора);

-товарный знак используется в отношении одного и то же вида услуг (35 класса МКТУ) -розничной продажи пиротехнической продукции (пункт 1.2, 1.3.1. Договора).

Требование истцом заявлено в отношении 5 павильонов.

Расчет суммы компенсации 5*1500000*2=15 000 000 (Пятнадцать миллионов рублей).

Ответчик попросил снизить заявленный размер компенсации, полагая его чрезмерным.

Суд первой инстанции, рассмотрев довод, посчитал возможным снизить размер компенсации до соразмерной нарушению суммы, исходя из того, что цена по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака определена в отношении двух товаров: 13 и 35 классов МКТУ, а также в отношении трёх способов использования (п. 1.3 договора от 01 мая 2021), расчёт снижения компенсации судом первой инстанции произведен следующим образом: 1500000/5 (два класса и три услуги) х5 (количество павильонов)х2=3 000 000 рублей, признав требования подлежащими частичному удовлетворению в размере 3 000 000 рублей.

По мнению апелляционного суда, доводы апелляционной жалобы истца о том, что в формуле расчета компенсации необходимо учесть более длительный, по сравнению со сроком лицензионного договора, период использования товарного знака, для чего 500 000:12*17 месяцев (12+5)=708 333 рублей, с учетом того, что требования заявлены в отношении пяти торговых павильонов, размер взыскиваемой компенсации должен составить 708 333*5 павильонов*2(двукратный размер стоимости права) =7 083 330 (Семь миллионов восемьдесят три тысячи триста тридцать) рублей, подлежат отклонению (в том числе с учетом положений ст.49, часть 3 ст. 266, ст. 268 АПК РФ), поскольку как следует из материалов дела, изначально расчет компенсации заявлен и произведен истцом без какой-либо привязки к периоду нарушения; соответственно, вопрос о соразмерности и снижении компенсации по данному критерию рассмотрен и исследован судом первой инстанции в рамках заявленного истцом требования, на что правомерно указал ответчик, возражая по жалобе истца (ст.262,65,9 АПК РФ).

Доводы ответчика, изложенные в его апелляционной жалобе, также не опровергают выводов суда первой инстанции по существу спора и не свидетельствуют о незаконности принятого судебного акта.

Ссылки ответчика на решение по делу N А41-84132/2021, вопреки доводам апеллянта, не имеет доказательственного значения для настоящего спора, так как не содержит установленного в рамках данного спора факта отсутствия сходства до степени смешения в отношении павильонов Туралина А.II., расположенных по указанным в настоящем споре адресам, ссылка подателя ответчика на "одинаковое" выполнение павильонов Вагнера Р.С. и Туралина А.Н. не обоснована (ст. 9, 65,67,68 АПК РФ).

Доводы апелляционной жалобы ответчика о необоснованном отказе судом первой инстанции определением от 11.03.2022 в объединении в одно производство настоящего дела и дела N А60-53622/2021 рассмотрены апелляционным судом и отклонены.

В соответствии с ч. 2 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения (ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ).

Вместе с тем закон не устанавливает безусловную обязанность суда по объединению дел; в каждом случае данный вопрос должен решаться с учетом предмета спора и конкретных обстоятельств дела.

При вынесении определения об отказе в объединении дел суд первой инстанции указал, что объединение дел не приведет к процессуальной экономии, исходя из того, что при рассмотрении дела N А60-53622/2021 и дела N А60-53623/2021 подлежат установлении конкретные обстоятельства, связанные с деятельностью различных субъектов предпринимательской деятельности, соответственно, доказательственная база по эти делам не может быть идентичной; нарушения исключительных прав истца установлены каждом конкретном деле в различных торговых точках, расположенных по разным адресам, городам, регионам Российской Федерации; суд при вынесении судебного акта не усмотрел оснований к объединению дел с целью исключения принятия противоречащих судебных актов по указанным делам, поскольку в каждом деле судебный акт будет вынесен с учетом конкретных обстоятельств этого дела, помимо этого разрешение данного вопроса возможно в порядке ч.9 ст.130 АПК РФ.

На основании совокупности изложенных факторов суд первой инстанции пришел к соответствующему выводу, что в данном случае рассмотрение заявленных Истцом требований к ИП Туралину А.Н. и ИП Вагнеру Р.С. в раздельных производствах будет наиболее соответствовать целям эффективного правосудия; объединение дел в одно производство является правом, а не обязанностью суда.

При этом обстоятельств, свидетельствующих о том, что отказ в объединении дел каким-либо образом повлиял на законность вынесенного по делу итогового судебного акт, ответчиком не приведено; отказ в объединении дел не оспорен ответчиком в сроки и порядке, установленном пунктом 7 статьи 130 АПК РФ, определение суда ответчик не обжаловал (ст.9 АПК РФ).

Таким образом, по мнению суда апелляционной инстанции, оценка доказательств по делу произведена судом первой инстанции в соответствии с правилами, установленными ст. 71 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции не усматривает причин для переоценки правомерных выводов суда первой инстанции по доводам апелляционных жалоб; убедительных доводов, основанных на доказательной базе, позволяющих изменить или отменить обжалуемый судебный акт, апелляционные жалобы не содержат, в связи с чем удовлетворению не подлежат.

Оспариваемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм права, являющихся согласно ст. 270 АПК РФ основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на апеллянтов согласно ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 176, 258, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 октября 2022 года по делу N А60-53623/2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

А.Н. Лихачева

Судьи

В.Ю. Назарова Э.А. Ушакова