Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2023 г. N 09АП-85635/22 по делу N А40-160737/2022

г. Москва

11 января 2023 г.

Дело N А40-160737/22

Резолютивная часть постановления объявлена 10 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Ю.Н. Кухаренко, О.Н. Лаптевой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 ноября 2022 года

по делу N А40-160737/22, принятое судьей Чадовым А.С., по иску Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"

(ОГРН: 1037739437229) к Обществу с ограниченной ответственностью "Дедал-НВС" (ОГРН: 1027739837553) третье лицо: Роспатент

о взыскании штрафа

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Пименов М.В. по доверенности N 7 от 11.02.2022

от ответчика: Серков А.В. по доверенности N б/н от 20.09.2022

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "ФАПРИД" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Дедал-НВС" (далее - ответчик) о взыскании штрафа по договору от 09.09.2011 N 2-25-11-00610 в размере 975 000 рублей и об обязании предоставить документацию.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, был привлечен Роспатент.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 01.11.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 10.01.2023 представитель истца доводы жалобы поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, лицо извещено.

Повторно рассмотрев дело в отсутствие представителя третьего лица по правилам статей 123, 156, 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2022 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, в обоснование своих требований истец сослался на то, что в соответствии с условиями договора от 09.09.2011 N 2-25-11-00610 ответчику были предоставлены неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований истец указал, что в нарушение п. 9.1 договора ответчиком не была предоставлена отчетность за период с 3 квартала 2011 по 1 квартал 2021 года, в связи с чем на основании п. 9.6 договора начислена неустойка в сумме 975 000 рублей (25.000 * 39 отчетных периодов).

Кроме того, требования истца о предоставлении отчетной документации до момента подачи иска исполнены не были.

В силу положений ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Кроме того, юридическое лицо, осуществляя предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и вступая в новые договорные отношения, должно было предвидеть последствия совершения им юридически значимых действий. Являясь субъектом гражданских правоотношений, ответчик обязан не только знать нормы гражданского законодательства, но и обеспечить соблюдение этих норм.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 13.1. договора договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по лицензионному договору.

Пунктом 1.7 лицензионного договора предусмотрена подготовка отчетов согласно форме, указанной в разделе 14 договора в соответствии со статьей 1237 ГК РФ. Данная форма (колонки 4-9) заполняется только после произведенной реализации продукции.

Пунктом 1.4 договора стороны согласовали определение "Контракта" - Контракт от 01.04.2011 N 19-2011, заключенный с Thomas Jacks, Ltd, Великобритания.

В соответствии с п. 3.3 Контракта: Контракт от 01.04.2011 N 19-2011 вступает в силу после получения Лицензии на экспорт ФСТЭК РФ. В соответствии с п. 4.3 Контракта последний платеж по нему должен быть получен до 01 июля 2012 года. Пунктом 11.3 установлен срок действия Контракта - до 20 июля 2012 года.

Срок действия экспортной лицензии N Л6431455050682 от 03 мая 2011 года, выданной ООО "Дедал-НВС" Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и разрешающей поставку продукции на экспорт по Контракту N 19-2011 от 01.04.2011, был установлен до 03 мая 2012 года.

Согласно пункту 2.1 Договора Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора право на использование РИД с целью выполнения обязательств Лицензиата в соответствии с условиями Контракта, а Лицензиат уплачивает Лицензиару за право пользования РИД платеж в соответствии. с п.7.2 Договора.

Таким образом, из лицензионного договора следует, что Лицензиар предоставил Лицензиату право на использование РИД исключительно в целях исполнения Контракта и только в течение срока действия лицензии ФСТЭК.

Таким образом, помимо пункта 13.1 лицензионного договора, в нем содержатся и иные условия, которые позволяют констатировать, что срок действия лицензионного договора обусловлен (является производным) от срока (сроков) действия указанного Контракта (01.07.2012) и лицензии ФСТЭК (03.05.2012), которые являются определенными. Данное обстоятельство в исковом заявлении не оспаривается.

Учитывая изложенное, толкование условий договора, проведенное в соответствии со статьей 431 ГК РФ с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств, дает возможность сделать вывод о том, что лицензионный договор от 09.09.2011 действовал до 03 мая 2012 года - установленной лицензией ФСТЭК даты окончания права ответчика на использование результата интеллектуальной деятельности по Контракту.

После 03 мая 2012 года ответчик больше не мог поставлять продукцию по Контракту, в связи с чем у него отсутствовала возможность по использованию РИД и по предоставлению отчетности о его использовании.

Так, исполнение по договору фактически прекратилось в 2012-2013 году, то есть почти 10 лет назад.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1235 ГК РФ в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет.

Согласно статье 190 ГК РФ, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

В соответствии с пунктом 13.1. лицензионного договора он действует до подписания сторонами акта выполнения обязательств по договору.

Учитывая, что в данном случае названное условие зависит именно от воли сторон, и не относится к событию, которое должно неизбежно наступить, следовательно, оно не может являться условием о сроке окончания действия спорного лицензионного договора (статьи 190 ГК РФ).

Кроме того, в лицензионном договоре отсутствует обязанность ответчика по предоставлению "нулевых" отчетов в указанный период, так как все условия договора были выполнены в период его действия.

В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ответчик заявил о применении исковой давности по требованиям об уплате штрафа.

Согласно п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации

Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Поданный истцом иск был зарегистрирован судом 27.07.2022. Таким образом, требования истца о предоставлении отчетов за период с 3 кв. 2011 года по 1-й квартал 2019 года и о взыскании штрафов за их непредоставление выходят за пределы срока исковой давности.

В соответствии п. 1 ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Доводы апелляционной жалобы истца не опровергают выводов суда первой инстанции по существу спора и подлежат отклонению.

В силу положений статьи 432 ГК РФ и пункта 4 статьи 1235 ГК РФ условие о сроке действия относится к существенным условиям лицензионного договора. Условие о сроке действия лицензионного договора, нарушающее требования статьи 190 ГК РФ, в силу положений статей 422 и 168 ГК РФ является недействительным. Таким образом, условие пункта 13.1 о действии Лицензионного договора "до подписания Сторонами акта выполненных обязательств" применению при рассмотрении спора не подлежит.

Толкование условий договора, проведенное в соответствии со статьей 431 ГК РФ с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств, дает возможность сделать вывод о том, что лицензионный договор от 09.09.2011 действовал до 03 мая 2012 года - установленной лицензией ФСТЭК даты окончания права ответчика на использование результата интеллектуальной деятельности по Контракту.

После 03 мая 2012 года ответчик больше не мог поставлять продукцию по Контракту, в связи с чем у него отсутствовала возможность по использованию РИД и по предоставлению отчетности о его использовании".

Исследованные судом фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что обязательства ответчика из Контракта с инозаказчиком прекратились после 03.05.2012 в соответствии с п.1 ст. 416 ГК РФ - невозможностью их дальнейшего исполнения в связи с истечением срока действия экспортной лицензии.

Доказательства продления ответчиком срока действия Контракта или экспортной лицензии истец в материалы дела не представил.

Обязанность ответчика по предоставлению отчетной документации была прекращена в связи с истечением срока действия Лицензионного договора, являющегося производным от сроков действия экспортной лицензии и Контракта.

Кроме того, вопреки позиции заявителя, правомерно определив срок действия лицензионного договора, суд по заявлению ответчика применил срок исковой давности ко всем требованиям истца.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 01 ноября 2022 года по делу N А40-160737/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

Ю.Н. Кухаренко О.Н. Лаптева