Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 2023 г. N 17АП-15747/22 по делу N А60-2196/2022

г. Пермь

13 января 2023 г.

Дело N А60-2196/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 11 января 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 13 января 2023 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Лихачевой А.Н.,

судей Назаровой В.Ю., Ушаковой Э.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шималиной Т.В., при участии от истца: Гаджиев А.Э., паспорт, доверенность от 05.05.2021, диплом;

от ответчика: Посохова О.А., паспорт, доверенность от 09.01.2023, диплом;

от третьего лица представители не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы истца, общества с ограниченной ответственностью "Гортест", ответчика, общества с ограниченной ответственностью "УРАЛГОСТ"

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 13 октября 2022 года по делу N А60-2196/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью "Гортест" (ОГРН 1087746489060, ИНН 7717616798)

к обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛГОСТ" (ОГРН 1156658013050, ИНН 6658470503)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью ""РСК Урал"

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Гортест" (далее - ООО "Гортест", истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛГОСТ" (далее - ООО "УРАЛГОСТ", ответчик) о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ГОРТЕСТУРАЛ" (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "РСК Урал" (ранее наименование - ООО "ГОРТЕСТ УРАЛ").

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 13 октября 2022 года исковые требования частично удовлетворены.

С ООО "УРАЛГОСТ" в пользу ООО "Гортест" взыскано 3 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 28 800 руб. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску. В остальной части в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец и ответчик обратились в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Истец, в доводах жалобы указал на то, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и действующему законодательству, полагает, что суд необоснованно снизил размер компенсации до 3 000 000 рублей: просит взыскать с ответчика компенсацию в сумаме 5 000 000 рублей.

Свою позицию апеллянт основывает на том, что истец использует в своей деятельности охраняемый элемент товарного знака на протяжении 14 лет, что свидетельствует о безусловной известности товарного знака; взыскиваемый истцом размер компенсации не является чрезмерным и направлен на восстановление имущественного положения истца; отсутствуют доказательства тяжелого материального положения ответчика; размер заявленной компенсации соотносится со средним размером компенсации, взыскиваемой в арбитражно-судебной практике по делам со схожими фактическими обстоятельствами; считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Оспаривая выводы суда первой инстанции, ответчик в своей жалобе просит решение отменить, в иске отказать, указал на не применение судом норм права, подлежащих применению; полагает, что подлежит применению принцип "эстоппель", поскольку истец знал о регистрации спорного домена еще в 2014 году, о регистрации ответчика в 2015, был с этим согласен, никаких претензий в связи с этим не предъявлял; вывод суда об использовании ответчиком сайта до мая 2022 года не подтвержден; обращение с настоящим иском является формой злоупотребления правом, поскольку обусловлено корпоративным конфликтом бывших бизнес-партнеров (Кыркунова Е.А., не являющимся лицом, участвующим в деле, и Погодина В.И.), первоначально обозначение "ГОРТЕСТ УРАЛ" использовано в 2014 году при регистрации домена gortestural.ru, то есть до даты регистрации Товарного знака истцом; вывод суда о ценности товарного знака истца является необоснованным, поскольку истец не представил доказательства, подтверждающие продвижение и узнаваемость товарного знака; представленные лицензионные договоры заключены уже после обращения с иском в суд и получения возражений ответчика; отсутствие узнаваемости у товарного знака подтверждает отчет АО "Уиллстрим", где 92 % опрошенных организаций, которые хотя бы раз заказывали услуги по сертификации, не узнали Товарный знак истца.

По мнению апеллянта, вывод суда о том, что в товарном знаке является охраняемым элементом только часть "гортест", противоречит свидетельству на товарный знак истца, где охраняемое обозначение указано в виде слитного написания обозначения "гортестурал"; доказательств широкого использования данного обозначения Истец не представил.

Ответчик полагает, что суд первой инстанции не установил надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения (11 месяцев), приводит свой расчет соотносимой, по его мнению, стоимости права: от 586 853,20 руб. до 1 309 081,03 руб.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции изменить, взыскать сумму компенсации в заявленном размере, апелляционную жалобу удовлетворить. Против доводов апелляционной жалобы ответчика возражал по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва третьего лица по рассмотренному делу А60-2194/2022.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу удовлетворить, доводы апелляционной жалобы ответчика представителем отклонены, по заявленному истцом ходатайству выразил несогласие о приобщении отзыва к материалам дела.

Апелляционным судом в порядке статьи 262 АПК РФ удовлетворено ходатайство истца о приобщении к материалам дела отзыва третьего лица (ООО "РСК Урал", ранее ООО "ГОРТЕСТ УРАЛ") по рассмотренному делу А60-2194/2022, принимая во внимание довод истца, что этот отзыв представлен в опровержение доводов апелляционной жалобы ответчика.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью "ГОРТЕСТ" (далее - Истец) является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "ГОРТЕСТУРАЛ" в отношении услуг 35-го, 42-го, 45-го класса МКТУ с датой приоритета от 22.09.2020 (далее - Товарный знак), что подтверждается свидетельством N 820521.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), основными видами экономической деятельности истца является деятельность по организации по проведению технических испытаний, исследований, анализа и сертификации.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец настаивает на том, что его исключительные права на Товарный знак нарушаются обществом с ограниченной ответственностью "УРАЛГОСТ" (ИНН: 6658470503, ОГРН:1156658013050) (далее - Ответчик).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ответчика является сертификация продукции, услуг и организаций.

Товарный знак используется ответчиком при оказании однородных с деятельностью истца услуг.

На Интернет-сайте https://gortestural.ru/ ответчик предлагает к продаже услуги с указанием Товарного знака истца.

В социальной сети "Вконтакте" ответчик предлагает к продаже услуги в сообществе по адресу: https://vk.com/gortestural. Указанное сообщество содержит вкладку "Товары", где указаны следующие услуги под товарным знаком "Гортест Урал": "Разработка и доработка технических условий"; "Декларация соответствия ГОСТ Р"; "Сертификат соответствия услуг"; "Сертификация ЭКО" и т д. При этом стоимость услуг варьируется от 9000 (девяти тысяч) рублей до 73000 (семидесяти трех тысяч) рублей.

Незаконное использование Товарного знака также выразилось в индивидуализации офисного помещения ответчика, посредством размещения Товарного знака на табличке при входе в офис, а также иных указателях и средствах рекламы в престижном бизнес-центре "Саммит" по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 марта д. 51, оф. 305.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 руб.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1255, 1259, 1301, 1484, 1515 ГК РФ и исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак подтвержден материалами дела. При этом суд на основании пункта 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ снизил размер компенсации до 3 000 000 рублей, исходя из соразмерности допущенного ответчиком нарушения прав истца.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, изучив доводы апелляционных жалоб и возражения сторон, изложенные в отзывах, заслушав пояснения представителей сторон в судебном заседании, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела.

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

В силу ст. 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

С учетом вышеприведенных норм права, а также части 2 статьи 65 АПК РФ, по иску о защите исключительных прав на товарный знак подлежат установлению, в частности, обстоятельства использования ответчиком товарного знака истца или обозначения, сходного до степени смешения с товарных знаком истца, в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован принадлежащий истцу товарный знак.

Как следует из материалов дела, на Интернет-сайте https://gortestural.ru/ ответчик предлагал к продаже услуги с указанием Товарного знака истца, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра страниц от 10.12.2021.

Надлежащие доказательства, подтверждающие наличие у ответчика права на использование в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в материалах дела также отсутствуют.

Вопреки позиции ответчика, совокупность представленных истцом доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достоверности, позволяет сделать вывод о нарушении исключительных прав истца на объект интеллектуальной собственности (ст.71,67,68 АПК РФ).

Ответчик, в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил доказательств реализации права на товарный знак "ГОРТЕСТУРАЛ" на законных основаниях, доказательства наличия у него права использования товарного знака (ст.9 АПК РФ).

В настоящем деле истцом заявлена к взысканию компенсация в размере 5 000 000 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершённых лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункты 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Низший предел размера компенсации, установленный ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, составляет 10000 рублей.

Обосновывая размер компенсации, истец ссылается на следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что истец с даты регистрации (2008 год) осуществляет деятельность в области сертификации под фирменным наименованием "ГОРТЕСТ".

Из уведомления Роспатента от 09.03.2021 следует, что сравнительный анализ товарного знака "ГОРТЕСТ УРАЛ" и отличительной части фирменного наименования "ГОРТЕСТ" показывает, что они являются сходными в силу тождества словесных элементов сравниваемых средств индивидуализации.

Соответственно, охраняемым элементом товарного знака "ГОРТЕСТ УРАЛ" является обозначение "ГОРТЕСТ".

Истец использует в своей деятельности охраняемый элемент Товарного знака на протяжении 14 лет, что свидетельствует о безусловной известности Товарного знака.

В обоснование своей позиции истец представил в материалы дела многочисленные письма от контрагентов, которыми подтверждается, что в ходе сотрудничества в адрес контрагентов Истец направлял коммерческие предложения, на которых содержался товарный знак "Гортест Урал", лицензионные договоры, доказательства их регистрации и осуществления оплат.

Как следует из материалов дела, ответчик без согласия истца использовал Товарный знак в доменном имени "gortestural.ru", активно использовал Товарный знак в сети интернет, в частности, на Сайте.

Из представленного истцом в материалы дела отчета сервиса "MEGAINDEX" усматривается, что ответчик активно продвигал Сайт.

Из обобщенных данных из сервиса "MEGAINDEX" (сервис для анализа рекламных кампаний и поискового продвижения конкурентов) усматривается, что посредством рекламных кампаний сайт https://gortestural.ru/ просматривают около 4 900 человек в месяц, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра (стр.10 нотариального протокола осмотра доказательств от 15.04.2022).

Количественные показатели индексирования домена "gortestural" в поисковых системах "Яндекс" в количестве 1976 раз и "Google" - 897 раз также свидетельствуют об активных рекламных манипуляциях Ответчика в целях выведения интернет-сайта: https://gortestural.ru в первые строки результатов в поисковых системах (стр. 13 нотариального протокола осмотра доказательств от 15.04.2022).

При размещении информации в сети Интернет пользователи самостоятельно, посредством специальных программных средств, определяют уровень доступности размещенной ими информации для пользователей сети Интернет, а также возможность или невозможность индексирования информации поисковыми системами.

На странице 15 нотариального протокола осмотра доказательств от 15.04.2022 указан показатель внешних ссылок сайта в размере 25% (SEO).

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что на иных интернет-сайтах платно размещалась ссылка на интернет-сайт: https://gortestural.ru.

Кроме того, ответчик посредством услуг третьих лиц продвигал Сайт и домен сходный до степени смешения с Товарным знаком истца.

Из ответа ООО "Яндекс" следует, что одним из плательщиков за рекламное продвижение Сайта является ООО "АДВ-сервис".

Согласно выписке по счету ответчика за период с 19.07.2021 по 30.06.2022 Ответчиком перечислены денежные средства в размере 1 053 000 (один миллион пятьдесят три тысячи) рублей в адрес ООО "АДВ-сервис" и 283 680 (двести восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей в адрес ООО "Яндекс".

В рамках дела N СИП-759/2021 ответчиком представлялись многочисленные платёжные поручения в адрес ООО "АДВ-сервис" и ООО "Яндекс", подтверждающие оплату за продвижение сайта: https://gortestural.ru/ (далее - Сайт) в 2020 году.

Ответчик с целью увеличения количества клиентов понёс затраты на рекламу и продвижение Сайта и домена "gortestural.ru" в размере не менее 1 336 680 (один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Ответчик с даты регистрации Товарного знака по май 2022 года использовал на Интернет-сайте: https://gortestural.ru/, предлагая к продаже услуги с указанием Товарного знака Истца, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра страниц от 10.12.2021 (стр. 14,15 приложения N 6 к иску), отчетом о проведении осмотра страниц интернет-сайта gortestural.ru.

Ответчик с даты регистрации Товарного знака по май 2022 года использовал сообщество в социальной сети "Вконтакте" по адресу: https://vk.com/gortestural, которое содержит ссылку на сайт: https://gortestural.ru/, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра доказательств от 08.07.2021.

Указанное сообщество содержит вкладку "Товары", где указаны следующие услуги под товарным знаком "Гортест Урал": "Разработка и доработка технических условий"; "Декларация соответствия ГОСТ Р"; "Сертификат соответствия услуг"; "Сертификация ЭКО" итд. При этом стоимость услуг варьируется от 9000 (девяти тысяч) рублей до 73 000 (семидесяти трех тысяч) рублей, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра страниц от 08.07.2021.

При этом в заявлении о признании незаконным решения Роспатента в рамках дела СИП-759/2021, ответчик подтвердил, что является владельцем указанного сообщества.

Таким образом, ответчик непрерывно на протяжении 11 месяцев использовал Товарный знак истца при оказании услуг в области сертификации. Следовательно, использование Товарного знака является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика.

Аудиозаписью разговора с контрагентом ответчика подтверждает, что ответчик использует бренд "ГОРТЕСТ УРАЛ" в целях привлечения большего количества контрагентов.

Анализ мест нахождения клиентов ответчика свидетельствует о том, что ответчик оказывает услуги на территории Российской Федерации, в том числе Свердловской области, и не ограничен рамками конкретного региона, что совпадает с территорией деятельности Истца (РФ, в том числе Свердловская область).

Предложения ответчика о предоставлении услуг в сети "Интернет" на сайте, в том числе в доменном имени, в рекламе, создают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, вводят потребителей в заблуждение, что приводит к оттоку клиентов от истца и увеличению соответственно прибыли ответчика.

Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что полученная ответчиком выручка после даты регистрации Товарного знака является результатом нарушенных исключительных прав истца.

В результате непрерывной продажи услуг в области сертификации с использованием Товарного знака Истца на протяжении 11 месяцев, выручка ответчика от реализации услуг под Товарным знаком с даты регистрации Товарного знака истца (19.07.2021) по май 2022 года составила 24 067 201 рублей.

Соответственно, полученная ответчиком выручка с июля 2021 по май 2022 года является результатом нарушения исключительных прав истца. Показатели выручки указывает на устойчивое имущественное положение ответчика.

Исходя из материалов дела, ответчик против заявленного размера компенсации возражал, полагая, что удовлетворение иска в полном объеме приведет к неосновательному обогащению истца.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленный размер компенсации в размере 5 000 000 руб. при изложенных обстоятельствах не только восстановит нарушенное право истца, но и приведет к его обогащению, установив, что соразмерной допущенному нарушению будет компенсация в размере 3 000 000 руб.

По мнению апелляционного суда, доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца о необоснованном снижении судом первой инстанции компенсации по указанному основанию, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (ст.71,65,9 АПК РФ) и не противоречит положениям статей 1301, 1311,1515,1537 ГК РФ (пункты 43.2,43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5).

Рассмотрев доводы ответчика, апелляционный суд считает их подлежащими отклонению исходя из следующего.

Довод ответчика о неиспользовании домена "gortestural.ru" и интернет-сайта: https://gortestural.ru/ опровергается многочисленными доказательствами, в том числе вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2022 по делу N СИП-759/2021.

Ответчик использовал товарный знак "ГОРТЕСТ УРАЛ" на интернет-сайте: https://gortestural.ru/ (далее-Сайт), что подтверждается пояснениями самого ответчика от 15.03.2022 в рамках дела N СИП-759/2021.

Факт принадлежности интернет-сайта ответчику установлен в Определении Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2022 по делу N СИП-759/2021.

В рамках судебного заседания от 15.03.2022 по делу N СИП-759/2021 ответчик подтвердил длительное и непрерывное использование доменного имени "gortestural" на сайте: https://gortestural.ru/, что подтверждается стенограммой судебного заседания от 15.03.2022.

Изложенное выше также подтверждает факт использования ответчиком интернет-страницы по адресу: https://gortestural.ru/ в период с марта 2021 года по 15 марта 2022 года.

Кроме того, между ответчиком и ООО "АДВ-сервис" 04.12.2019 заключен договор N 2019/12/04-371848-adv на оказание услуг в сети Интернет.

Согласно письму ООО "АДВ-сервис" рекламные кампании в отношении Сайта осуществлялись ответчиком посредством личного кабинета в сервисе "ELama".

Детализация услуг, статистика аккаунта рекламной системы "Яндекс.Директ" и "Google Ads" подтверждают, что рекламные кампании в период с 19.07.2021 по май 2022 осуществлены и оплачивались ответчиком в отношении Сайта и домена "gortestural.ru".

Через личный кабинет elama-16182837 также размещалась реклама в отношении других сайтов; из вышеперечисленных документов усматриваются оплаты ответчика за продвижение именно спорного Сайта.

Согласно акту сверки взаимных расчетов, ответчик за весь период действия договора перечислил в адрес ООО "АДВ-сервис" денежные средства в размере 2 839 000 рублей.

Согласно выписке по счету ответчика за период с 19.07.2021 по 30.06.2022 ответчиком перечислены денежные средства в размере 1 053 000 (один миллион пятьдесят три тысячи) рублей в адрес ООО "АДВ-сервис" за оплату услуг по продвижению Сайта.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик не только активно использовал Товарный знак истца, но и осуществлял значительные финансовые вложения в продвижение домена и Сайта.

Ответчик использовал интернет-сайт: https://gortestural.ru/ с даты регистрации товарного знака по май 2022 года, что подтверждается размещением на сайте данных 7 сотрудников ответчика, номера телефона, принадлежащего ответчику, а также информации о клиентах ответчика.

На интернет-сайте https://gortestural.ru/, представлен контактный телефон +7 (343)311-62-80, который согласно данным из электронного сервиса "Гарант" и "КонтурФокус" числится за ответчиком.

Данный номер является единственным контактным на интернет-сайте для связи с сотрудниками ответчика.

Из ответа ПАО "Вымплеком" усматривается, что данный абонентский номер телефона принадлежит ответчику, а также осуществление ответчиком оплат услуг связи по данному номеру, в том числе с января по май 2022 года.

На сайте в спорный период были указаны следующие сотрудники: Ксения Ращектаева, Светлана Коновалова, Андрей Филимонцев, Жанна Шарипова, Маргарита Лейман, Екатерина Маслюкова с идентичными фотографиями.

Однако согласно информации, содержащейся в веб-сервисе быстрой проверки контрагентов "КонтурФокус" численность сотрудников в компании ответчика 7 человек, а в компании ООО "РСК УРАЛ" (ранее - ООО "Гортест Урал"), которая, по мнению ответчика, использовала Сайт, - 1 человек.

Вышеуказанные лица являются сотрудниками ответчика, что усматривается из банковской выписки (ежемесячно выплачивается заработная плата) и не оспаривается ответчиком.

Кроме того, на Сайте содержалось указание о клиентах ответчика (например, АО НПП "Полигон", ПАО "Нипигормаш", ООО "Уральский Метизный Центр"), которым оказывал услуги именно ответчик, а не какое-либо иное юридическое лицо, что усматривается из выписки ответчика по счету (платежи от 14.02.2022, 11.01.2022, 29.06.2022).

Вышеуказанное свидетельствует об использовании Сайта именно ответчиком, обработке входящих запросов и трафика силами ответчика, следовательно, получение прибыли от сайта тоже ответчиком.

Использование сайта ответчиком до мая 2022 года подтверждено скриншотами из программы "Wayback Machine", сохраняющей архивные копии сайтов.

Доводы ответчика о частичном сохранении правовой охраны товарному знаку "ГОРТЕСТУРАЛ" N 677624 не имеют правового значения в рамках рассмотрения настоящего дела, поскольку правовая охрана товарного знака не сохранена в отношении услуг по сертификации и сопутствующих услуг.

Из материалов дела усматривается, что ответчик использует Товарный знак при оказании услуг по сертификации, а не при оказании перечня услуг, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству N 677624.

Из уведомления Роспатента от 09.03.2021 следует, что сравнительный анализ товарного знака "ГОРТЕСТ УРАЛ" и отличительной части фирменного наименования "ГОРТЕСТ" показывает, что они являются сходными в силу тождества словесных элементов сравниваемых средств индивидуализации.

Соответственно, охраняемым элементом товарного знака "ГОРТЕСТ УРАЛ" является обозначение "ГОРТЕСТ".

Таким образом, истец использует охраняемый элемент товарного знака в каждом факте хозяйственной деятельности, поскольку выступает в коммерческом обороте под фирменным наименованием "ГОРТЕСТ".

С учетом пункта 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила) сходство обозначений определяется, в том числе, на основании вхождения одного словесного обозначения в другое.

Таким образом, о сходстве обозначений свидетельствует наличие одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным элементом противопоставленного средства индивидуализации и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018, от 25.01.2019 по делу N СИП-261/2018, от 24.05.2019 по делу N СИП-585/2018, а также постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2020 N С01-328/2020 по делу N А50-8083/2019:и других.

Кроме того, из многочисленных писем контрагентов следует, что в ходе сотрудничества в их адрес истец направлял коммерческие предложения, на которых содержался товарный знак "Гортест Урал".

Так же использование Товарного знака подтверждается заключенными лицензионными договорами.

Факт регистрации указанных договоров подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

В адрес истца поступила оплата по указанным договорам, что подтверждается платежными поручениями N 739, N 537.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о ценности Товарного знака для иных коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области сертификации.

Доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом подлежат отклонению, поскольку предоставление правовой охраны Товарному знаку истца установленным порядком ответчиком не оспаривалось.

Доводы ответчика о том, что суд не установил надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, подлежит отклонению, поскольку истцом выбран способ определения размера компенсации, установленный в пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10) в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума N 10 по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Довод ответчика о необоснованности установленной судом к возмещению компенсации, ввиду отсутствия расчета надлежащей стоимости права, а также представленный ответчиком в жалобе расчет, подлежат безусловному отклонению, поскольку истцом избран иной способ компенсации, который не подлежит самостоятельному изменению судом.

При этом, как указано ранее, снижение судом первой инстанции в связи с возражениями ответчика компенсации до соразмерной последствиям нарушения суммы - 3 000 000 рублей, не противоречит материалам дела и положениям статей 1301, 1311,1515,1537 ГК РФ (пункты 43.2,43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5).

Лицензионные договоры представлены истцом в целях обоснования ценности товарного знака для иных субъектов хозяйственной деятельности, а не для расчета размера компенсации.

Исходя из изложенного, доводы жалоб истца и ответчика не нашли своего подтверждения в материалах дела, признаны апелляционным судом необоснованными, не влияющими на результат разрешения спора.

Таким образом, оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции, принимая во внимание доводы жалоб, апелляционный суд не находит. Доказательства и обстоятельства спора, на которые ссылаются апеллянты в своих жалобах, исследованы и приняты во внимание судом первой инстанции, что нашло подтверждение в ходе проверки и повторного рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Иное толкование судом положений законодательства, а также иная оценка ими обстоятельств спора, не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права.

Судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб, доводы которых проверены в полном объеме и не могут быть учтены, как влияющие на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Судом апелляционной инстанции не установлены нарушения норм материального или процессуального права, которые в силу статьи 270 АПК РФ могли бы повлечь изменение или отмену решения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителей.

Руководствуясь статьями 176, 258, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 октября 2022 года по делу N А60-2196/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

А.Н. Лихачева

Судьи

В.Ю. Назарова Э.А. Ушакова