Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 января 2023 г. N 09АП-87347/22 по делу N А40-181074/2021

г. Москва

20 января 2023 г.

Дело N А40-181074/21

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 января 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Ю.Н. Кухаренко, Е.А. Птанской

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя Матвеева Ильи Геннадиевича на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 октября 2022 года по делу N А40-181074/21, принятое по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя Матвеева Ильи Геннадиевича (ОГРНИП 312774629801065) к ООО "Вкусные поставки" (ОГРН 5157746159456)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 479647, 479648 в размере 1 920 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Акимова О.Е. по доверенности от 01.12.2022

от ответчика: Крюкова Ю.А. по доверенности от 10.01.2023

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Матвеев Илья Геннадиевич (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения и уменьшения размера исковых требований, к Обществу с ограниченной ответственностью "Вкусные поставки" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N N 479647, 479648 в размере 1 920 000 руб.

Решением от 24 октября 2022 года по делу N А40-181074/21 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, представитель истца обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении требований.

В обоснование доводов заявитель апелляционной жалобы указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Суд нарушил и неправильно применил нормы материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражал, решение суда считает законным и обоснованным.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, не находит предусмотренных законом оснований для отмены или изменения оспариваемого решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельству РФ N 479647, дата регистрации: 10.12.2009, в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; карамели; шоколад; вафли; марципаны; печенье; пряники; торты фруктово-ягодные; пралине, услуг 35 класса МКТУ - продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); и по свидетельству РФ N 479648, дата регистрации: 28.09.2012, в отношении товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; конфеты; карамели; шоколад; вафли; марципаны; зефир; пастила; печенье; халва; пряники; торты; пралине.

В обоснование исковых требований истец указал, что 05 февраля 2021 года в магазине Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", расположенном по адресу: г. Москва, пл. Новая, д. 10, 2, был приобретен батончик мармелада клюквенного "Храм Василия Блаженного". 09 февраля 2021 года в магазине ООО "Врата-7", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15, был приобретен батончик мармелада в темном шоколаде. 02 марта 2021 года в магазине АО "Торговый Дом Гум", расположенном по адресу: г. Москва, пл. Красная, д. 3, был приобретен шоколад Бона Goldden Russia-Petersbo.

Как следует из информации на этикетках, производителем данных товаров является ответчик.

Вышеуказанные товары снабжены товарными знаками, права на которые принадлежат истцу, по свидетельствам РФ N N 479647, 479648.

Также истец указал, что ответчик до настоящего времени использует товарный знак по свидетельству N 479647, размещая его в рекламе сети Интернет и предлагая, товары к продаже с указанным средством индивидуализации по следующим ссылкам: https://imperyal.ecwid.com/ https://avoska-mp.com/product/marmelad-malinovyy-v-temnomshokolade-133364/ https://sovsladosti.ru/marmelad/marmelad-klyukvennyy-v-shokolade/ https://www.spbdk.ru/catalog/itemchernosmorodinovyy_marmelad_matryeshki_v_tyemnom_ shokolade_150_gr/ https://znamenie.biz/index.php?search=%F8%EE%EA%EE%EB%E0%E4&p=1&sf=1& s0=0&s1=1&s2=1&s3=1&s4=1&s438=1&s592=1&s377=1&l=14 https://imatreshki.ru/magazin/product/chernosmorodinovyy-marmelad-matreshki-vtemnomshokolade https://www.moscowbooks.ru/book/1025564/ https://granivkusa.ru/tproduct/1- 496815728540-marmelad-v-shokolade-oblepihovii https://www.otkorobki.ru/g/marmelad_imperial_oblepiha__mednyj_vsadnik__v_tyomno m_shokolade.htm https://www.ozon.ru/product/marmelad-imperial-klyukva-v-kroshkenastoyashchegoshokolada-150-g-pravoslavnyy-238963470/.

Истец также указал, что ответчик создан как юридическое лицо и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 46 по г. Москве в установленном порядке 10.12.2015. В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ ответчик до 26.08.2021 (до момента подачи искового заявления в Арбитражный суд) имел полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Империал", сокращенное фирменное наименование - ООО "Империал". Основным направлением деятельности ответчика является (Код ОКВЭД 46.36) торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Дополнительным видом деятельности, в том числе, является (Код ОКВЭД 10.82.2) производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. На сайте ответчика https://imperyal.ecwid.com/ была размещена информация о 4 том, что им осуществляется продажа кондитерских изделий: шоколада, леденцов, мармелада.

Истец полагает, что в действиях ответчика присутствуют признаки нарушения исключительных прав на товарные знаки: а именно использование обозначение "ИМПЕРИАЛ", тождественное товарным знакам истца в отношении товаров, идентичных (однородных) товарам и услугам, в отношении которых указанные знаки зарегистрированы.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском суд о взыскании 1 920 000 руб. 00 коп. компенсации за неоднократное нарушение исключительных прав на товарные знаки свидетельствам N 479647, N 479648.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции не усмотрел правовых оснований для удовлетворения требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своем исковом заявлении истец просит взыскать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки.

Между тем, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что истцом не представлено доказательств незаконного использования товарных знаков.

Как установил суд первой инстанции, 01 ноября 2016 года между истцом (лицензиаром) и ответчиком (лицензиатом) был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарных знаков, в соответствии с пунктом 1.1. которого лицензиар предоставляет лицензиату неисключительное право использования товарных знаков в установленных настоящим договором пределах, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное вознаграждение.

В соответствии с пунктами 1.2., 1.3. договора объектом по договору являются товарные знаки по свидетельствам РФ N N 479647, 479648. Право использования товарных знаков предоставляется в отношении полных перечней, указанных в свидетельствах.

Как установлено судом, спорный договор был расторгнут истцом в одностороннем порядке.

Дата государственной регистрации расторжения договора - 22.12.2020.

Таким образом, до расторжения лицензионного договора ответчик имел законное право осуществлять реализацию шоколадной продукции, маркированной товарными знаками истца, следовательно, факт производства ответчиком товаров, не нарушал права истца, поскольку товары были изготовлены в пределах срока действия лицензионного договора.

В апелляционной жалобе истец настаивает на том, что факт указания фирменного наименования "Империал" в разделе "производитель" на этикетке товара влечет опасность смешения обозначения на однородных товарах различных производителей, что подлежит отклонению.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности услуг, для индивидуализации которых они используются, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности услуг не требуется.

Суд первой инстанции установил, что спорное обозначение использовалось ответчиком в фирменном наименовании при осуществлении Обществом уставной деятельности.

Так, в рассматриваемом споре шоколадная продукция, содержащая наименование производителя ООО "Империал" никак не может быть ассоциирована с истцом ИП Матвеевым И.Г. и его продукцией, так как никакой продукции истец не производил. Ранее производимая под товарным знаком "Империал" продукция производилась ответчиком, а не истцом, и никаких ассоциативных связей с истцом у потребителя возникнуть не могло.

Вид продукции, указанный в представленных истцом товарных накладных, никогда не производился ранее под торговым знаком "Империал", и не производится ответчиком в настоящее время, то есть отсутствует однородная производимая продукция у истца и ответчика, таким образом, опасность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара отсутствует.

Также суд первой инстанции отметил, что еще до расторжения лицензионного договора, 15.12.2020 между ответчиком и ИП Маргарян Л. М. был заключен договор оказания услуг по удалению с упаковки кондитерских изделий товарного знака "Империал", по условиям которого ответчик поставляет индивидуальному предпринимателю Маргарян Л. М. упаковочные материалы для кондитерских изделий, а ИП Маргарян Л. М. оказывает услуги по удалению с её поверхности товарного знака "Империал". Работы по указанному договору были выполнены, что подтверждается актом N 1 от 18.01.2021. Таким образом, поведение ответчика являлось добросовестным, все имеющиеся маркировки на уже произведенном товаре были удалены в целях пресечения возможного нарушения прав истца.

Суд первой инстанции правомерно установил, что материалами дела не подтверждается ни факт использования товарного знака после расторжения лицензионного договора, ни введение товара в оборот ответчиком после указанной даты.

Ссылка истца на пункт 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть принята во внимание исходя из следующего.

В силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Судом первой инстанции установлено, что после расторжения лицензионного договора товарный знак на продукции не размещался, имело место только размещение фирменного наименования ответчика на товаре.

Факт размещения своего фирменного наименования до его смены в соответствующем разделе "Производитель" ответчик не оспаривал, и пояснил, что в данное указание на наименование производителя являлось обязательным в силу действующих норм законодательства.

При этом наименование производителя указано на задней стороне товара, тем же шрифтом, что и прочая информация о товаре - состав, срок годности, место производства и так далее. То есть не имело места никакого смешения с товарным знаком, ранее крупно печатавшимся на лицевой стороне товара и имеющим характерные графические признаки.

Таким образом, указание наименования фирмы-производителя не вводит в заблуждение потребителя, а наоборот предоставляет ему законную и актуальную информацию о компании, осуществляющей производство продукции.

Действия по смене фирменного наименования путём принятия решения об изменении наименования юридического лица ответчиком были произведены уже 11 августа 2021 года - ещё до даты подачи искового заявления, что подтверждается распиской МИ ФНС N 46 от 11.08.2021. С 26 августа 2021 года слово "Империал" более не используется в качестве фирменного наименования ответчика, в связи с чем действия, создающие угрозу нарушения прав истца, были пресечены ещё до подачи искового заявления.

Утверждения истца со ссылкой на то, что ответчик продолжает использовать в своей коммерческой деятельности спорное обозначение во внедоговорной период своего подтверждения в материалах дела не нашли.

Предметом лицензионного договора являлся товарный знак определенного графического вида. После расторжения лицензионного договора данный товарный знак на товарах, производимых ответчиком, не размещался, доказательств обратного в материалы дела не представлено. Факт указания фирменного наименования ответчика не является использованием товарного знака истца.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, суд оценив их в совокупности на основании статей 67 - 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дал им надлежащую оценку, что и отразил в мотивировочной части решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2022 года по делу N А40-181074/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Ю.Н. Кухаренко Е.А. Птанская