Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2023 г. N 19АП-6139/22 по делу N А14-6517/2022

г. Воронеж

23 января 2023 г.

Дело N А14-6517/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 января 2023 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Кораблевой Г.Н.,
судей	Щербатых Е.Ю.,
	Поротикова А.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусаковой И.А.,

при участии:

от акционерного общества "Пятью Пять": Попов С.Г., представитель по доверенности от 07.12.2022;

от индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича: Грудина А.О., представитель доверенности N 77 АГ 9431780 от 23.03.2022;

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции апелляционную жалобу акционерного общества "Пятью Пять" на решение Арбитражного суда Воронежской области от 24.08.2022 по делу N А14-6517/2022 по иску индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ОГРНИП 306501013700020, ИНН 501005033608) к акционерному обществу "Пятью Пять" (ОГРН 1023601535077, ИНН 3663042032) о запрете использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 617287, N 617288, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 3 400 322 руб.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (далее - ИП Галанов А.А., истец) обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к акционерному обществу "Пятью Пять" (далее - АО "Пятью Пять", ответчик) о запрете использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам N 617287, N 617288, в частности, при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров, о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара за незаконное использование товарных знаков в сумме 3 400 322 руб.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 24.08.2022 по делу N А14-6517/2022 исковые требования удовлетворены частично, с АО "Пятью Пять" в пользу ИП Галанова А.А. взыскано 1 700 166 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 617287, N 617288, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "Пятью Пять" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой ссылалось на незаконность и необоснованность решения Арбитражного суда Воронежской области от 24.08.2022 по делу N А14-6517/2022, в связи с чем просило его отменить и принять по делу новый судебный акт.

ИП Галановым А.А. представлен отзыв на апелляционную жалобу, из которого следует, что истец считает обжалуемое решение законным и обоснованным, с выводами суда, изложенными в решении, их фактическим и правовым обоснованием согласен.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители сторон поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и отзыве.

В судебном заседании 11.01.2023 представитель АО "Пятью Пять" заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства по настоящему делу с целью урегулирования спора. В целях соблюдения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, в судебном заседании в порядке статей 163, 184, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) был объявлен перерыв до 18.01.2023.

В судебном заседании 18.01.2023 представитель истца возражал против отложения судебного разбирательства, пояснил, что предложенный ответчиком проект мирового соглашения является неприемлемым для истца. Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отложения рассмотрения дела.

Согласно части 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции полагает, что решение Арбитражного суда Воронежской области от 24.08.2022 по делу N А14-6517/2022 следует оставить без изменения, апелляционную жалобу АО "Пятью Пять" - без удовлетворения.

Из материалов дела следует, что ИП Галанов А.А. является правообладателем товарного знака по свидетельству N 334658, зарегистрированного 24.09.2007 в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук; товарного знака по свидетельству N 334659, зарегистрированного 24.09.2007 в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук; товарного знака по свидетельству N 348782, зарегистрированного 25.08.2008 в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики; товарного знака по свидетельству N 348783, зарегистрированного 25.04.2008 в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики; товарного знака по свидетельству N 370691, зарегистрированного 29.01.2009 в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук; товарного знака по свидетельству N 370691, зарегистрированного 23.04.2009 в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, орехи, финики, арахис, фундук; товарного знака по свидетельству N 617287, зарегистрированного 25.05.2017 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики; товарного знака по свидетельству N617288, зарегистрированного 25.05.2017 в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики; товарного знака по свидетельству N 806526, зарегистрированного 12.04.2021 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики; товарного знака по свидетельству N 806527, зарегистрированного 12.04.2021 в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности, в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2022 и Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2022 по делу N А40-208181/2020, с общества с ограниченной ответственностью "ФРУТОВИТ" (далее - ООО "ФРУТОВИТ") в пользу ИП Галанова А.А. взыскана компенсация в размере 47 328 797 руб. 66 коп.

Судебным актами по делу N А40-208181/2020 установлено, что в 2018 году ИП Галанову А.А. стало известно о незаконном использовании ООО "ФРУТОВИТ" (ИНН 7733326197) обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками ИП Галанова А.А. по свидетельствам N617287, N 617288, N 348783, N 334658, N 334659, N 348782, N 370691, N 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

Факт правонарушения предприниматель обосновывал ссылками на то, что "ФРУТОВИТ" специализируется на производстве и оптовой торговле орехов, цукатов и сухофруктов, то есть товаров, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки правообладателя.

Незаконная маркировка товаров подтверждается фотографиями товаров, контрольными закупками, а также демонстрацией товаров на выставках ПРОДЭКСПО в 2019, 2020 годах.

Кроме этого, ИП Галановым А.А. указано, что 07.10.2019 представителем правообладателя от ООО "ФРУТОВИТ" получено коммерческое предложение, в котором указаны актуальные на 01.01.2019 цены на продукцию с наименованием "Фрутовит", что подтверждает факт реализации контрафактного товара.

ООО "ФРУТОВИТ" для продвижения контрафактной продукции также использовало Интернет-ресурсы: с 19.02.2018 по 02.01.2020 на Интернет-сайте, расположенном по адресу: http://frutovit.com/, были использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателя, для предложения к продаже однородных товаров.

Данный факт подтверждается фиксацией страницы Интернет-сайта путем использования программы Wayback Machine по состоянию на 23.08.2018, нотариальным протоколом осмотра сайта от 09.10.2019, распечатками страниц Интернет-сайта от 11.08.2019, на которых отражено наличие контрафактного товара, предлагаемого к продаже.

В период с 03.01.2020 по 18.01.2020 Интернет-сайт, расположенный по адресу: http://frutovit.com/, находился на реконструкции, с 18.01.2020 с домена www.frutovit.com страница настроена на домен www.frutomir.com с идентичным дизайном.

Администратором домена frutovit.com в период с 19.02.2018 по 11.06.2020 являлась Ткач Оксана Алиевна.

С 11.06.2020 домен www.frutovit.com был оформлен на ИП Галанова А.А., однако на упаковке товаров по-прежнему указан домен www.frutovit.com.

Кроме того, в период с 10.02.2018 по 17.06.2020 в наполнении инстаграм-аккаунтов: frutovit.ru, frutovit, frutovit_kg были использованы изображения товаров, маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками правообладателя. Факт наличия публикаций с изображением контрафактного товара на 10.02.2018, 11.08.2019 подтверждается снимками экрана.

Истцом в материалы настоящего дела представлены копии товарных накладных N 285 от 04.11.2019 (307 110 руб.), N 310 от 26.11.2019 (815 106 руб.), N 317 от 03.12.2019 (445 434 руб.), N 318 от 03.12.2019 (23172 руб.), N 344 от 19.12.2019 (46 800 руб.), N 29 от 10.02.2020 (62 544 руб.), счетов-фактуры к ним и книги продаж ООО "ФРУТОВИТ", свидетельствующие о передаче ООО "ФРУТОВИТ" (поставщик) покупателю (АО "Пятью Пять") товаров (орехи в ассортименте, фрукты сушеные и пр.) на общую сумму 1 700 166 руб.

Также истцом в материалы дела представлена копия протокола осмотра сайта frutovit.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", произведенного 09.10.2019 нотариусом города Москвы Миллером Н.Н. (зафиксирован каталог предлагаемой к реализации продукции с использованием обозначения "ФРУТОВИТ").

В представленной истцом копии коммерческого предложения ООО "ФРУТОВИТ" приведены наименования товаров, цифровое значение штрих-кодов данных товаров.

Цифровые коды товаров, предлагаемых ООО "ФРУТОВИТ"Э также приведены в представленной в материалы дела копии каталога продукции ООО "ФРУТОВИТ".

Истцом представлена фототаблица с образцами продукции "ООО "ФРУТОВИТ" согласно товарным накладным 2018-2020 гг.

ИП Галанов А.А. 21.10.2021 направил в адрес АО "Пятью Пять" претензию, в которой потребовал в течение 3 рабочих дней направить ему документально подтвержденные сведения об общем количестве и стоимости продукции, реализованной под обозначением "ФРУТОВИТ", а также о товарных остатках данной продукции на дату направления запрашиваемых сведений; направить подписанные с двух сторон договор, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи товаров, платежные поручения и иные документы, подтверждающие закупку контрафактного товара у ООО "ФРУТОВИТ", маркированного обозначением "ФРУТОВИТ"; в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии выплатить правообладателю компенсацию в размере двукратной стоимости контрафактного товара 3 400 322 руб. Указанная претензия была получена адресатом 10.11.2021.

Ссылаясь на то обстоятельство, что в результате приобретения у ООО "ФРУТОВИТ" контрафактного товара АО "Пятью Пять" были допущены нарушения исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 617287 и N 617288, выразившиеся в приобретении и хранении с целью реализации, а также реализации спорного товара, ИП Галанов А.А. обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Принимая обжалуемый судебный акт, арбитражный суд области руководствовался следующим.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 той же статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 указанной статьи).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 3 400 322 руб. исходя из двукратной стоимости спорного товара. Стоимость контрафактного товара, приобретенного и хранимого ответчиком, подтверждена представленными истцом в материалы дела доказательствами и не оспорена ответчиком.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства допущенного ответчиком нарушения, в том числе отсутствие доказательств непосредственного введения ответчиком в гражданский оборот спорного товара, представление сведений о прекращении ответчиком деятельности в качестве ритейлера, сведений об уничтожении спорного товара, представленные сведения о соотношении стоимости спорного товара со стоимостью всего товара, находившегося на складах и в магазинах ответчика в период приобретения спорных партий, суд первой инстанции применил положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ во взаимосвязи с правовой позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П и снизил размер компенсации до 1 700 166 руб. (однократная стоимость контрафактного товара или 50% от суммы минимальной компенсации). Выводы арбитражного суда области в части отказа в запрете ответчику использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки N 617287, N 617288, сторонами не оспариваются (часть 5 статьи 268 АПК РФ).

Обжалуя решение суда по настоящему делу, ответчик ссылался на то, что факт приобретения товара с целью его реализации не был доказан в условиях прекращения АО "Пятью Пять" в феврале 2020 года деятельности в качестве ритейлера, товары, поступавшие на тот момент и ранее от продавца ООО "ФРУТОВИТ" уже не предлагались к продаже и не продавались. При этом данные товары, оставшиеся нереализованными, были транспортированы из торговых точек на склад, находящийся по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24, в дальнейшем вышеуказанные товары подверглись уничтожению (акт списания товара от 17.07.2020).

Вопреки возражениям ответчика истцом в материалы дела были представлены доказательства приобретения АО "Пятью Пять" товаров у ООО "ФРУТОВИТ", исполнение которых подтверждено копиями книг продаж ООО "ФРУТОВИТ" за 2018-2019 годы, содержащими электронные подписи генеральных директоров ООО "ФРУТОВИТ" за соответствующие периоды. При этом в процессе судебного разбирательства по делу N А40-208181/2020 все произведенные ООО "ФРУТОВИТ" товары под торговой маркой "ФРУТОВИТ" были признаны контрафактными, в том числе в связи с полной верификацией и идентификацией штрих-кодов, указанных в товарных накладных ООО "ФРУТОВИТ", с товарами, маркированными торговой маркой "ФРУТОВИТ".

Ходатайство АО "Пятью Пять" о привлечении к участию в деле ООО "ФРУТОВИТ" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, мотивировано тем, что убытки, которые могут быть понесены АО "Пятью Пять" в связи с исполнением судебного акта по настоящему делу, подлежат возмещению ООО "ФРУТОВИТ" как производителем продукции, на упаковку которой были нанесены спорные обозначения, в порядке регресса.

В соответствии с частью 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Взыскание компенсации с ответчика в настоящем деле не может каким-либо образом повлиять на права и обязанности ООО "ФРУТОВИТ". Судебными актами, принятыми по делу N А40-208181/2020, установлены обстоятельства, послужившие основанием, в том числе и настоящего требования, предъявленного к ответчику.

Таким образом, нарушение прав ООО "ФРУТОВИТ" принятым по настоящему делу решением не усматривается, выводов о правах и обязанностях указанного лица решение суда первой инстанции не содержит, в связи с чем оснований для их привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, у суда не имеется.

Иных доводов, подкрепленных соответствующими доказательствами и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, в связи с чем удовлетворению не подлежит.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оснований для отмены либо изменения судебного акта не имеется.

При принятии обжалуемого решения арбитражный суд первой инстанции правильно применил нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

С учетом изложенного оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения Арбитражного суда Воронежской области от 24.08.2022 по делу N А14-6517/2022 не имеется.

Согласно положениям статьи 110 АПК РФ судебные расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Воронежской области от 24.08.2022 по делу N А14-6517/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества "Пятью Пять" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Г.Н. Кораблева

Судьи

Е.Ю. Щербатых А.И. Поротиков