Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2023 г. N 10АП-9173/22 по делу N А41-80882/2021

г. Москва

31 января 2023 г.

Дело N А41-80882/21

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 января 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Погонцева М.И.,

судей Коновалова С.А., Марченковой Н.В.,

при ведении протоколу судебного заседания Рожковой Л.Д.,

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Центр" на решение Арбитражного суда Московской области от 29.03.2022 по делу N А41- 80882/21, принятое судьей М.А. Мироновой, по иску ООО "ФЕРМА" (ОГРН 1055001003430) к ООО "ЦЕНТР" (ОГРН 1075007000298) о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ФЕРМА" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ЦЕНТР" с требованиями о запрете использовать товарный знак "ЛЕТОМ и ЗИМОЙ" N 585093 на торговой площадке wildberries.ru для товаров следующих классов МКТУ: 03-препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; ароматизаторы воздуха; бруски для полирования; воск для белья; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыло миндальное; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; растворы для очистки; сода для отбеливания; сода для стирки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 585093 в размере 4 361 563 руб. (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ, ходатайства об уточнении исковых требований).

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.03.2022, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2022, обществу "ЦЕНТР" запрещено использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 585093 на торговой площадке wildberries.ru для товаров 03-го класса МКТУ. С общества "ЦЕНТР" в пользу общества "ФЕРМА" взыскана компенсация в размере 4 361 563 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 808 руб.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2022 по делу N А41-80882/21 постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 21.06.2022 по делу N А41-80882/2021 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2022 дело N А41-80882/21 принято к производству после отмены вышестоящей инстанции.

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указывает, что Маресьева Т.Н. (генеральный директор и единственный участник общества "ФЕРМА") в спорный период являлась генеральным директором общества "ЦЕНТР", обязанности генерального директора ответчика она исполняла вплоть до 19.07.2021, а также состояла в зарегистрированном браке с единственным участником общества "ЦЕНТР" Сударкиным А.Е. Поведение Маресьевой Т.Н., являвшейся одновременно единоличным исполнительным органом истца и ответчика, осуществлявшей продажу товара от имени ответчика с использованием спорного товарного знака свидетельствовало об отсутствии нарушения ответчиком исключительного права истца на средство индивидуализации товаров.

20.01.2023 в материалы дела от ООО "ФЕРМА" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец не отрицает наличие волеизъявления на использования товарного знака, вытекающего из существа корпоративных отношений между сторонами, имевших место до 19.07.2021. Вместе с тем, поскольку источником такого волеизъявления являлись исключительно эти корпоративные правоотношения, с момента их прекращения 19.07.2021 прекращается и соответствующее волеизъявление, что в условиях отсутствия выраженного в надлежащей форме согласия на использование Товарного знака исключает правомерность его использования ответчиком.

Представитель ООО "Центр" поддержал доводы своей жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Представитель ООО "ФЕРМА" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает обжалуемое решение подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, ООО "ФЕРМА" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 585093 в отношении товаров 03-го класса и услуг 35-го класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Истцом 19.07.2021 установлено, что ООО "ЦЕНТР" незаконно использует указанный товарный знак общества "ФЕРМА" при маркировке товаров и последующей продаже указанных товаров посредством их размещения на торговой площадке wildberries.ru.

В этой связи истец 02.08.2021 направил ответчику претензию, которая оставлена ООО "ЦЕНТР" без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ФЕРМА" в суд с исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался тем, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт размещения сведений о предлагаемом к продаже товаре, способах его приобретения на странице сайта wildberries.ru, констатировал сходство обозначения, используемого ответчиком, и спорного товарного знака до степени смешения.

Таким образом, суд первой инстанции установил, что действия ответчика по предложению к продаже на сайте wildberries.ru товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, являются нарушением исключительного права истца на указанный товарный знак.

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости удовлетворить требование истца о взыскании с общества "ЦЕНТР" компенсации в размере 4 361 563 руб. Ответчик о снижении компенсации не просил, каких-либо доводов и доказательств относительно ее несоразмерности не привел.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака N 585093 в размере 4 361 563 руб. по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 585093 подтверждается представленной в материалы дела копией свидетельства о регистрации обозначения в качестве товарного знака.

В подтверждение факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак в материалы дела представлены: нотариальный протокол осмотра доказательств от 29.12.2021, а именно информации, размещенной на интернет-сайте: wildberries.ru; распечатки с интернет-страниц фотоизображения товара с этикетками (л.д. 22-24), отчеты агента за период с 27.07.2020 по 13.12.2020.

Так, согласно нотариальному протоколу осмотра сайта https://www.wildberries.ru/catalog/9238097/detail.aspx?targetUrl=BP (л.д. 136-143), на указанной интернет-странице размещено предложение к продаже товара - Летом и Зимой / Средство для септиков и колец 5 л / Биоактиватор для бактерий, выгребных ям, дачных туалетов. В качестве продавца товара указано ООО "ЦЕНТР" (ИНН 5007057492, ОГРН 1075007000298).

Представленными в материалы дела распечатками с интернет-страницы https://www.wildberries.ru/catalog/9238097/detail.aspx?targetUrl=BP, так же подтверждается факт размещения сведений о предлагаемом к продаже товаре, способах его приобретения на данной странице на сайте wildberries.ru в интересах ответчика.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Из материалов дела следует, что изобразительная часть товарного знака истца выполнена в виде расположенных симметрично друг другу и разделенных пополам вертикальной линией изображений солнца с расходящимися лучами и снежинки, словесная часть ("ЛЕТОМ и ЗИМОЙ" выполнена стандартным шрифтом в кириллице".

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что ответчиком в сети-Интернет при предложении к продаже товара, используется обозначение "ЛЕТОМ и ЗИМОЙ", состоящим из словесного элемента "ЛЕТОМ и ЗИМОЙ" выполненного на кириллице.

Таким образом, словесный элемент в товарном знаке истца и обозначение, использованное ответчиком, состоят из одного и того же набора букв кириллицы, слогов и звуков, что свидетельствует об их фонетическом и семантическое тождестве.

Графическое сходство словесных элементов также обусловлено использованием в сравниваемых обозначениях прописных букв кириллицы.

При этом наличие изобразительного элемента в товарном знаке истца, который, как указано выше, является слабым по сравнению со словесным элементом, не влияет на формирование иного общего впечатления от восприятия обозначения в целом.

Учитывая изложенные обстоятельства, фонетическое тождество словесных элементов, графическое и семантическое сходство, суд пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, а следовательно, способности вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

Как указано в пункте 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В пункте 7.2.1 Руководства отмечено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая МКТУ не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 3-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца (в частности, препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; ароматизаторы воздуха; бруски для полирования; воск для белья; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыло миндальное; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; растворы для очистки; сода для отбеливания; сода для стирки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях), и спорные товары, реализуемые ответчиком (средство для септиков и колец 5 л / Биоактиватор для бактерий, выгребных ям, дачных туалетов), идентичны и однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по предложению к продаже на сайте wildberries.ru указанных однородных товаров с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, являются нарушением исключительного права истца на этот товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Как следует из материалов дела, истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака N 585093 в размере двукратной стоимости реализованного товара - 4 361 563 руб. за период с 27.07.2020 по 13.12.2020 (т. 1л.д. 157-162).

Как следует из выписки ЕГРЮЛ ООО "ФЕРМА", генеральным директором общества с 30.03.2005 является Маресьева Татьяна Николаевна.

Как следует из выписки ЕГРЮЛ ООО "ЦЕНТР", генеральным директором общества с 19.07.2021 года является Сударкин Михаил Евгеньевич.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Маресьева Татьяна Николаевна и Сударкин Михаил Евгеньевич так же состояли в зарегистрированном браке в период с 28.06.2008 по 30.11.2021, что подтверждается представленными в материалы дела свидетельством о заключении брака от 28.06.2020 и свидетельством о расторжении брака от 30.11.2021.

В материалы дела так же представлена подписанная Мересьевой Т.Н. спецификация от 09.07.2021 к договору N 10/03 от 31.03.2016 на поставку заказчику ООО "ЦЕНТР", содержащую макеты этикеток товарного знак N 585093 "ЛЕТОМ и ЗИМОЙ".

Из поведения Маресьевой Татьяны Николаевны, которая являясь одновременно единоличным исполнительным органом истца и ответчика, единственным участником истца, а также супругой единственного участника ответчика, следует, что она предоставила разрешение на использование спорного товарного знака ответчику. Именно Маресьева Т.Н., будучи директором ООО "ЦЕНТР", от имени ответчика предоставила третьему лицу - ООО "Вайлдберриз" право на использование спорного товарного знака (пункт 7.1 Правил использования портала Вайлдбериз). Предоставив от имени ответчика право на использование товарного знака третьему лицу, Маресьева Т.Н. предоставила такое право и ответчику.

Предоставление ответчику разрешения на использование товарного знака в частности подтверждается Спецификацией N 7 к Договору N 10-03 от 31.03.2016 на изготовление этикеток (изготовитель - ООО "ДеусАрт"). Макеты этикеток содержат товарный знак N 585093 "ЛЕТОМ и ЗИМОЙ". Макеты, так же как и Спецификация N 7, от имени ответчика подписаны Маресьевой Т.Н. (одновременно генеральным директором истца), что свидетельствует о согласии истца на использовании указанного товарного знака ответчиком. Именно этот товар продавался на торговой площадке wildberries.ru от имени ответчика.

В отзыве на апелляционную жалобу, истец отмечает, что не отрицает наличие волеизъявления на использования товарного знака, вытекающего из существа корпоративных отношений между сторонами, имевших место до 19.07.2021.

Указанные обстоятельства по мнение суда апелляционной инстанции свидетельствует о согласии истца на использовании указанного товарного знака ответчиком в спорный период.

Между тем, истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 585093 в размере 4 361 563 руб. в период с 27.07.2020 по 13.12.2020, когда ответчик обладал правом на товарный знак. Иных сведений в материалы дела не представлено.

02.08.2021 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о прекращении неправомерного использования товарного знака.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в данном случае отсутствует факт нарушения исключительных прав истца на указанный товарный знак в заявленный период с 27.07.2020 по 13.12.2020, в связи с чем оснований для взыскания с ответчика денежной компенсации за указанный период в размере 4 361 563 руб. в настоящем случае не имеется.

При этом истец не лишен права предъявить в установленном порядке требования о взыскании компенсации после отзыва согласия на использование товарного знака.

Между тем, суд апелляционной инстанции признает правомерными выводы суда первой инстанции об удовлетворении требования истца о запрете использовать товарный знак "ЛЕТОМ и ЗИМОЙ" N 585093 на торговой площадке wildberries.ru для товаров 03 класса МКТУ, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 585093, в отношении товаров 03-го класса МКТУ, для которых данный товарный знак зарегистрирован, поскольку с момента отзыва согласия ответчик не имел права пользоваться товарным знаком истца.

Суд апелляционной инстанции находит убедительными доводы апеллянта о том, что направление досудебной претензии (т.1, л.д.10) не по адресу ответчика (город Дмитров, без указания номера дома и названия улицы), по смыслу ст. 165.1 ГК РФ не подтверждает факт ее получения ООО "ЦЕНТР". Следовательно момент отзыва согласия на использование спорного товарного знака следует оценивать применительно к данным о направлении/получении в адрес ответчика настоящего искового заявления (т.1, л.д. 54-55).

На основании изложенного суд первой инстанции необоснованно удовлетворил исковые требования в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака N 585093 в размере 4 361 563 руб. Решение в указанной части подлежит отмене.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом частичного удовлетворения исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Принимая во внимание удовлетворение апелляционной и кассационной жалоб, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6 000 руб.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 29.03.2022 года по делу N А41-80882/21 отменить в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака N 585093 в размере 4 361 563 руб. и расходов по оплате государственной пошлины в размере 50 808 руб.

В указанной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "ЦЕНТР" в пользу ООО "ФЕРМА" государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Взыскать с ООО "ФЕРМА" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 29.03.2022 года по делу N А41-80882/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд первой инстанции в двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Председательствующий

М.И. Погонцев

Судьи

С.А. Коновалов Н.В. Марченкова