Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2023 г. N 09АП-587/23 по делу N А40-114540/2022

г. Москва

10 февраля 2023 г.

Дело N А40-114540/22

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Птанской,

судей Д.В. Пирожкова, Ю.Н. Кухаренко

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 ноября 2022 года по делу N А40-114540/22, принятое судьей Мищенко А.В.,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Парафарм"

(ОГРН: 1025801210170)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Иванов Монамс Медиа"

(ОГРН: 5157746116413)

о взыскании 480 000 рублей

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Навценя А.Ю. по доверенности от 04.06.2020

от ответчика - Рублева А.С. по доверенности от 01.01.2023

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Парафарм" (далее - ООО "Парафарм", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью "Иванов Монамс Медиа" (далее - ответчик) о взыскании 480 000 рублей компенсации за незаконное использование исключительных прав на товарный знак N 425346, о признании использования на обложке газеты "Народный Совет" N 4, 2021 год обозначение "Секреты Долголетия" нарушением исключительных прав на товарный знак N 425346.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 25.11.2022 г. в иске отказано.

Истец не согласился с принятым решением и обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил обжалуемый судебный акт отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование доводов жалобы, заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам, имеющим значение для разрешения настоящего дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В заседании суда апелляционной инстанции 06.02.2023 представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения жалобы по доводам представленного им отзыва в порядке ст. 262 АПК РФ.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2022 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, товарный знак по свидетельству N 425346 с приоритетом от 05.02.2010, в том числе зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), публикация рекламных текстов, реклама.

В выпускаемой ООО "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИА" газете "НАРОДНЫЙ СОВЕТ" N 4, 2021 года на обложке используется обозначение "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ".

Подтверждение покупки газеты "НАРОДНЫЙ СОВЕТ" N 4, 2021 года является кассовый и товарный чеки.

Обозначение "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" зарегистрировано в качестве товарных знаков по свидетельствам N N 425346, 711826, 635556, 480511, 447836, 818722 на имя ООО "ПАРАФАРМ".

В газете на странице 11 представлено изображение товаров, а именно биологически активных добавок к пище, т.е. продукции, к которой, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИЯ" отношения не имеет. Кроме того на изображениях указано, что это реклама и указана информация об индивидуальных предпринимателях.

Соответственно, обозначение "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" используется ООО "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИЯ" в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован чужой товарный знак по свидетельству N 425346.

Товарные знаки по свидетельствам N N 711826, 635556, 480511, 447836, 818722 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе, в отношении товаров: фармацевтические продукты, медицинские препараты; пищевые добавки для человека и животных; биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые.

Текст на странице 11 газеты позволяет однозначно установить, что рекламируемая продукция относится к препаратам, не являющимися лекарственными средствами, а именно биологически активным добавкам.

Соответственно, обозначение "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ", которое является единственным словесным охраняемым элементом товарных знаков по свидетельствам N N 711826, 635556, 480511, 447836, 818722 используется ООО "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИЯ" в отношении товаров 05 класса МКТУ, для которых товарные знаки зарегистрированы.

Согласно п.1 ст.1491 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) исключительное право на товарный знак действует со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю) принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ. По смыслу п.1 ст.1229 ГК РФ лицо, обладающее исключительными правами на средство индивидуализации (товарный знак) вправе использовать такое обозначение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование этого средства индивидуализации (товарного знака).

Другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации (товарный знак) без согласия правообладателя. Использование товарного знака, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами (п.1 ст.1229 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 42 Правил "Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 41 Правил "Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия".

Согласно п. 6.3. при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров/услуг.

Согласно п. 6.3.2. Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Согласно п. 6.3.3. Методических рекомендаций степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и положение относительно словесного элемента.

Согласно п. 7.1.2.2 и п.7.1.2.4. Руководства при определении значимости того или иного элемента в составе изобразительного или объемного обозначения следует руководствоваться функцией товарного знака, то есть необходимо установить, насколько этот элемент способствует выполнению обозначением различительной функции.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Следует отметить, что словесный элемент "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" входит в состав товарных знаков по свидетельствам N N 711826, 635556, 480511, 447836, 818722, что также указывает на сходство до степени смешения сравниваемых обозначений за счет тождественности словесных элементов "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ", в отношении однородных товаров (биологически-активные добавки к пище; добавки пищевые) 05 класса МКТУ.

Такие действия, по мнению Истца, ООО "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИЯ" являются нарушением исключительных прав ООО "ПАРАФАРМ", которое не давало им своего разрешения на использование обозначения сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками.

Компания ООО "ПАРАФАРМ" на своем сайте под обозначением "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" осуществляло рекламу для третьих лиц и продвижение продукции для третьих лиц.

Указанная реклама осуществляется на сайте с доменным именем https://www.secret-dolgolet.ru/

Также данное обозначение предоставляется для использования аффилированным третьим лицам, которые под этим обозначением рекламируют продукцию ООО "ПАРАФАРМ", т.е. оказывают услуги по рекламе и продвижению товаров третьему лицу.

К таким третьим лицам относятся: ООО "Аптека Секрет долголетия" -http://apteka-sd.life/ ИНН: 5834119130. ООО "АПТЕКА СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" http://секреты-долголетия.рф/ ИНН: 7743335232

Сеть медицинских центров ООО МО "Медика" ИНН: 5834114942 http://xn--b1adbdbhm7bat1a8h.xn--p1ai/, https://vk.com/medicinskij_centr_penza, 2 центра из которых имею название (коммерческое обозначение) "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ".

Следует отметить, что по заказу Медицинского центра "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" было снято и размещено на канале YouTube рекламное видео в количестве 112 штук, в которых содержится реклама продукции ООО "ПАРАФАРМ" https://www.youtube.com/playlist?list=PLKPL65XHcc-rn-DrP8_tS2OBchQD06xjY.

В настоящее время указанные выше видео в постоянном режиме транслируются в представленных выше аптеках и медицинских центрах.

Кроме того, ООО "ПАРАФАРМ" выпускает газету "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ", на страницах которой также продвигает товары и услуги третьих лиц.

Также следует отметить, что в аптеке ООО "АПТЕКА СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" http://секреты-долголетия.рф/ ИНН: 7743335232 проводились и до сих пор проводятся рекламные акции в виде раздачи рекламных листовок, прилагаем некоторые из них.

Таким образом, ООО "ПАРАФАРМ" широко и активно в разных регионах России использует обозначение "СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ" для зарегистрированных услуг, в том числе 35 класса МКТУ.

Согласно п. 1 ст.1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

На основании п. 4. ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно представленным ООО "ИВАНОВ МОНАМС МЕДИЯ" сведений на сайте https://im-media.ru/ стоимость размещения рекламы в газете "НАРОДНЫЙ СОВЕТ" (специальный выпуск) согласно прайс https://im-media.ru/upload/iblock/691/Price_Narodniy_sovet.pdf 1/2 полосы составляет 120 000 рублей.

Таких рекламных объявлений, использующих полосы, согласно странице 11 газеты, два, поэтому двойная стоимость товаров, указанная в пункте 1 статьи 1515 ГК РФ, составит 480 000 рублей. На основании изложенного истец обратился с иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из следующего.

Так, виды деятельности истца и ответчика не совпадают, товарным знакам истца не предоставлена охрана в классах МКТУ, в которых осуществляет свою деятельность ответчик. Более того, ответчик не осуществлял использование товарных знаков истца в том виде и в тех классах МКТУ, в которых им предоставлена правовая охрана.

Доводы апелляционной жалобы истца не опровергают выводов суда первой инстанции по существу исходя из следующего.

При рассмотрении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак суду необходимо установить сам факт незаконного использования товарного знака ответчиком. В настоящем деле судом были всесторонне исследованы доказательства, представленные в материалы дела, в том числе распечатки страницы 11 газеты, на которую ссылается истец, и сделан верный вывод о том, что "при размещении рекламных материалов ответчиком не использовался товарный знак истца, что исключает применение статьи 1515 ГК РФ".

В свою очередь, применение в настоящем споре норм закона "О рекламе" нецелесообразно. Следовательно, при вынесении решения суд первой инстанции правильно установил обстоятельства, имеющие значение для дела, всесторонне и объективно изучил их, применил соответствующие нормы материального права.

Истец утверждает, что не согласен с выводами суда об общеупотребимом смысле использования обозначения "Секреты долголетия", что подтверждается наличием зарегистрированных прочих товарных знаков истца с использованием словосочетания "Секреты долголетия".

По итогам обозрения и изучения представленных в материалы дела доказательств судом верно был сделан вывод об общеупотребительном смысле использования спорного словосочетания: "В спорном специальном выпуске газеты "Народный совет" обозначение "секреты долголетия" воспринимается читателями в значении "тайн долгой жизни", то есть в общеупотребительном смысле. Об этом свидетельствуют другие словосочетания, имеющиеся на обложке, которые также раскрывают содержание выпуска. На обложке данного выпуска газеты были размещены следующие обозначения: "Секреты долголетия", "Как увеличить продолжительность жизни", "Привычки, которые вредят сердцу", "Почему полезно работать на пенсии", "Как преодолеть одиночество" "И много другое"."

Согласно п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2009 N 10 по смыслу п.1 ст. 1477 и ст. 1484 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы и услуги (в том числе способами, перечисленными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

Судом верно установлено, что в данном случае со стороны Ответчика не было целей индивидуализации конкретного товара, а также целей индивидуализации услуг по рекламной деятельности. Обозначение "Секреты долголетия", использованное на обложке спецвыпуска газеты "Народный совет" N 4 - 2021, является указанием на содержание номера, а не средством индивидуализации.

Периодическое печатное издание газета "Народный совет", учредителем которой является ответчик, зарегистрировано Роскомнадзором в соответствующем реестре, что подтверждается выпиской, представленной в материалы дела. Следовательно, средством его индивидуализации является обозначение "Народный совет". Опубликование на обложке периодического печатного издания наименования рубрик, указывающих на содержание номера, является обычной практикой, целью которой является информирование читателей периодического печатного издания о содержании выпуска издания.

Согласно п. 3.2.5.1.3. "ГОСТ 7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения" под специальным выпуском газеты подразумевается газетное издание, подготовленное редакцией основной газеты для оперативного доведения необходимой информации до читателя, имеющее текущий и валовый номера, год, дату издания, выходящее в течение ограниченного срока.

Ответчиком регулярно выпускаются в свет специальные выпуски газеты "Народный совет" различной тематики, отраженной на обложках специальных выпусков. В 2021 году ответчиком было издано в свет 4 специальных выпуска газеты "Народный совет" со следующим тематическим содержанием: все про льготы, лучшие заготовки, все про пенсии, секреты долголетия. Копии указанных изданий были представлены в материалы дела.

При этом словосочетания на обложках специальных выпусков меняются от номера к номеру в соответствии со сменой тематики конкретного выпуска, что исключает возможность восприятия потребителем обозначения "секреты долголетия" в качестве индивидуализирующего как конкретный продукт на рынке, в отличие от наименования издания "Народный совет", которое повторяется из номера в номер.

Истец утверждает, что не имеет правового значения, какие виды деятельности есть у истца и ответчика, а важен факт фактической деятельности ответчика в соотношении с услугами, в отношении которых истцу предоставлено исключительное право по товарному знаку N 425346, в связи с чем суд принял неверное решение.

Вопрос осуществления определенных видов деятельности и их однородности является принципиальным, поскольку правовая охрана по товарному знаку N 425346 предоставлена истцу по 35 и 44 классам услуг МКТУ. Однако в материалы дела не было предоставлено доказательств, подтверждающих использование ответчиком сходных до степени смешения с товарным знаком N 425346 обозначений при продвижении аналогичных услуг, в том числе в качестве элемента фирменного наименования или средства индивидуализации.

Судом были выяснены виды деятельности сторон, а также изучены доказательства по делу, в том числе периодические печатные издания ответчика, и было верно установлено, что ответчиком не использовался товарный знак истца.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения Арбитражного суда.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2022 года по делу N А40-114540/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

Д.В. Пирожков Ю.Н. Кухаренко