Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2023 г. N 09АП-13/23 по делу N А40-199149/2021

г. Москва

16 февраля 2023 г.

Дело N А40-199149/21

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 февраля 2023 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей Д.В. Пирожкова, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2022 по делу N А40-199149/21, по иску федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ОГРН: 1027739045399, ИНН: 7701024933)

к 1. обществу с ограниченной ответственностью "Виам-Трейд" (ОГРН: 1067746649013, ИНН: 7728584121)

2. АО "ВПК "НПО Машиностроения" (ОГРН: 1075012001492, ИНН: 5012039795) третье лицо: Роспатент (ОГРН: 1047730015200, ИНН: 7730176088),

о признании,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Дубова М.В. по доверенности от 01.01.2023, Дрыжов Г.В. по доверенности от 01.01.2023

от ответчиков:

от общества с ограниченной ответственностью "Виам-Трейд" - Антонова О.В. по доверенности от 01.02.2022,

от АО "ВПК "НПО Машиностроения" - Белова Ю.Н. по доверенности от 07.06.2022, Перевощикова Е.В. по доверенности от 09.02.2022, Меус О.А. по доверенности от 23.09.2020,

от третьего лица - извещен, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (далее - истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "Виам-Трейд" (далее - ответчик-1) и АО "ВПК "НПО Машиностроения" (далее - ответчик-2) в котором с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ просит, суд: признать изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" по патенту Российской Федерации N 2705081 зависимым от изобретения "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления" по патенту Российской Федерации N 2640523; Запретить использовать ООО "Виам-трейд" изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" по патенту Российской Федерации N 2705081 без разрешения НИЦ "Курчатовский институт" - Виам; Запретить использовать АО "ВПК "НПО машиностроения" изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" по патенту Российской Федерации N 2705081 без разрешения НИЦ "Курчатовский институт" - Виам.

Решением суда от 21.11.2022 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано.

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, в соответствии с представленными в материалы дела доказательствами, ООО "Виам-трейд" производит именно шпатлевку ВШ-4, соответствующую ТУ 6-10-829-75 (материал ВШ-4), тем самым само подтвердило факт соответствия своего изобретения по патенту N 2705081 изобретению Истца по патенту N 2640523.

Также указывает на то, что при вынесении решения Арбитражный суд руководствовался исключительно заключением эксперта Вилесова А.С. от 04.05.2022 (ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС") не дав оценки всем представленным в материалы дела доказательствам.

Ссылается на то, что судом первой инстанции в основу решения принята экспертиза, не соответствующая требованиям законодательства.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Ответчики с доводами жалобы не согласны, решение суда считают законным и обоснованным, просят оставить его без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Третье лицо в заседание апелляционного суда не явилось, извещено надлежащим образом.

Как усматривается из материалов дела, Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ", Истец) является патентообладателем изобретения "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления" на основании патента N 2640523, заявка N 2016124644, приоритет изобретения 21.06.2016 г., дата регистрации в государственном реестре изобретений РФ 09.01.2018 г. Срок действия исключительного права на изобретение до 21.06.2036 г.

Производимый по патенту материал ВШ-4 относится к теплозащитным покрытиям (материалам), предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических потоков. Данный материал разработан и паспортизован ФГУП "ВИАМ" в 1961 году (Паспорт N 589 на шпатлевку ВШ-4).

20 августа 1959 г. ФГУП "ВИАМ" утверждены условные обозначения (шифр) новых материалов, присваиваемые институтом при оформлении паспортов согласно пункту 31 материалу - шпатлёвки присвоены шифры: ВШ-1, ВШ-3, ВШ-3, ВШ-4 и т.д.

31 марта 2003 года ФГУП "ВИАМ" утверждены условные обозначения (шифр) неметаллических материалов, присваиваемые при оформлении паспортов, материалу шпатлевки присвоен шифр - ВШ.

Согласно Приказу N 79 от 28.02.2014 г. ФГУП "ВИАМ" установлен режим коммерческой тайны в отношении секрета производства (ноу-хау) - технологический процесс изготовления теплозащитного материала ВШ-4 отраженного в ТИ 1.595-28-336-2011.

ФГУП "ВИАМ" производит и реализует материал ВШ-4 на основании ТИ 1.595-28-336-2011, что подтверждается паспортами на готовую продукцию.

Как указывал Истец, 01.11.2019 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован патент N 2705081 на изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" Патентообладатели - ООО "ВИАМ-ТРЕЙД" (Ответчик) и АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения". Заявка N 2019111960, приоритет изобретения от 19.04.2019 г. Изобретение по патенту Ответчика относится к теплозащитным покрытиям, предназначенным для защиты узлов и агрегатов, работающих в условиях воздействия аэродинамических и газодинамических тепловых потоков.

На основании данного патента Ответчик производит и реализует на территории Российской федерации материал марки ВШ-4.

Однако ФГУП "ВИАМ" посчитал изобретение по патенту Ответчика зависимым от изобретения по патенту Истца, следовательно, материал марки ВШ-4 не мог производиться и реализовываться без разрешения Истца.

Ответчику была направлена претензия (исх.N И-20-19082 от 16.10.2020 г.) с требованием прекратить производство и реализацию материала марки ВШ-4 и заключить соответствующий лицензионный договор. В своем ответе от 22.10.2020 г. Ответчик отказался исполнять требование Истца прекратить производство и заключить лицензионный договор, заявил о производстве материала марки ВШ-4 на основании договора с АО ВПК "НПО Машиностроения".

Письмом исх.N И-20-22794 от 02.12.2020 г. ФГУП "ВИАМ" сообщил ООО "ВИАМ-трейд" о несоответствии материала по патенту Ответчика N 2705081 от 01.11.2019 г. по своему составу и свойствам материалу марки ВШ-4 разработанному ФГУП "ВИАМ" согласно паспорту N 589 от 06.08.1961 г.

Ответчик осуществлял продажу материала под маркой ВШ-4, о чем свидетельствует Счет N 28 от 05.10.2020 г., выставленный к оплате покупателю.

Таким образом, ООО "ВИАМ-трейд" производил и реализовал материал несоответствующий составу и свойствам марки ВШ-4, в нарушение прав патентообладателя по законодательству РФ об охране интеллектуальной деятельности.

На основании изложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд пришел к выводу о необоснованности заявленных исковых требований, в силу следующих обстоятельств.

Согласно ст. 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

В силу подп.2,3 п.1 ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно п. 2 ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит исключительное право на нее (него). Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное (ст. 1347 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

В соответствии со ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Возражая против заявленных требований, ответчики указали на то, что последний не нарушал исключительное право истца на патент N 2640523 и что изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" по патенту Российской Федерации N 2705081 не является зависимым от изобретения "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления" по патенту Российской Федерации N 2640523.

Как пояснил ответчик-1 в ходе судебного разбирательства по делу, из независимых пунктов формул изобретений следует, что в изобретениях по патентам N 2705081 и N 2640523 использован различный состав компонентов, отличается также и соотношение компонентов.

При сравнительном анализе формул изобретения становится очевидным, что речь идет о совершенно отличных друг от друга рецептурных композициях.

По мнению ответчиков, в рецептурной композиции по патенту N 2705081 не используется рецептурная композиция по патенту N 2640523, т.к. не смотря на частичное использование аналогичных компонентов, в патенте N 2705081 описан совершенно новый композиционный материал, физико-механические свойства которого обусловлены синергетическим эффектом всех входящих в его состав компонентов, а также использованием для его получения иной технологии, отличной от описанной в патенте N 2640523.

Достижение технического эффекта, заключающегося в увеличении термоокислительной устойчивости в условиях воздействия аэродинамического нагрева и возможности нанесения покрытия в необходимых толщинах возможно только при использовании композиции по патенту N 2705081.

С учетом доводов и возражений сторон относительно фактических обстоятельств дела, судом в целях проверки законности и обоснованности заявленных в рамках исковых требований, определением от 18 марта 2022 г. по делу было назначено проведение комплексной судебной патентно-технической экспертизы, проведение которой было поручено судебным экспертам Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" и Обществу с ограниченной ответственностью "Патентно-правовая фирма "ЮС".

Перед экспертами были поставлен следующий вопрос.

1. Является ли патент Российской Федерации N 2705081 на изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" зависимым от патента Российской Федерации N 2640523 на изобретение "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления" по патенту Российской Федерации"?

В Арбитражный суд города Москвы поступило экспертное заключение ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" и ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС".

В результате исследования указанного экспертного заключения судом установлено следующее.

Отвечая на поставленные вопросы, эксперт ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" пришел к выводу о том, что патент Российской Федерации N 2705081 на изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляем покрытия" является зависимым от патента Российской Федерации N 2640523 на изобретение "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ ее изготовления".

Эксперт ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС" пришел к выводу о том, что использование изобретения по патенту РФ N 2705081 в продукте или способе возможно без использования изобретения по патенту РФ N 2640523. Исходя из положений п. 1 ст. 1358.1 ГК РФ, это означает, что патент РФ N 2705081 на изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" не является зависимым от патента РФ N 2640523 на изобретение "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления".

Из представленных экспертных заключений усматривается расхождение в сделанных выводах экспертов ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" и ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС".

Между тем, суд в результате пояснений данных экспертами в судебном заседании и доводов сторон, пришел к выводу, что патент РФ N 2705081 на изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" не является зависимым от патента РФ N 2640523 на изобретение "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления", в силу следующих обстоятельств.

Возражая против выводов эксперта ФГБОУ ВО "РГАИС", ответчики в ходе судебного разбирательства по делу пояснили, что экспертом ФГБОУ ВО "РГАИС" при проведении сопоставительного анализа каждого из признаков, приведенных в независимых пунктах формул изобретений по патентам N 2640523 и N 2705081 (таблица 1, стр. 13-16 Заключения), экспертом была допущена ошибка в отношении признака N 13, касающегося количественного состава бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в ацетоне.

Так, было установлено, что экспертом для ответа на поставленный вопрос, был проведен сопоставительный анализ каждого признака независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2640523 с соответствующим каждым признаком изобретения по патенту РФ N 2705081.

Кроме того, эксперт отмечает в своем Заключении (стр. 9, абз.2), что в соответствии с п.39 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 N 316, для характеристики композиции используются:

- качественный состав;

- количественный состав;

- структура композиции и ингредиентов.

Однако, при проведении сопоставительного анализа каждого из признаков, приведенных в независимых пунктах формул изобретений по патентам N 2640523 и N 2705081 (таблица 1, стр. 13-16 Заключения), экспертом была допущена ошибка в отношении признака N 13, касающегося количественного состава бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в ацетоне.

Так, в отношении признаков N 4 "бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора по сухому остатку в ацетоне" и N 13 "бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора по сухому остатку в ацетоне в количестве 28,0-33,0 мас.ч" независимого пункта формулы изобретения по патенту N 2640523, эксперт сделал вывод о том, что этот признак использован в изобретении по патенту N 2705081, сделав примечание "признак "по сухому остатку" рассмотрен ниже".

Далее эксперт утверждал, что отличие признаков N 4 и N 13 в патентах N 2640523 и N 2705081 состоит в том, что в патенте N 2640523 содержание каучука в ацетоне определяли с учетом сухого остатка, при этом термин "сухой остаток" согласно Словарю химических синонимов I. под редакцией С. Собецкой, В. Хоинского и П. Майорек, 2013, означает остаток при упаривании. На этом основании эксперт утверждает, что признаки N 4 и N 13 по двум патентам совпадают, поскольку в ацетоне растворили бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ, который отличается только в молекулярной массе, но является одним и тем же веществом в виде 20%-ого раствора.

Согласно пояснений сторон, анализ доводов эксперта показывает, что эксперт как в случае признака N 4, так и в случае признака N 13 проводил сопоставление только самого компонента композиции: "бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора (по сухому остатку) в ацетоне", то есть, по сути, в обоих случаях исследовал только признак N 4, относящийся к качественному составу сопоставляемых композиций, и при этом не дал оценку сопоставлению признака N 13, относящегося к количественному содержанию указанного компонента в сопоставляемых композициях (интервал 26,0-28,0 мас.ч для патента N 2705081 и интервал 28,0-33,0 мас.ч. для патента N 2640523).

Вместе с тем, из таблицы 1 Заключения усматривается, что начиная с признака N 10 ("при следующем соотношении компонентов, мас.ч...."), все последующие признаки, включая признак N 13, относятся к количественному составу сопоставляемых композиций. Так, для каждого из признаков N N 10-17, относящихся к количественному составу, экспертом в таблице 1 приводится их сопоставление с указанием на то, как соотносятся интервалы количественных значений этих признаков: "Признак патента с более ранним приоритетом, отражающий содержание в виде количественного интервала во всем диапазоне использован в патенте с более поздним приоритетом". Однако в отношении признака N13, также относящегося к количественному составу сопоставляемых композиций, данное сопоставление с указанием на то, как соотносятся интервалы количественных значений, не было проведено экспертом.

Отсутствие в заключении эксперта ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" сопоставления количественных интервалов признака N 13 (стр.15, стр. 16-17 заключения), является существенным, поскольку, как уже было отмечено выше, для ответа на вопрос о зависимости патентов эксперту требовалось провести сопоставление каждого признака независимого пункта изобретения по патенту N2705081 с каждым соответствующим признаком изобретения по независимому пункту изобретения по патенту N2640523, в том числе в отношении количественного состава, однако такое исследование в заключении эксперта ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" отсутствует, чего последним не оспаривалось в ходе судебного разбирательства по делу.

Отсутствие исследования по количественному составу является существенным, поскольку для ответа на вопрос о зависимости патентов, согласно следующей из ст. 1358 и 1358.1 ГК РФ методологии, требуется сопоставление каждого признака независимого пункта изобретения по патенту РФ N 2705081 с каждым соответствующим признаком изобретения по независимому пункту изобретения по патенту РФ N 2640523.

Согласно выводам эксперта ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", в данном случае изобретение по более позднему патенту по патенту N 2705081 возможно использовать без использования изобретения по патенту N 2640523 с более ранним приоритетом, что доказывается примерами осуществления изобретения по патенту N 2705081, т.к. количественное содержание компонента "Бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20% раствора в ацетоне" в изобретении по патенту N 2705081 совпадает с изобретением по патенту 2640523 только в одной точке 28,0 мас.ч.

На соответствующие вопросы суда в указанной части, представители Ответчиков также пояснили, что если рассмотреть примеры осуществления изобретения по патенту N 2705081 (Описание изобретения, таблица 1), то можно проследить, что при использовании различных значений количественного содержания бутадиен-нитрильного раствора каучука в виде 20% раствора в ацетоне (26,0; 26,5; 27,0; 27,5 мас.ч.), возможно осуществление изобретения и достижение технического результата, а именно:

- термическая стойкость и защита от окисления теплозащитного покрытия из композиционного материала по патенту N 2705081 сохраняется при 800°С, а при использовании теплозащитного покрытия из композиционного материала по патенту N 2705081 сохраняется только до 600°С,

- при использовании композиции по патенту N 2705081 наблюдается стойкая адгезия к титану, стали, сплавам на их основе и неметаллам, в то время как использование композиции по патенту N 2705081 на данных материалах возможно только с использованием дополнительного подслоя.

Таким образом, при использовании в продукте составов композиции, с содержанием бутадиен-нитрильного раствора каучука в виде 20% раствора в ацетоне, отличного от 28,0 мас.ч., например, 26,0-27,9 мас.ч, в продукте не будет использоваться изобретение по патенту N 2640523, следовательно, нельзя утверждать, что использование изобретения по патенту N 2705081 невозможно без использования изобретения по патенту N 2640523.

Как указано выше, соответствующие доводы ответчиков подтверждены выводами эксперта с ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", эксперт отметил, что признаки, раскрывающие содержание бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ (в виде 20% раствора в ацетоне) совпадают только в точечном значении: 28,0 мас.ч, а в остальной части интервала признаки не совпадают. Из этого эксперт Вилесов А.С. сделал вывод, что использование изобретения по патенту РФ N 2705081 в продукте или способе возможно без использования изобретения по патенту РФ N 2640523 (в частности, при содержании в составе композиции бутадиен-нитрильного каучука СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в интервале от 26,0 до 27,9 мае. частей) и, соответственно, более поздний патент не является зависимым от более раннего патента.

На основании вышеизложенного, суд, оценив в совокупности все представленные в дело доказательства, пояснения сторон и установленные фактические обстоятельства дела, пришел к выводу, что патент РФ N 2705081 на изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" не является зависимым от патента РФ N 2640523 на изобретение "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ её изготовления".

При указанных обстоятельствах суд также отклонил ходатайства сторон об отводе экспертов и назначении по делу дополнительной экспертизы.

Таким образом, выводы в заключении эксперта ФГБОУ ВО "РГАИС" Елисеевой И.А. не опровергают совпадение интервалов содержания указанного компонента лишь в одном точечном значении (28,0 мас.ч.) и несовпадение во всем остальном интервале. При этом вывод эксперта Елисеевой И.А. о зависимости более позднего патента от более раннего патента не основан на положениях п. 1, абз. 1 ст. 1358.1 ГК РФ, поскольку не исследована возможность (или невозможность) использования изобретения по патенту РФ N 2705081 в продукте или способе без использования охраняемого патентом РФ N 2640523 и имеющего более ранний приоритет другого изобретения.

На основании изложенного, также принимая во внимание выводы, сделанные в экспертном заключении ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС" по результатам проведенной судебной экспертизы, с учётом норм ст.ст. 1351, 1358 ГК РФ, а также принимая во внимание отсутствие исследования по количественному признаку в заключении эксперта ФГБОУВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности", суд пришёл к выводу, что требования заявителя являются необоснованными, в связи с чем, не подлежат удовлетворению.

Указанная правовая позиция (в отношении исследования количественного состава при сопоставлении формулы) соответствует сложившейся судебной практике по указанному вопросу.

Кроме того, суд первой инстанции также отметил, что согласно пояснениям представителей Ответчика-2, в изобретении Ответчиков по более позднему патенту РФ N 2705081 за счет нового количественного, качественного состава композиции, а также способа ее получения, были исключены недостатки изобретения Истца по более раннему патенту РФ N 2640523, выбранному в изобретении Ответчиков в качестве прототипа.

По мнению Ответчика-2, Истец, осознавая невозможность запретить Ответчику-1 производить композицию по более позднему патенту РФ N 2705081, решил расширить объем прав своего патента путем использования "схемы" с признанием патента РФ N 2705081 зависимым от патента РФ N 2640523, поскольку фактически Истец пытается путем искажения сути механизма "зависимости" изобретений запретить Ответчикам использование композиции, содержащей в своем составе бутадиен-нитрильный каучук СКН-40-КНТ в виде 20%-ого раствора в количестве от 26,0 до 27,9 мас.ч., которое даже не предполагалось в его более раннем патенте и не входит в объем его правовой охраны.

Оценив вышеуказанные доводы сторон и установленные в ходе рассмотрения спора по существу фактические обстоятельства дела в совокупности, Арбитражный суд Москвы пришел к выводу, что требование Истца о зависимости патента, а также о запрете Ответчикам использовать изобретение "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия" по патенту N 2705081 без разрешения НИЦ "Курчатовский институт - ВИАМ" не корректно, носит абстрактный характер и противоречит действующему законодательству.

В соответствии с п.1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в т.ч. способами, предусмотренными п.2 ст. 1358 ГК РФ.

В силу пп.1 п.2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

При этом, как указано в абз.1 п.3 ст. 1358 ГК РФ, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Таким образом, в требовании истца не усматривается требование о запрете использования изобретения в конкретном продукте.

Кроме того, было установлено, что каких-либо возражений в отношении предоставления правовой охраны патенту Ответчиков, Истцом в Роспатент не подавалось, предоставление правовой охраны в установленном законом порядке не оспаривалось.

Истец посчитал, что Ответчик-1 нарушает исключительные права Истца, поскольку, по его мнению, он осуществляет продажу материала под маркой ВШ-4, о чем свидетельствует Счет N 28 от 05.01.2020 г., следовательно, производит и реализует материал соответствующий составу и свойствам марки ВШ-4, в нарушение прав патентообладателя по законодательству РФ об охране интеллектуальной собственности.

Представленный истцом Счет N 28 от 08.01.2020 (л.д. 74 т.1) в подтверждение использования Ответчиком-1 изобретения Истца является ненадлежащим доказательством по рассматриваемому делу, поскольку Истцом не представлено никаких доказательств того, что реализация указанного продукта имеет какое-либо отношение к изобретению по патенту N 2705081 "Композиция для изготовления высокотемпературного теплозащитного напыляемого покрытия", либо к изобретению по патенту N 2640523 "Композиция для изготовления теплозащитного покрытия и способ ее изготовления".

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ - доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Таким образом, Арбитражный суд Москвы, оценив в совокупности все представленные в дело доказательства, пояснения сторон и установленные фактические обстоятельства дела, пришел к выводу, что требования истца удовлетворению не подлежат.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для ее удовлетворения.

Апеллянт указывает, что ООО "Виам-трейд" производит некую продукцию, под маркировкой "ВШ-4", которая, по мнению истца, одновременно является материалом, выпускаемым ответчиком ООО "Виам-трейд" по патенту N 270581.

Апеллянт ссылается на наличие у НИЦ "Курчатовский"-Виам Паспорта N 589 на шпатлевку от 09.08.1961 года, а также на наличие технических условий- ТУ 6-10-829-75, на основании которых НИЦ "Курчатовский институт" -ВИАМ выпускал, или выпускает некую пористую шпатлевку.

Из содержания спорных патентов на изобретения не усматривается, что одно или второе спорное изобретение относимо или соответствует материалу, производимому в соответствии с ТУ 6-10-829-75 и паспортом N 589 на шпатлевку от 09.08.1961 года.

В качестве доказательства соответствия некой шпатлевки "ВШ-4" материалу, изготавливаемому ответчиком по патенту N 270581, истец приводит копии документов (писем и пр.), якобы полученных в виде электронных копий, от лиц, не участвующих в деле.

Согласно положениям ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее "АПК РФ") доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Истцом заявлено требование о признании изобретений по спорным патентам зависимыми.

Требований о защите прав истца, как обладателя ТУ 6-10-829-75 и паспорта N 589 на шпатлевку от 09.08.1961 года, истцом не заявлялось.

В формулах спорных патентов отсутствуют признаки соответствия изобретений материалу, поименованному как "ВШ-4", изготавливаемого на основании ТУ 6-10-829-75 и паспорта N 589 на шпатлевку от 09.08.1961 года.

Доказательства того, что какая-либо из сторон по настоящему делу производит по патенту N 2705081 или патенту N 2640523 продукцию, в соответствии с Паспортом N589 на шпатлевку от 09.08.1961 года и ТУ 6-10-829-75 в материалы дела истцом не представлено.

Сведений о том, что у какой-либо из сторон по настоящему делу имеется исключительное право на маркировку "ВШ-4" как на товарный знак, или знак обслуживания в материалах дела не имеется.

Из спорных патентов также не усматривается, что изобретения по патенту N 2705081 или по патенту N 2640523 производятся в соответствии с ТУ 6-10-829-75 и Паспортом N589 на шпатлевку от 09.08.1961 года и соответствуют продукту "ВШ-4", о котором говорит истец.

Таким образом, доводы апеллянта о производстве шпатлевки "ВШ-4" в соответствии с ТУ 6-10-829-75 и Паспортом N 589 на шпатлевку от 09.08.1961 года, не имеют отношения к предмету и основаниям настоящего иска.

Довод истца, в котором он указывает на то, что Арбитражный суд руководствовался исключительно заключением эксперта Вилесова А.С. от 04.05.2022 (ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС") не дав оценки всем представленным в материалы дела доказательствам, нельзя признать состоятельным.

Согласно положениям ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Судом первой инстанции при рассмотрении дела доказательства исследованы в соответствии с положениями АПК РФ.

Доводы, участвующих в деле лиц, направленные на оспаривание выводов экспертов, судом, исследованы в полном объеме.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд проанализировал заключение эксперта ФГБОУ ВО "РГАИС" Елисеевой И.А., придя к выводу о том, что указанное заключение не опровергает факта совпадения интервала содержания бутадиен-нитрильного каучука лишь в одном точечном значении (28.0 мас.ч), также судом учтено, что в заключении эксперта ФГБОУВО "РГАИС" отсутствует исследование вышеуказанного компонента по количественному признаку.

Судом первой инстанции эксперт Елисеева И.А. была опрошена в судебном заседании 14.09.2022 года. При опросе эксперта Елисеевой И.А. установлено, и подтверждено экспертом, что количество содержания бутадиен-нитрильного каучука ею не исследовалось.

Ввиду того, что материалы, изготавливаемые по спорным патентам представляют из себя композицию, для характеристики композиции, согласно п.39 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утверждённых Приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 года N 316 используются: качественный состав, количественный состав, структура композиции и ингредиентов.

Исследование качественного компонента - бутадиен-нитрильного каучука по количественному признаку экспертом Елисеевой И.А. не приводилось, исследование по количественному признаку отсутствует в заключении.

Таким образом, в заключениях экспертов не имеется противоречий, т.к. одно из заключений - заключение эксперта Елисеевой И.А. не содержит полного анализа качественных и количественных признаков композиций по патенту N 2705081 и патенту N 2640523.

В материалах дела имеется заключение судебного эксперта ООО "ППФ "ЮС" Вилесова А.С., которым исследование композиций проведено в полном объеме, по каждому из признаков с проведением сравнительного анализа качественных признаков и количественных признаков по патенту N 2705081 и патенту N 2640523.

Заключение эксперта ООО "ППФ "ЮС" Вилесова А.С. отвечает требованиям, установленным статьей 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приведенные в заключении ответы на поставленные судом вопросы даны полно и развернуто, являются обоснованными, а при анализе для ответов на вопросы суда была использована методика, основанная на требованиях патентного законодательства.

Противоречий в выводах эксперта по поставленным вопросам не имеется.

В суде апелляционной инстанции истец заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы.

Суд апелляционной инстанции отказывает заявителю в удовлетворении указанного ходатайства по следующим основаниям.

Дополнительная экспертиза в силу ч. 1 ст. 87 АПК РФ назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, таких обстоятельств суд первой инстанции не установил.

Недостатков в экспертном заключении, сомнений в правильности и объективности, содержащихся в нем выводов, а также наличия противоречий, которые могли бы послужить основанием для назначения дополнительной экспертизы, судом апелляционной инстанции не установлено. Каких-либо доказательств, опровергающих выводы эксперта, суду не представлено.

Несогласие заявителя жалобы с выводами экспертизы не может являться основанием для проведения дополнительной судебной экспертизы.

Апелляционная коллегия считает, что полученное судом в рамках дела, экспертное заключение соответствует требованиям ст. ст. 82, 83, 86 АПК РФ, отражает все предусмотренные ч. 2 ст. 86 АПК РФ сведения, основанные на материалах дела, оснований не доверять выводам эксперта, у судебной коллегии, не имеется.

С доводами истца о зависимости изобретений в силу использования в более позднем изобретении (патенте) всех признаков более раннего изобретения (патента), апелляционная коллегия не согласна, по следующим основаниям.

Истцом и ответчиком запатентованы композиции, подлежащие сравнению по качественному и количественной составам.

Диапазон интервалов количественного значения веществ, применяемых в композиции, имеет существенное значение.

Численный диапазон применяемых в композициях веществ установлен в целях правовой защиты формул изобретений, в пределах количественного признака.

Также численный диапазон, установлен и в целях достижения определённого результата - в виде конкретных физико-химических свойств материала, получаемого на основе запатентованной композиции.

Запатентованный численный интервал содержания бутадиен-нитрильного каучука в виде 20% раствора в ацетоне в более раннем патенте N 2640523 определён как 28,0-33,0.

Запатентованный численный интервал содержания бутадиен-нитрильного каучука в виде 20% раствора в ацетоне в более позднем патенте N 2705081 определен как 26,0-28,0.

Из ограничительного условия, определяемого количеством вещества, видно, что показатели численного диапазона указанного вещества в формуле истца и ответчика не совпадают.

Диапазон 28,0-33,0 не является диапазоном, включающим полностью диапазон 26,0-28,0. Интервал 28,0-33,0 не покрывает интервал 26,0-28,0.

Объем охраняемых законом прав правообладателя не может распространятся на количественные показатели (численные диапазоны) не входящие в указанные в формуле патента правообладателя. Иной подход означал бы бессмысленность определения количественных ограничений качественных признаков, и возможность бесконечного расширения "защиты" прав обладателя патента.

Численный диапазон с указанием пределов количественного значения веществ является ограничительным условием, т.к. использование того или иного качественного признака намеренно ограничено указанными в формуле изобретения интервалами.

При таких обстоятельствах, не соответствие интервалов количественных значений используемых веществ в формулах патентов, доказывает тот факт, что изобретения по патенту N 2705081 и патенту N 2640523 независимые.

Выводами эксперта Вилесова А.С. подтверждено, что более позднее изобретение по патенту N 2705081, не является зависимым от более раннего по патенту N 2640523.

Кроме того, различия в численных диапазонах спорных изобретений обусловливают и значительное отличие свойств изготавливаемых материалов.

Композиционный материал, получаемый по патенту N 2705081, обладает значительно более высокими качественными характеристиками, чем композиционный материал по патенту N 2640523.

Рецептурный состав композиции, а также способ его получения, изобретенный Ответчиком совместно с АО "ВПК "НПО машиностроения", позволяет осуществлять нанесение теплозащитного покрытия слоем до 17 мм, обеспечить наиболее высокий уровень адгезии к титановой поверхности, что подтверждено, в том числе проведенным испытаниями изделий. Для использования на титановых поверхностях материала истца необходимо нанесение дополнительного подслоя.

Также, свойства материала, изготавливаемого по патенту N 2705081, значительно превосходят свойства материала по патенту N 2640523 по жаростойкости и иным характеристикам, именно за счет использования вещества в ином количественном значении достигаются различия между получаемыми материалами:

-термическая стойкость и зашита от окисления теплозащитного покрытия из композиционного материала по патенту 270581 сохраняется при 800C,

- термическая стойкость и зашита от окисления теплозащитного покрытия из композиционного материала по патенту 2640523 сохраняется при температуре до 600C.

На основании изложенного, используемый в ином количественном диапазоне бутадиен-нитрильный каучук в виде 20% раствора в ацетоне в более раннем патенте N 2640523 (28,0-33,0) и в более позднем патенте N 2705081 (26,0-28,0) не являются эквивалентными признаком, то есть, заданные количественные значения используемого для изготовления композиции вещества, не являются взаимозаменяемыми и приводящими к получению одинакового технического результата.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2022 года по делу N А40-199149/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Ю.Н. Кухаренко

Судьи

Д.В. Пирожков Е.А. Птанская