Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2023 г. N 17АП-16183/22 по делу N А71-13106/2022

г. Пермь

22 февраля 2023 г.

Дело N А71-13106/2022

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Власовой О.Г.,

рассмотрев в порядке ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Суторминой Марии Игоревны

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 31 октября 2022 года

принятое в порядке упрощенного производства по делу N А71-13106/2022,

по иску общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР Спб" (ОГРН 1027801539083, ИНН 7802170190)

к индивидуальному предпринимателю Суторминой Марии Игоревне (ОГРН 182908174023, ИНН 182908174023)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР Спб" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики к индивидуальному предпринимателю Суторминой Марии Игоревне (далее - ответчик) о взыскании 62 500 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак, 120 руб. в возмещение расходов по оплате стоимости спорного товара, 409 руб. в возмещение расходов по оплате почтовых услуг, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП (с учетом уточнений, принятых судом).

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в соответствии с гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31 октября 2022 года (мотивированное решение от 08.11.2022) исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит названное решение отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что при определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с этим за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Истец обосновал размер заявленных требований положениями лицензионного договора от 11.08.2021, определенный истцом размер компенсации по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ является единственным размером компенсации, предусмотренным законом.

Однако, согласно представленных в материалы дела платежных поручений N 130 от 28.10.2021 и N 131 от 06.12.2021 плата по лицензионному договору произведена только в сумме 292 340 руб. По мнению ответчика, именно исходя из этой суммы должен производится расчет: 292340/1 товарный знак/ 2 класса МКТУ/ 1 способ применения/12 месяцев х 2 = 24 361 руб. 60 коп.

Судом не принято во внимание, что ответчик включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, относится к микро предприятиям, осуществляет свою предпринимательскую деятельность в маленьком городе, стоимость проданного товара незначительная - 120 руб., сумма заявленной компенсации многократно превышает стоимость товара, реализация товара не является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, а также не носило грубый характер.

При оценке стоимости права, которая взимается за правомерное использование товарного знака тем способом, который использовал нарушитель, следует учитывать и правила об исчерпании исключительного права на товарный знак, предполагающие, что розничному продавцу не требуется заключать лицензионный договор с правообладателем в случае продажи товара, введенного в гражданский оборот на территории Российско Федерации правообладателем или с его согласия.

Истцом отзыв на апелляционную жалобу не представлен.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Дело рассмотрено без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьей 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте суда www.17aas.arbitr.ru, а также в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Зингер СПБ" является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде словесного обозначения "ZINGER" по свидетельству на товарный знак N 266060, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2004. Срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030, товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 08 (наборы маникюрных инструментов, ножницы, пинцеты), 14, 21, 26 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Как указывает истец, 03.04.2022 в торговой точке, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Ленина, д. 21, к 5 был установлен и задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП Суторминой М.И. товара - маникюрный инструмент, на упаковке которого нанесено обозначение, сходное до степени смешения с указанным товарным знаком истца.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком 03.04.2022 на сумму 120 руб., видеосъемкой покупки, а также приобщенным к материалам дела, в качестве вещественного доказательства приобретенным товаром.

Исходя из международной классификации товаров и услуг, указанный товар относится к 8 классу МКТУ.

Поскольку реализация такого товара с истцом не согласовывалась, истец полагает, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком, размещенного на спорном товаре, следует квалифицировать как нарушение исключительных прав истца на товарный знак.

В этой связи 30.05.2022 ООО "Зингер СПБ" направило ответчику претензию с требованием о возмещении компенсации за использование товарного знака.

Поскольку претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

При этом, в соответствии с уточнением иска, истцом избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (двукратном размере стоимости фиксированного вознаграждения лицензиата за использование права на товарный знак N 266060).

В качестве обоснования размера предъявленной к взысканию компенсации истец ссылается на положения лицензионного договора от 11.08.2021, заключенного между ООО "Зингер СПБ" (лицензиар) и ИП Макаровым К.Б. (лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака, по которому лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора за вознаграждение право использования товарного знака ZINGER (свидетельство N 266060) в отношении товаров 08 и 35 классов МКТУ за ежегодное вознаграждение в размере 750000 руб. Расчет размера компенсации выполнен истцом следующим образом: 750000 руб. / 1 товарный знак/ 2 класса МКТУ / 1 способ применения/ 12 месяцев х 2 = 62500 руб.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался выводами о доказанности истцом факта нарушения его исключительных прав и обоснованности заявленного ко взысканию размера компенсации.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания, а также произведения искусства.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (пункт 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2).

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3).

В силу статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1). Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (пункт 4).

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 55 Постановления N 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.

При вынесении решения об удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что материалами дела подтверждены факт принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак и факт нарушения исключительного права на данное средство индивидуализации ответчиком.

В материалы дела представлены: кассовый чек, содержащий в себе ФИО и ИНН ответчика, стоимость и количество товара, дату и место реализации спорного товара, сам приобретенный товар (маникюрный инструмент), видеозапись процесса закупки. Также в Арбитражный суд Свердловской области представлено вещественное доказательство - маникюрный инструмент в картонно-пластиковой упаковке, содержащий словесное обозначение "ZINGER", приобретенный у ответчика 03.04.2022.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о соответствии отображенных на видеозаписи кассового чека и маникюрного инструмента представленным в материалы дела письменным (чек) и вещественным (товар) доказательствам. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о правомерности вывода обжалуемого решения о том, что представленные в материалы дела доказательства в своей совокупности и взаимосвязи полностью подтверждают факт реализации ответчиком контрафактного товара, содержащего словесное обозначение "ZINGER", схожее до степени смешения с товарным знаком истца N 266060 "ZINGER".

Товар, реализованный 03.04.2022, относится к классу 8, в отношении которого зарегистрирован товарный знак. По смыслу п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Пунктом 43 Правил установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сравниваемые обозначения на контрафактном товаре, приобретенном у ответчика, и товарный знак истца содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца; незначительное расхождение в деталях изображений не препятствуют восприятию у обычного потребителя данных изображений как изображений товарных знаков, принадлежащих истцу, что они являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Указанная мера применяется по выбору обладателя прав на товарные знаки вместо возмещения убытков.

Как разъяснено в п. 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума от 23.04.2019 N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Следовательно, в случае, когда размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права, способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых допущено нарушение; территория, на которой допускается использование (РФ, субъект РФ, населенный пункт); иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить иную стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель.

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, пункт 59 Постановления от 23.04.2019 N 10).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь в исключительных случаях и по заявлению ответчика.

Суд апелляционной инстанции также учитывает разъяснения, изложенные в принятом постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда".

Согласно разъяснениям, изложенным в указанном постановлении, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В указанном постановлении также разъяснено, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Между тем, в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Поскольку материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, постольку размер компенсации должен быть определен из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц.

Исследовав материалы дела, принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированные в постановлениях от 13.12.2016 N 28-П, от 13.02.2018 N 8-П и от 24.07.2020 N 40-П, а также правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, в определении от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации с учетом доводов ответчика, указанных в апелляционной жалобе.

Истцом заявлено требование (с учетом принятого судом уточнения) о взыскании компенсации в размере 62 500 рублей, исходя из расчета 750 000 рублей / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев х 2 = 62 500 рублей. При расчете исковых требований истец исходил из вознаграждения за использование товарного знака в размере 750 000 рублей в год, предусмотренного лицензионным договором, заключенным между истцом и ИП Макаровым К.Б. 11.08.2021 (представлен в материалы дела), предоставляющим право на использования на неисключительной основе товарного знака по свидетельству N 266060 в отношении всех товаров, включенных в 8, 35 классы Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

По условиям лицензионного договора от 11 августа 2021 года, истцу предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству N 266060 в отношении товаров 08 класса МКТУ (то есть на один класс товаров) и услуг 35 класса МКТУ: 08 - кусачки для ногтей; кусачки для удаления заусенцев; наборы маникюрных инструментов; наборы педикюрных инструментов; ножницы; пилочки для ногтей; пинцеты; полировальные приспособления для ногтей (электрические или неэлектрические); щипцы для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипцы; 35 - демонстрация товаров; реклама; сбыт товара через посредников.

Согласно п. 2.1 указанного договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 рублей. Лицензионный договор является действующим, заключен в соответствии с требованиями закона. Во исполнение п. 2 ст. 1235 ГК РФ указанный договор зарегистрирован в установленном порядке.

Ответчик ИП Сутормина М.И. выразила несогласие с методикой расчета размера компенсации, полагая, что расчет суммы компенсации произведен истцом без учета всех обстоятельств нарушения имущественных прав истца, а также условий лицензионного договора от 11 августа 2021 года, положенного истцом в основу расчета; представил контррасчет суммы компенсации, согласно которому размер обоснованной и подлежащей взысканию компенсации в рассматриваемом случае составляет 24 361 руб. 60 коп.

Ответчик ссылается, что лицензиатом - ИП Макаровым К.Б., лицензионный договор от 11.08.2021 не исполнен, истцом представлены только два платежных поручения N 130 от 28.10.2021 на сумму 104 840 руб., N 131 от 06.12.2021 на сумму 187 500 руб., всего на 292 340 руб. Исходя из расчета: 292340/1 товарный знак/ 2 класса МКТУ/ 1 способ применения/12 месяцев х 2 = 24 361 руб. 60 коп.

Суд так же учитывает, что лицензионный договор заключен между сторонами 11.08.2021, согласно п. 2.1 договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 руб., включая 20% НДС. Истцом в подтверждение исполнения договора представлены платежные поручения на общую сумму 292 340 руб., а исковое заявление поступило в суд 29.08.2022, следовательно, к моменту поступления искового заявления ежегодное вознаграждение в размере 750 000 руб. должно было быть оплачено.

Суд апелляционной инстанции, учитывая, что стоимость права использования спорного товарного знака по лицензионному договору истца тем способом и в том объеме, который использовал ответчик, а именно: использование товарного знака в одном субъекте Российской Федерации; размещение товарного знака ответчиком на одной единице товара (08 класс); использование товарного знака истца двумя способами: продажа и предложение к продаже; зафиксированный период нарушения использования товарного знака; срок лицензионного договора, за который установлена цена 750 000 руб. - 12 месяцев (ежегодное вознаграждение) и объем предоставленных по нему прав (использование товарного знака способами, установленными п. 1.3 лицензионного договора в отношении товара 08 класса МКТУ (то есть одного класса, содержащего перечень товаров, отнесенных к этому классу) и 1 класса услуг - 35; незначительную стоимость единицы товара (120 руб.) (750 000 руб./ 12 месяцев / 89 субъектов РФ (на момент подписания резолютивной части решения) х 2 способа использования товарного знака х 2 (двукратный размер), произвел расчет компенсации, сумма которой составила 2 808 руб. 98 коп.

Следует принять во внимание, что в рассматриваемом случае обстоятельства использования товарного знака ответчиком и условия лицензионного договора существенно отличались: фактически ответчик использовал товарный знак истца только двумя способами из указанных в пункте 1.3. лицензионного договора от 11 августа 2021 года (предложение к продаже и реализация контрафактного товара) и только на проданном в розницу товаре (маникюрный инструмент) 8-го класса МКТУ.

Согласно пункту 2.1 лицензионного договора, ежегодное вознаграждение за предоставление права использования товарного знака N 266060 составляет 750 000 руб.

Апелляционный суд считает, что при определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования объекта интеллектуальной собственности, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, рассчитанной истцом на основании цены лицензионного договора, следует исходить из того, что срок использования нарушителем исключительного права, который должен учитываться при определении размера компенсации, должен соответствовать сроку, на который в обычной хозяйственной практике предоставляется право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Судом апелляционной инстанции также учитываются характер допущенного ответчиком правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, в частности, то обстоятельство, что правонарушение совершено ответчиком впервые и не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности, последующее поведение ответчика (прекращение нарушения прав истца).

Оценив с учетом вышеизложенного представленные в материалы дела доказательства, самостоятельно произведенный расчет, а также позицию ответчика, суд пришел к выводу о том, что компенсация в признаваемом ответчиком размере 24 361 руб. 60 коп. соответствует требованиям разумности и справедливости, обеспечивает необходимый баланс прав и законных интересов сторон.

В отсутствие в материалах дела иных лицензионных договоров, условия которых были бы приближены к обстоятельствам фактического использования права на товарный знак ответчиком, при наличии доводов ответчика о существенном различии обстоятельств фактического использования спорного товарного знака от договорных условий, на которых подлежало выплате вознаграждение по договору от 11 августа 2021 года, в отсутствие заявления участвующими в деле лицами ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы либо о применении иных способов установления данного обстоятельства, суд определил стоимость использования права на товарный знак по имеющимся в деле доказательствам, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц.

Оценив с учетом вышеизложенного представленные в материалы дела доказательства, самостоятельно произведенный расчет, а также позицию ответчика, суд пришел к выводу о том, что компенсация в признаваемом ответчиком размере 24 361 руб. 60 коп. соответствует требованиям разумности и справедливости, обеспечивает необходимый баланс прав и законных интересов сторон.

Примененный алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком, не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10.

Аналогичные выводы содержатся в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04 декабря 2020 года N С01-648/2018 по делу N А70-700/2018.

В данном случае, определяя компенсацию в сумме 24 361 руб. 60 коп., суд не снижает ее по ходатайству ответчика и не квалифицирует по пункту 1 статьи 1515 ГК РФ, а определяет другую стоимость права использования товарного знака с учетом позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 26 января 2021 года N 310-ЭС20-9768.

Требование о возмещении стоимости товара в размере 120 руб. носит компенсационный характер и подлежит удовлетворению в заявленном размере согласно ст.1515 ГК РФ.

Таким образом, обжалуемое решение подлежит изменению на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ, а требования истца удовлетворению частично в размере 24 361 руб. 60 коп. В удовлетворении остальной части требований следует отказать.

В связи с тем, что требования истца удовлетворены частично, судебные расходы по уплате государственной пошлины, а так же почтовые расходы на основании абз.2 ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

Расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе (3000 руб.) ответчика, подлежат отнесению на истца (110 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 31 октября 2022 года (мотивированное решение от 08.11.2022) по делу N А71-13106/2022 изменить. Резолютивную часть решения изложить в следующей редакции.

Исковые требования удовлетворить частично, взыскать с индивидуального предпринимателя Суторминой Марии Игоревны (ОГРН 182908174023, ИНН 182908174023) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР Спб" (ОГРН 1027801539083, ИНН 7802170190) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 266060 в размере 24 361 руб. 66 коп., а также судебные издержки по оплате почтовых услуг в размере 159 руб. 38 коп., по приобретению товара в сумме 120 руб., за получение выписки из ЕГРИП в сумме 77 руб. 94 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 974 руб. 46 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать, остальные судебные расходы оставить за истцом.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР Спб" (ОГРН 1027801539083, ИНН 7802170190) в пользу индивидуального предпринимателя Суторминой Марии Игоревны (ОГРН 182908174023, ИНН 182908174023) 3000 руб. в возмещение судебных расходов по апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗИНГЕР СПБ" (ОГРН 1027801539083, ИНН 7802170190) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 500 руб.

Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья

О.Г. Власова