Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2023 г. N 09АП-4923/23 по делу N А40-119328/2022

г. Москва

06 марта 2023 г.

Дело N А40-119328/22

Резолютивная часть постановления объявлена 27 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 марта 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валюшкиной В.В.,

судей Ким Е.А., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.В. Гришкиевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Твое" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.12.2022 по делу N А40-119328/22,

принятое по иску ООО "Бренд" к ООО "Твое" о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей

истца: Габбасова М.Р. по доверенности от 22.07.2022, диплом от 30.06.2011,

ответчика: Емкужева А.В. по доверенности от 14.09.2022, диплом от 30.06.2022, Волков М.А. по доверенности от 14.09.2022, уд. N 12200,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Бренд" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Твое" о взыскании компенсации в размере 3 426 811 руб.

Решением арбитражного суда от 13.12.2022 исковое заявление удовлетворено в полном объеме.

Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 АПК РФ в установленный законом срок обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

В судебном заседании представитель заявителя (ответчика по делу) поддержал апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям, просил решение суда отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, представил в материалы дела отзыв.

Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы апелляционной жалобы и отзыв на нее, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Бренд" является правообладателем в отношении товарного знака по свидетельству N 494355, зарегистрированного в отношении товаров 25 и услуг 35 МКТУ.

Правообладателем выявлено нарушение прав на товарный знак ответчиком при реализации товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, через розничные магазины и торговую площадку Вайлдберрис. Данный факт подтверждается протоколом осмотра доказательств, а также материалами проведенной истцом закупки спорного товара.

Истец не предоставлял ответчику разрешения не использование товарного знака, в связи с чем на основании розничной цены реализации товара и количества партии товара, рассчитал компенсацию в размере 3426811 руб.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения истцом в суд.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции установил, что факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами. Каких-либо доказательств факта исчерпания исключительных прав ответчиком не предоставлено, не предоставлены доказательства, подтверждающие факт введения спорного товара в оборот правообладателем.

В составе товарного знака N 494355 словесный элемент состоит из одного слова, 8 букв и 8 звуков. Обозначение OVERCOME состоит из одного слова 8 букв и 8 звуков. Также совпадает количество слогов - по четыре слога в каждом, что обуславливает одинаковую длительность фонетического звучания сравниваемых обозначений, и полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, то есть совпадение во всех буквах звукового ряда: Overcome - OVERCOME, что формирует сходные представления потребителей о товаре (услуге), т.е. имеются все основания для вывода, что по фонетическому признаку сравниваемые обозначения характеризуются сходством до степени смешения.

Товарный знак N 494355 выполнен буквами латинского алфавита, печатным шрифтом. Написание обозначения OVERCOME выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, печатным шрифтом. Таким образом, сравниваемые обозначения сходны ввиду сходства в графическом написании обозначений с учетом характера букв, использовании одного алфавита, буквами которого написаны слова, расположение букв по отношению друг другу.

Обозначение "Overcome" носит фантазийный и семантически нейтральный характер в отношении товаров и услуг, по которым зарегистрирован товарный знак по свидетельству РФ N 494355. Ввиду звукового сходства сравниваемых обозначений, а именно полного фонетического вхождения одного обозначения в другое, то есть совпадения во всех буквах звукового ряда, патентный поверенный сделал вывод, что товарный знак "Overcome" и обозначение "OVERCOME" имеют тождественное значение, одинаковый смысл.

Судом установлена однородность товаров и услуг исследуемых Объектов Сторон: истца - товаров и услуг, под товарным знаком N 494355 "Overcome" и Ответчика - футболки, маркированной обозначением "OVERCOME".

Товарный знак N 494355 зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 25 класса -"футболки". Услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 494355, относятся к родовидовой группе услуг 35 класса МКТУ: "35.20. Услуги по продвижению товаров и услуг"; товар "футболка", на котором нанесено обозначение OVERCOME, относится к родовидовой группе товаров: род - "25.02. Одежда спортивная", вид 250155 "футболки".

Услуги 35 класса МКТУ "розничная и оптовая продажа товаров; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет магазинов по продаже товаров", в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 494355, непосредственно связаны с продажей товаров, в том числе и футболок.

Товары 25 класса МКТУ - "футболки" являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 494355, так как имеют один и тот же результат, а именно, продажа футболок.

Обозначение OVERCOME используется для маркировки продукции - одежды (футболок), которая представляет собой услуги магазинов по продаже товаров, то есть услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 494355.

На основании вышеизложенного, установлена однородность товаров Ответчика, маркированных обозначением OVERCOME, услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых Истцом зарегистрирован товарный знак N 494355.

Ответчик не заявил и не доказал, что спорный товар произведен истцом или по соглашению с истцом, не представил доказательств исчерпания прав истца при введении спорного товара в оборот на территории Российской Федерации; также не представил доказательств наличия основанных на соглашении с истцом или с иным управомоченным лицом прав в отношении спорных объектов интеллектуальной собственности.

При указанных обстоятельствах истец имел законные основания для обращения в суд за судебной защитой нарушенного исключительного права.

По мнению суда первой инстанции, истец, воспользовавшись правом, установленным ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию в размере 3.426.811 рублей. Оснований для снижения заявленной компенсации суд первой инстанции не усмотрел.

В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд по своей инициативе изменил способ расчета компенсации; суд первой инстанции не дал оценку доводам ответчика, влияющим на правильное разрешение настоящего дела, а также доказательствам, подтверждающим данные доводы; суд первой инстанции не учел все обстоятельства, влияющие на определение размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика; суд первой инстанции не учел, что ответчик использовал обозначение "OVERCOME" в эстетических целях, а не в целях индивидуализации товара; суд первой инстанции не осуществил проверку действий истца на добросовестность.

Суд отклоняет приведенные доводы апелляционной жалобы.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях предусмотренных Гражданским кодексом, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных статьями 1301, 1311, 1406.1, 1515, 1537 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Способ расчета компенсации, примененный судом, при рассмотрении дела полностью соответствует требованиям, заявленным Обществом с ограниченной ответственностью "Бренд". В основу размера компенсации судом принята розничная цена реализации спорного товара, на основании чеков, полученных в ходе проведенной истцом закупки товара в магазинах торговой сети ответчика (том 1, л.д. 106, 109, 111) и количество партии товара, ввезенного ответчиком на территорию Российской Федерации, по данным таможенной декларации ответчика N 10013160/080222/3074481, представленной Московской областной Таможней Федеральной таможенной службы (том 3, л.д. 35-57), на основании судебного запроса.

Исходя из розничной цены реализации указанного товара (артикль 87365), установленной ООО "Твое" в размер 799 рублей и количества партии товара, ввезенного на территорию РФ в количестве 4 289 шт., размер компенсации ООО "Бренд" за незаконное использование товарного знака "OVERCOME" суд первой инстанции правомерно оценил в размере 3 426 811 руб. (799 руб.* 4289шт.).

Доводы ответчика, о том, что суд первой инстанции изменил способ расчета компенсации, не соответствует действительности, указанная информация не отражена в решении суда первой инстанции, а также не следует из принятого судом решения. Судом рассмотрены заявленные истцом требования, суд не вышел за пределы заявленных истцом требований.

Вопреки доводам апелляционной жалобы в рассматриваемом случае истцом доказано допущенное ответчиком нарушение прав на товарный знак по свидетельству N 494355, зарегистрированного в отношении товаров 25 и услуг 35 МКТУ, правообладателем которого является истец.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждены представленными в материалах дела доказательствами, а именно:

- свидетельством N 494355, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, подтверждается регистрация товарного знака по заявке N 2012719597 с приоритетом от 07.06.2012, которая произведена 19.08.2013 в отношении товаров 25 и услуг 35 МКТУ, указанных в перечне регистрации и владельцем словесного товарного знака "OVERCOME" N 494355 является истец (том 1 л.д. 10-19);

протоколом осмотра доказательств N 66АА 7368126 от 27.04.2022, согласно которому установлено, что ответчик, через интернет-магазин Wildberries выставлял предложения к продаже товара, содержащего обозначение (артикул 64330206), сходного до степени смешения с товарным знаком N 494355 (том 1, л.д. 36-41);

кассовым чеком оформления и выкупа товара (артикул 64330206) из интернет-магазина Wildberries спорного товара, подтверждающего не только предложение к продаже, но и его реализацию в адрес потребителей (том 1 стр. 57-60);

кассовым чеком приобретения товара с розничных магазинов торговой сети ответчика "Твое", расположенных в городе Екатеринбурге по месту фактического нахождения истца (том 1 л.д. 106, 109, 111);

- скриншотами страниц официального сайта ответчика (https://tvoe.ru, артикул 87365), согласно которым следует, что ответчик также на других интернет-ресурсах, выставлял предложение к продаже товар, содержащий обозначение, сходного до степени смешения с товарным знаком N 494355 (том 1 стр. 28-31);

- заключением патентного поверенного Российской Федерации Гавриловой Марией Сергеевной от 16.09.2022, согласно которому обозначение "OVERCOME", размещенное на продукции - футболке с этикеткой (изготовитель ООО "Твое") и товарный знак "OVERCOME" по свидетельству РФ N 494355 зарегистрированный 19.08.2013 в отношении товаров и услуг 25, 35 класса Международной классификации товаров и услуг, являются сходными до степени смешения, то есть ассоциируются друг с другом в целом (по звуковому, графическому, смысловому, фонетическому сходству обозначений), несмотря на отдельные отличия, и способны вызвать у потребителя представление об их принадлежности одному и тому же лицу (по признакам общего зрительного впечатления сравниваемых объектов у потребителя) - том 3 стр. 22.

- таможенной декларацией N 10013160/080222/3074481, согласно которой установлено, что ответчик осуществил ввоз на территорию Российской Федерации товар с использованием обозначения товарного знака "OVERCOME" сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "Бренд" в количестве 4 289 штук (том 3, л.д. 35-57).

Ответчик не представил доказательств того, что спорный товар произведён истцом или по соглашению с истцом, не представил доказательств исчерпания прав истца при введении спорного товара в оборот на территории Российской Федерации. Также не представил доказательств наличия, основанных на соглашении с истцом или с иным управомоченным лицом прав, в отношении спорных объектов интеллектуальной собственности.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, ответчик, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку предложенных к реализации и реализуемых товарах и обозначений, на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования.

Ответчиком, при рассмотрении дела в суде первой инстанции также не было представлено доказательств, подтверждающих добровольное прекращение нарушения прав истца.

Так, при выявлении нарушения исключительных прав истца, в адрес ответчика была направлена претензия N 02/05 от 04.05.2022 (том 1. л.д. 79) с требованием прекратить незаконное использование обозначения "OVERCOME" N 494355, которая была им получена 11.05.2022. В ответе на досудебную претензию от 30.05.2022 ответчик указал, что требования заявленные ООО "Бренд" неправомерны и не подлежат удовлетворению.

Таким образом, требования, изложенные в претензии N 02/05 от 04.05.2022, ответчиком были проигнорированы.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда первой инстанции соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, нарушений норм материального и процессуального права, в том числе на основании ч. 4 ст. 270 АПК РФ, не выявлено, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы судебные расходы по уплате государственной пошлины при ее подаче в силу ст. 110 АПК РФ относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2022 по делу N А40-119328/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.В. Валюшкина

Судьи

Е.А. Ким Б.В. Стешан