Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2023 г. N 13АП-40446/22 по делу N А26-4311/2022

г. Санкт-Петербург

09 марта 2023 г.

Дело N А26-4311/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 марта 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей М. Г. Титовой, Н. О. Третьяковой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания И. С. Хариной

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-40446/2022) ООО "Гурман" на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2022 по делу N А26-4311/2022 (судья Погорелов В.А.), принятое по иску ИП Галанова А.А.

к ООО "Гурман"

3-е лицо: ООО "ФРУТОВИТ"

о запрете использования обозначения, о взыскании

при участии:

от истца: Грудина А. О. (доверенность от 23.03.2022)

от ответчика: Осколков И. Н. (доверенность от 12.07.2022), Гарлоева К. Р. (доверенность от 11.07.2022)

от 3-го лица: не явился (извещен)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (ОГРН 306501013700020, ИНН 501005033608; далее - предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Гурман" (ОГРН 1191001002422, ИНН 1001339831; далее - общество, ответчик) о запрете использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки N 617287, N617288, в частности при производстве товаров, предложения к продаже, продаже товаров и взыскании 305 784 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "ФРУТОВИТ".

Решением суда от 03.11.2022 иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе (с учетом уточнения 26.01.2023 предмета жалобы) общество просит решение суда отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права; неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными.

Представитель ООО "ФРУТОВИТ", извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в суд апелляционной инстанции не явился. Ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы ООО "ФРУТОВИТ" не заявлено. С заявлением о принятии участия в судебном заседании путем проведения онлайн-заседания ООО "ФРУТОВИТ" не обращалось. Апелляционная инстанция считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие ООО "ФРУТОВИТ", поскольку он извещен надлежащим образом, а материалы дела и характер спора позволяют рассмотреть дело без его участия в соответствии с пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель предпринимателя против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем следующих товарных знаков:

- N 334658, зарегистрирован 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- N 334659, зарегистрирован 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- N 348782, зарегистрирован 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- N 348783, зарегистрирован 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- N 370691, зарегистрирован 29.01.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- N 377548, зарегистрирован 23.04.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, орехи, финики, арахис, фундук;

- N 617288, зарегистрирован 25.05.2017 (приоритет 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

- N 617287, зарегистрирован 25.05.2017 (приоритет от 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- N 806526, зарегистрирован 12.04.2021 (приоритет от 03.10.2019) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- N 806527, зарегистрирован 12.04.2021 (приоритет от 03.10.2019 г.) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Предприниматель является администратором доменных имен frutovit.com, frutovit.ru, на которых расположены интернет-сайты с информацией об истце и его товарных знаках.

В 2018 году истцу стало известно, что ООО "ФРУТОВИТ" незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками предпринимателя N 617287, N 617288, N 348783, N 334658, N 334659, N 348782, N 370691, N 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "ФРУТОВИТ" 47 328 797 руб. 66 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 617287, N617288.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу N А40-208181/20-105-989 с ООО "ФРУТОВИТ" в пользу предпринимателя взыскано 47 328 797 руб. 66 коп. компенсации.

ООО "ФРУТОВИТ" специализируется на производстве орехов, цукатов и сухофруктов, осуществляет оптовую торговлю указанной продукцией, то есть товарами, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Как указывает истец, в ходе рассмотрения дела N А40-208181/2020 правообладателю стало известно, что общество в период с 16.04.2019 по 15.10.2019 осуществило закупку контрафактного товара у ООО "ФРУТОВИТ" по договору поставки от 20.03.2019 на сумму 152 892 руб.

Указанное обстоятельство подтверждено товарными накладными от 16.04.2019 N 106 на сумму 75 558 руб., от 15.10.2019 N 270 на сумму 77 334 руб. и соответствующими счетами-фактурами. Штрихкоды, указанные в товарных накладных ООО "ФРУТОВИТ" напротив каждой позиции товара, свидетельствуют, что каждая позиция была реализована под брендом "ФРУТОВИТ".

В соответствии с пунктом 1587 ГОСТ 25868-91, штриховой код - это код, представляющий знаки с помощью наборов параллельных штрихов различной толщины и шага, которые оптически считываются путем поперечного сканирования. Электронные каталоги имеются в открытом доступе в сети Интернет, где можно проверить штрихкод и посмотреть данные о товаре.

Штрихкоды товарных накладных можно проверить в сети Интернет с помощью сайта www.barcode-list.ru и/или сравнив их с товарными накладными ООО "ФРУТОВИТ" за период 2018-2020 годы, товары, проданные по которым, признаны контрафактными в рамках дела N А40-208181/2020.

Так, например, в товарной накладной от 16.04.2019 N 106 содержится позиция "Помело листики цукаты 200 г", указан штрихкод 4601577000378. Согласно информации сервиса www.barcode-list.ru данный штрихкод соответствует продукции с наименованием "ПОМЕЛО ЛИСТИКИ 200ГР ФРУТОВИТ".

По мнению истца, предложенной в качестве примера последовательностью действий можно установить контрафактность всех позиций, указанных в товарных накладных ООО "ФРУТОВИТ". В наименовании продукции и на самих упаковках товара указано обозначение "ФРУТОВИТ", тождественное или сходное до степени смешения с товарными знаками истца.

Кроме этого, как указывает предприниматель, 07.10.2019 представителем истца получено коммерческое предложение ООО "ФРУТОВИТ" в котором указаны актуальные цены на продукцию на 01.01.2019 с наименованием "ФРУТОВИТ" и штрихкоды (уникальные идентификаторы товара) продукции, полностью идентичные штрихкодам, указанным в товарных накладных ООО "ФРУТОВИТ", и имеющим отношение исключительно к бренду "ФРУТОВИТ", что, по мнению предпринимателя, подтверждает факт реализации контрафактного товара.

Полагая, что действиями общества нарушены исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 617287, N 617288, предприниматель направил в его адрес претензию с требованием о выплате компенсации.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения предпринимателя в суд с настоящим иском.

Суд удовлетворил иск.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит отмене.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В абзаце пятом пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил исключительно из того, что ответчик в 2019 году допустил закупку контрафактных товаров под брендом "ФРУТОВИТ" на сумму 152 892 руб. Иные обстоятельства, подтверждающие нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, судом не исследовались и не устанавливались.

Вместе с тем, по мнению суда апелляционной инстанции, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции не учтено следующее.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим.

Из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления N 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Вопреки положениям части 1 статьи 65 АПК РФФ истец соответствующие доказательства в материалы дела не представил.

Доказательства приобретения ответчиком товаров по товарным накладным от 16.04.2019 N 106 на сумму 75 558 руб., от 15.10.2019 N 270 на сумму 77 334 руб. с целью введения указанных в них товаров в гражданский оборот в материалах дела отсутствуют. Не представлены акты фиксации нарушения или акты осмотра торговых залов ответчика, в которых были размещены товары под спорными товарными знаками, контрольная закупка истцом не осуществлялась.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 24.10.2022, представленному предпринимателем в материалы дела, 03.11.2022 Золотовой Эльвирой Валериевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Абубикеровой Равили Вавильевны, произведен осмотр информации, находящейся в электронном виде в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах информационного ресурса (сайта), расположенного по адресу: https:/vk.com.

Данным протоколом зафиксированы публикации от 11.04.2018 и 12.04.2018 и фотографии из социальной сети "Вконтакте" в публичной группе "Супермаркет "Лотос Гурман", г. Петрозаводск".

На данных фотографиях отражена продукция торговой марки "ФРУТОВИТ", которая предлагается к продаже неограниченному кругу лиц.

Публикации датируются 2018 годом.

Однако, как указано в иске, спорный товар приобретен ответчиком по товарными накладными от 16.04.2019 N 106, от 15.10.2019 N 270.

Из публикации от 30.09.2019 не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что к продаже ответчиком предложен товар торговой марки "ФРУТОВИТ".

Таким образом, истцом не подтверждено, что товар по товарным накладным от 16.04.2019 N 106 на сумму 75 558 руб., от 15.10.2019 N 270 на сумму 77 334 руб. приобретен с целью введения его в гражданский оборот.

Протокол осмотра сайта "frutovit.com" с соответствующими скриншотами, подтверждение правообладателя товарных знаков, таблица с актуальными ценами на товар свидетельствуют о реализации контрафактных товаров ООО "Фрутовит".

Однако указанные доказательства не подтверждают факт реализации денного товара ответчиком.

Книги продаж, не заверенные налоговым органом, на которые ссылается предприниматель, не содержат указание на то, какой товар был продан по товарной накладной, а содержат только указание на сумму, номер и дату накладных и счетов-фактур.

Оценив, имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу, что доказательств, подтверждающие реализацию ответчиком товаров с незаконным использованием товарного знака, принадлежащего истцу, последним в материалы дела не представлено, в связи с чем, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности не были заявлены обществом в суде первой инстанции, в связи с чем, не подлежат оценке апелляционным судом.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит отмене, а заявленные предпринимателем требования - оставлению без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 03.11.2022 по делу N А26-4311/2022 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ОГРН 306501013700020, ИНН 501005033608) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гурман" (ОГРН 1191001002422, ИНН 1001339831) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

М.Г. Титова Н.О. Третьякова