Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2023 г. N 09АП-7230/23 по делу N А40-216921/2022

город Москва

24 марта 2023 г.

Дело N А40-216921/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 марта 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Е.А. Птанской, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном апелляционную жалобу

ООО "Пароним"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2022 года

по делу N А40-216921/2022, принятое судьей Чадовым А.С.,

по иску ООО "Пароним" (ИНН 9701103392)

к Кириллову Сергею Викторовичу (ИНН 503218377702)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Мурашкин А.А. по доверенности от 08.11.2022,

от ответчика - Павлова А.В. по доверенности от 18.10.2022,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Пароним" (далее - истец, общество "Пароним") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Кириллову Сергею Викторовичу (далее - ответчик, Кириллов С.В.) об обязании удалить с интернет ресурсов все посты (объявления), в которых незаконно используется товарный знак "Ляпун" или сходное с ним до степени смешения обозначение; взыскании компенсации в размере 500.000 руб., взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 50.000 руб., нотариальные расходы на заверение протокола осмотра доказательств в размере 58.780 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2022 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из необоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что как следует из протоколов осмотра доказательств, скрин-шотов сайтов hltps://hlebieda.ru, https://skladchina.vip, ответчик имеет доступ к указанным сайтам посредством личного кабинета; ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается выпиской из ЕГРИП, оказывает услуги по обучению, оказывает услуги по организации и проведению платных мастер-классов (видеокурсы по обучению рецептуре и технологии приготовления старорусских лепешек), что не может считаться свободной творческой деятельностью в целях самореализации и демонстрации своего опыта и навыков неограниченной аудитории; в силу статей 1477 и 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и однородные, не упомянутые в охранном документе; объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными; эта однородность может существовать между товаром и услугой; однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природа или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения; однородными между собой могут быть признаны товары и услуги; также как и предоставлять право использовать продукт интеллектуальной собственности - изготавливать и распространять (продавать) хлебобулочное изделие "Ляпун" (30 класс МКТУ) и организация и проведение мастер-классов (обучение) (41 класс МКТУ) по приготовлению хлебобулочных изделий "Ляпун", что также является пищей; судом не была дана оценка самой опасности смешения товарных знаков, а проводился анализ возможность вероятности реального их смешения.

Ответчик представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу мотивированы следующим.

Истец является правообладателем товарного знака "Ляпун" по свидетельству N 781683, зарегистрированного в отношении 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия".

Истец указывает, что ответчик незаконно использует товарный знак N 781683 ("Ляпун") в продвижении платных мастер-классов по изготовлению (производству) хлебобулочного изделия "Ляпун", технология которого стала известна ответчику в период работы в организации, состоящей в одной группе с истцом, на Интернет-сайтах hlebieda.ru, breadandbread.ru, skladchina.vip.

Факт незаконного коммерческого использования товарного знака "Ляпун" ответчиком зафиксирован протоколами осмотра доказательств, составленными нотариусом г. Звенигорода Московской области Харахориной И.Е. от 21.01.2021 г.: протокол осмотра доказательств серии 50 АБ N 5154492 от 21.01.2021 г.; протокол осмотра доказательств 50 АБ N 5154487 от 21.01.2021 г., протокол осмотра доказательств 50 АБ N 5154483 от 21.01.2021 г.

Истец не предоставлял ответчику своего разрешения на товарный знак в коммерческих и других целях, соответствующий договор с Кирилловым С.В. не заключался, вознаграждение за такое использование от Кириллова С.В. не выплачивалось.

Претензии истца оставлены ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

На основании пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела документы в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, данными в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований и исходил из того, что истцом не доказан факт нарушения исключительных прав на товарный знак ответчиком; ответчик не предлагает к продаже товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак ("хлебобулочные изделия, кондитерские изделия"), или однородные с ними товары под обозначением "Ляпун"; суд счел, что лово "ляпун" в данном контексте в принципе не индивидуализирует никакие услуги - оно упоминается в своем буквальном, нарицательном значении, для обозначения старорусских лепешек, которые носили данное название; кроме того, товары, применительно к которым зарегистрирован товарный знак истца, и услуги, в отношении которых использует спорное обозначение ответчик, не являются однородными; исключительное право истца на товарный знак N 781683 не нарушено и, как следствие, отсутствуют основания для применения к ответчику мер ответственности, предусмотренных статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований, для переоценки выводов суда первой инстанции.

Доводы апелляционной жалобы о том, что согласно протоколов осмотра доказательств, скрин-шотов сайтов hltps://hlebieda.ru, https://skladchina.vip, ответчик имеет доступ к указанным сайтам посредством личного кабинета, необоснованны и документально ничем не подтверждены. В частности, в материалах дела и представленных истцом протоколах осмотра указанных сайтов отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие установить лицо, опубликовавшее на данных сайтах спорные материалы. Следовательно, отсутствуют основания утверждать, что данные публикации были осуществлены ответчиком. Принадлежность ответчику данных сайтов материалами дела не подтверждается.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание тот факт, что сайт skladchina.vip является широко известным ресурсом по распространению контрафактных информационных продуктов, в отношении которого Московским городским судом регулярно принимаются решения об удалении контрафактного контента. Процедура регистрации пользователей на данном сайте максимально проста и не требует какого-либо обязательного подтверждения личности. Таким образом, спорные материалы на указанном сайте мог разместить кто угодно, включая самого истца.

В соответствии с пунктом 78 Постановления N 10, если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Ответчик не является администратором доменных имен hlebieda.ru и skladchina.vip и не несет ответственности за содержание размещенных на них сайтов.

Доказательств того, что ответчик является фактическим владельцем указанных сайтов, в материалы дела также не представлено.

Ссылки апелляционной жалобы на то, что ответчик зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и оказывает услуги по обучению, организации и проведению платных мастер-классов (в том числе путем проведения видеокурсов по обучению рецептуре и технологии приготовления старорусских лепешек - "ляпунов"), не подтверждает сам по себе факта нарушения действиями ответчика исключительного права истца на товарный знак.

Принцип добросовестности при регистрации товарных знаков подразумевает, что правообладатель выбирает необходимый ему объем правовой охраны путем указания конкретных видов товаров и услуг, которые не должны являться избыточными в отношении предполагаемого использования регистрируемого обозначения. Как следствие, регистрация товарного знака не влечет за собой абсолютного запрета любым третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в том числе и в предпринимательской деятельности. Нарушением исключительного права на товарный знак согласно действующему законодательству будет являться только такое использование, которое осуществляется в целях индивидуализации однородных товаров или услуг и влечет за собой возникновение опасности смешения производителя таких товаров / услуг и правообладателя в глазах потребителей.

Основные правовые подходы, касающиеся методологии установления сходства обозначений, однородности товаров (услуг), вероятности смешения обозначений в гражданском обороте, сформулированы судом первой инстанции на основе практики применения Гражданского кодекса Российской Федерации, Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 и введенных в действие 31.08.2015 г. (далее - Правила N 482), разъяснений, содержащихся в Постановлении N 10.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из приложения к свидетельству о регистрации товарного знака N 781683 ("Ляпун"), данное об означение зарегистрировано только применительно к двум видам товаров класса 30 МКТУ - хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. Исходя из содержания протокола осмотра доказательств (сайта www.breadandbread.ru) от 21.01.2021 г., информация о ляпунах размещена в разделе сайта "Курсы", в подразделе "Доступные курсы в записи". Указанная далее стоимость - 3.000 рублей - является именно стоимостью обучающего курса (мастер-класса) по приготовлению ляпунов, что следует из его описания, также зафиксированного нотариусом ("В этом мастер-классе я не только в подробностях расскажу о всех нюансах от замеса до выпечки, но и покажу, как руками, без использования современных тестомесов, можно замесить такое тесто").

Суд первой инстанции обоснованно указал, что слово "ляпун" в данном контексте в принципе не индивидуализирует никакие услуги - оно упоминается в своем буквальном, нарицательном значении, для обозначения старорусских лепешек, которые носили данное название. С учетом того, что ответчик проводил курс именно по приготовлению такого вида лепешек, у него просто не было возможности поименовать их как-то иначе. Истец же, напротив, в заявке на регистрацию своего товарного знака "Ляпун" указывал, что данное словесное обозначение является фантазийным в отношении заявленных товаров (то есть не употребляется в его буквальном значении). Следовательно, истец ляпуны как таковые не изготавливает. Указанное исключает возникновение смешения между информационными курсами ответчика по приготовлению старорусских лепешек-ляпунов и товарами, которые под фантазийным обозначением "Ляпун" изготавливает истец.

Как разъяснено в пункте 157 Постановления Пленума N 10, использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что само по себе упоминание товарного знака в информационных целях не является его использованием (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 г. N С01-852/2019 по делу N А40-266746/2018). Таким образом, использование наименования старорусских лепешек в обучающем выпечке видеоролике не преследовало цели индивидуализации каких-либо услуг или товаров, а имело целью обозначение конкретного продукта, рецепт и технология приготовления которого являлся предметом изучения в рамках данного курса.

Ответчик не предлагал к продаже товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак ("хлебобулочные изделия, кондитерские изделия"), или однородные с ними товары под обозначением "Ляпун". Ответчик предлагал услугу в форме видеокурсов по обучению рецептуре и технологии приготовления старорусских лепешек - ляпунов - которым (как было сказано ранее) его обучила его бабушка 1909 года рождения, что также отражено в нотариальном протоколе осмотра сайта www.breadandbread.ru.

"Организация и проведение мастер-классов [обучение]" относятся к 41 классу МКТУ, между тем как товарный знак истца зарегистрирован по 30 классу МКТУ. При этом услуга может быть признана однородной товару, если результатом оказания такой услуги является соответствующий товар (так, результатом составления программ для компьютеров является программа для компьютеров, результатом пошива одежды -одежда, результатом услуг оптиков - изготовление очков, результатом издания книг -печатные издания и т.п.). Например, товарам истца из 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия" могли бы быть по тому же принципу противопоставлены услуги из 35 класса МКТУ "услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями", так как в результате оказания такой услуги потребителям реализуются хлебобулочные изделия.

Между тем, результатом организации и проведения мастер-классов (обучение) является предоставление участникам такого мастер-класса определенной информации. При этом участники мастер-класса могут данной информацией никогда не воспользоваться - данный вопрос остается исключительно на их усмотрение, однако услуга все равно будет считаться оказанной с момента предоставления им соответствующего объема информации. Таким образом, услуги по организации мастер-классов в области рецептуры и хлебопечения не являются однородными в отношении товаров "хлебобулочные изделия", в том числе в силу их разных потребительских характеристик и целевой аудитории.

Соответственно, отсутствуют предусмотренные пунктом 162 Постановления N 10 основания, обуславливающие вероятность смешения товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения, в том числе отсутствует однородность товаров.

Оснований для отмены принятого судебного акта по приведенным в апелляционной жалобе доводам не имеется.

Апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 декабря 2022 года по делу N А40-216921/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Е.А. Птанская А.И. Трубицын