Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2023 г. N 02АП-10639/22 по делу N А82-9502/2022

г. Киров

31 марта 2023 г.

Дело N А82-9502/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 22 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Горева Л.Н.,

судей Малых Е.Г., Савельева А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Перевощиковой Ю.В.,

без участия в судебном заседании представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Набиевой Саодат Рахимджоновны

на решение Арбитражного суда Ярославской области от 10.10.2022 по делу N А82-9502/2022

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН 027810700736, ОГРН 311028012400084)

к индивидуальному предпринимателю Набиевой Саодат Рахимджоновне (ИНН 540144562401, ОГРН 319762700041786)

о взыскании 600 000 руб.,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - ИП Ибатуллин А.В., истец) обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю Набиевой Саодат Рахимджоновне (далее - ИП Набиева С.Р., ответчик, заявитель) о взыскании 600 000 руб. компенсации за использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации 299509, 647502.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 10.10.2022 исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскано 600 000 руб. компенсации, а также 6 000 руб. в порядке возмещения расходов истца на уплату государственной пошлины.

Ответчик ИП Набиева С.Р. с принятым решением суда не согласна, обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска.

В обоснование заявленной жалобы указала, что определения суда о дате, месте и времени рассмотрения заявления, направленные в адрес ИП Набиевой С.Р., возвращены отделением связи с пометками "истек срок хранения", при этом, считает, что отделением почтовой связи был нарушен порядок вручения почтовых отправлений, установленных Приказом ФГУП "Почта России" от 17.05.2012 N 114-п. Также ответчик не согласен с размером компенсации, указав, что является многодетной матерью, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей в возрасте от 2-х до 12 лет, при этом, сын ответчика является инвалидом детства.

В дополнении к апелляционной жалобе ответчик также указал, что истец злоупотребляет своим правом на судебную защиту, поскольку фактически не осуществляет никакой экономической деятельности по реализации товаров и услуг под принадлежащей ему маркой "Планета". Торговый знак "Планета" по свидетельству Российской Федерации N 299509 и свидетельству Российской Федерации N 647502 не совпадает с изображениями которые использует ответчик в своей деятельности. Деятельность ответчика по розничной продаже одежды и обуви и товаров 25 класса МКТУ не однородна с видом деятельности, указанной истцом в качестве защищенных товарным знаком "Планета". Слово "Планета" само по себе широко распространено и используется в самых различных сферах, никак не связанных с деятельностью истца и исключительного права использования данного слова у истца не имеется. К участию в деле не были привлечены лицензиаты, с которыми истцом заключены договоры о предоставлении права использования товарного знака ИП Салимов Р.В. и ИП Гильманов С.М.. Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе и в дополнении к ней.

Истец возражает против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве и письменных возражениях.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 24.11.2022 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 25.11.2022 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Протокольными определениями Второго арбитражного апелляционного суда от 12.01.2023, от 15.02.2023 судебное разбирательство откладывалось на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определениями от 16.01.2023, от 15.02.2023 судом апелляционной инстанции у почтового отделения "Ярославль 57" истребованы сведения о вручении почтовых отправлений за номерами N 15097772105516, N 15097773322233, с указанием соблюдения порядка, предусмотренного Приказом ФГУП Почта России от 17.05.2012 N 114-п Об утверждении Порядка (вместе с Порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений).

Определением председателя второго судебного состава от 21.03.2023 в составе суда произведена замена судьи Овечкиной Е.А. (по причине нахождения в отпуске) на судью Савельева А.Б. В силу положений пункта 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрение дела произведено с самого начала.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей сторон.

Законность решения Арбитражного суда Ярославской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ИП Ибатуллин А.В. является правообладателем следующих средств индивидуализации:

- знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 299509, зарегистрированного 14.12.2005 с приоритетом от 05.03.2004 по заявке N 2004704708 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение оборудования: автосервисного, автомоечного, строительного, сантехнического, сварочного, насосного, отопительного, энергетического, электротехнического, компрессорного, дерево-, металлообрабатывающего; садовой техники; автоматических ворот и шлагбаумов; спецодежды; средств индивидуальной защиты; электродвигателей, электростанций; запорной арматуры; промышленной мебели; инструмента: электрического, пневмонического, слесарного; запасных частей автомобилей; автомобилей; автошин (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; консультации по подбору оборудования; прокат оборудования и инструмента, продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть, магазины; услуги оптовой и розничной торговли, торгово-закупочная деятельность";

- знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 с приоритетом от 14.05.2015 по заявке N 2015714242 в отношении услуг 35-го "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям", 36-го "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, сдача помещений в аренду", 41-го "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно- просветительных мероприятий", 43-го класса "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские" классов МКТУ.

Согласно доводам ИП Ибатуллина А.В., товарные знаки (знаки обслуживания) N 299509 и N 647502 используются лицензиатами, с которыми истцом заключены договоры о предоставлении права использования товарного знака, в частности:

- для индивидуализации услуг товарного центра "Планета", находящегося по адресу д. Николаевка, Уфимского района, Республики Башкортостан, лицензиатом индивидуальным предпринимателем Салимовым Рустэмом Венеровичем;

- для индивидуализации услуг товарного центра "Планета", находящегося по адресу Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Островского, д.4., лицензиатом индивидуальным предпринимателем Гильмановым Салаватом Марсильевичем

Как указывает истец, ответчик незаконно использует обозначение "Планета" для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу г. Ярославль, Московский пр., д. 108, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака, тогда как используемое ответчиком обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. В качестве доказательств использования ответчиком обозначения "Планета" для индивидуализации услуг магазина истец представил видеозапись, фотографии вывески магазина ответчика.

Досудебная претензия истца о добровольной уплате компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Удовлетворение исковых требований послужило основанием для принесения апелляционной жалобы.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки и знаки обслуживания являются самостоятельными объектами интеллектуальной собственности.

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

Согласно пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер (абзац второй пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10, Постановление N 10)).

Из приведенных норм материального права с учетом правовых позиций высшей судебной инстанции, а также из положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания соблюдения им требований законодательства при использовании спорного товарного знака. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права, и факт использования соответствующего товарного знака ответчиком, вместе с тем истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

Истец является правообладателем спорных товарных знаков. Проведя сравнительный анализ товарного знака (знаков обслуживания) истца и использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что обозначения "Планета Одежда Обувь" и спорные товарные знаки (знаки обслуживания) "Планета" являются сходными до степени смешения за счет фонетического и семантического признаков сходства.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в отношении нарушения исключительного права на товарные знаки.

Истец указал, что ответчиком оказаны услуги (реализованы товары) с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), принадлежащими истцу, полагает возможным начислять 600 000 руб. компенсации. При выборе компенсации истец расчет производит на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, с учетом самостоятельного снижения до 600 000 руб.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на ненадлежащее извещение судом первой инстанции о рассмотрении дела.

Суд апелляционной инстанции находит доводы заявителя в указанной части несостоятельными, при этом исходит из следующего.

В силу положений частей 1, 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Как следует из материалов дела, судом первой инстанции ответчику направлялись судебные акты с соблюдением частей 1, 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако конверты вернулись обратно отправителю.

Доказательства неправомерности действий сотрудников почтовой связи с указанными регистрируемыми почтовыми отправлениями в материалах дела отсутствуют.

Таким образом, ответчик считается извещенным надлежащим образом арбитражным судом первой инстанции о рассмотрении настоящего дела.

Оценив представленные по делу доказательства с учетом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, счел установленным факт использования ответчиком товарного знака, в защиту которого предъявлен настоящий иск, в отношении услуг, для которых он зарегистрирован либо однородным им, принял во внимание, что истец самостоятельно произвел снижение размера исковых требований до суммы 600 000 руб., в связи с чем удовлетворил исковые требования в заявленном размере.

Между тем, суд апелляционной инстанции полагает, что судом первой инстанции не было принято во внимание следующее.

В положениях пункта 4 статьи 1515 ГК РФ законодатель предусмотрел три способа расчета компенсации, предоставив правообладателю выбор одного из них. Суд не вправе изменять по своей инициативе способ расчета компенсации, изложенный в исковом заявлении истца (пункт 59 постановления Пленума N 10), пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно абзацу второму пункта 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Таким образом, предъявление истцом требования о взыскании компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ не освобождает его от обязанности доказывания размера подлежащей взысканию компенсации.

Заявляя требование о взыскании с ответчика компенсации в сумме 600 000 руб., истец исходит из того, что ответчик осуществляет деятельность по реализации товаров произведенных третьими лицами в магазине по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 108.

14 июня 2022 года истец направил ответчику претензию с требованием о прекращении использования товарных знаков и оплате компенсации в двухкратном размере стоимости услуг, оказанных с использованием товарных знаков в течение последних трех лет.

Посчитав, что ответчик проигнорировал направленную претензию, 15 июня 2022 года истец обратился в арбитражный суд с требованием о запрете ответчику использования обозначения "Планета" при осуществлении деятельности по реализации товаров произведенных третьими лицами.

В заявлении об изменении предмета иска от 18.07.2022 истец указал, что выручка ответчика от реализации товаров с использованием спорного обозначения за последние три года до дня направления досудебной претензии составила 5 000 000 руб., следовательно, на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ истец вправе требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере стоимости оказанных услуг, т.е. в сумме 10 000 000 руб.

Ссылается на то, что ответчик размер подлежащей взысканию компенсации не оспорил и не заявил о снижении ее размера.

Давая оценку представленным доказательствам и доводам сторон суд апелляционной инстанции исходит из того, что заявленный истцом размер подлежащей взысканию компенсации основан исключительно на предположении истца относительно полученной ответчиком выручки от реализации товаров с использованием спорного обозначения за последние три года до дня направления досудебной претензии.

В отсутствие других доказательств подтверждающих размер фактически полученной ответчиком выручки указанный расчет не может служить основанием для взыскания компенсации в заявленном размере, поскольку по смыслу закона в указанном случае истец вправе воспользоваться способом защиты, предусмотренным пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и потребовать взыскания компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Приходя к указанным выводам суд апелляционной инстанции также исходит из того, что нарушение исключительных прав на товарные знаки истец связывает с осуществлением ответчиком деятельности по оказанию услуг в сфере торговли.

Таким образом, для определения размера подлежащей взысканию компенсации стоимость услуг оптовой и розничной торговли товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров.

Следовательно, заявленный истцом объем выручки ответчика от реализации товаров с использованием спорного обозначения за последние три года в любом случае не может быть принят за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров. В описываемой ситуации доход организации за определенный период не эквивалентен стоимости оказываемых в магазине услуг, поскольку не отражает сведения ни о количестве таких услуг, ни об их цене.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных при продаже товаров услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из заявленного истцом расчета.

Учитывая изложенное выше, исковые требования не подлежат удовлетворению.

При совокупности вышеизложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба является обоснованной, решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт (пункт 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Набиевой Саодат Рахимджоновны удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Ярославской области от 10.10.2022 по делу N А82-9502/2022 отменить и принять по делу новый судебный акт.

В удовлетворении исковых требований индивидуальному предпринимателю Ибатуллину Азамату Валерьяновичу (ИНН: 027810700736, ОГРН: 311028012400084) отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ИНН: 027810700736, ОГРН: 311028012400084) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Л.Н. Горев

Судьи

Е.Г. Малых А.Б. Савельев