Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2023 г. N 09АП-61473/22 по делу N А40-80601/2021

г. Москва

03 апреля 2023 г.

Дело N А40-80601/21

Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 апреля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей Е.А. Птанской, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Колетекс" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 июля 2022 года по делу N А40-80601/21, принятое по исковому заявлению АО "Валента Фармацевтика" (ОГРН 1035010202336) к ООО "Колетекс" (ОГРН 1037739270172) о признании незаконными действия по производству и введению в гражданский оборот продукции "Салфетка антисептическая с липкими краями", об обязании удалить обозначение "ДИОКСИДИН", о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 5 000 000 руб.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Черный С.С. по доверенности от 15.12.2021, Переверзев А.П. по доверенности от 15.06.2022

от ответчика: Олтаржевский Г.А. по доверенности от 07.10.2022, Баранова П.О. по доверенности от 05.10.2021, Истомина М.С. по доверенности от 05.10.2021

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Валента Фармацевтика" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Колетекс" о признании незаконными действия по производству и введению в гражданский оборот продукции "Салфетка антисептическая с липкими краями", об обязании удалить обозначение "ДИОКСИДИН", о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 5 000 000 руб.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца.

Решением от 13 июля 2022 года по делу N А40-80601/21 Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил в части, а именно:

- признал незаконными действия ООО "Колетекс" по производству и введению в гражданский оборот продукции "Салфетка антисептическая с липкими краями "КолетексАДЛ" с диоксидином и лидокаином" и "Салфетка атравматическая "Колетекс-АДЛ" с диоксидином и лидокаином", на упаковках которой использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ N 68427, N 468132, N 580801, N 68376, N 468131, N 658695 и N 658696;

- обязал ООО "Колетекс" за свой счет опубликовать решение суда по данному делу в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение 1 месяца с даты вступления судебного решения в силу;

- взыскал с ООО "Колетекс" в пользу АО "Валента Фармацевтика" судебную неустойку 1 000 руб. 00 коп. в случае несвоевременного исполнения судебного акта в части публикации решения суда по данному делу в официальном бюллетене Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- взыскал с ООО "Колетекс" в пользу АО "Валента Фармацевтика" компенсацию 800 000 руб. 00 коп., а также 19 680 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины;

- в остальной части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, в удовлетворении требований отказать.

В обоснование доводов заявитель апелляционной жалобы указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Суд нарушил и неправильно применил нормы материального и процессуального права.

В судебном заседании представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали в полном объеме.

Представители истца против удовлетворения доводов апелляционной жалобы возражали, решение суда считают законным и обоснованным.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, полагает, что оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, в обоснование заявленных требований истец указал, что является правообладателем обозначения "Диоксидин", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельствам N 68427, 68376, 468131, 468132, 580801, 658695 в отношении товаров 05, 44 классов МКТУ.

Истцу стало известно, что ответчик осуществил предложение к продаже и продажу товара, в том числе на сайте www.coletex.ru в сети Интернет, маркированного обозначением, сходными до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками, без надлежащего разрешения правообладателя - продукция "Салфетка антисептическая с липкими краями "Колетекс-АДЛ" с диоксидином и лидокаином", "Салфетка атравматическая "Колетекс-АДЛ" с диоксидином и лидокаином".

Кроме того, ответчиком было получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Салфетки стерильные "Колетекс-АДЛ" по ТУ 9393-013-26943035- 2003 двух видов: из текстильного полотна с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные с липкими краями и без, и гидрогелевые с альгинатом натрия, диоксидином и лидокаином стерильные" от 11.11.2013 N ФСР 2007/01068.

Обозначение, используемое ответчиком на упаковке продукции является фактически тождественным товарным знакам истца по свидетельствам N 68427, 468132, сходным до степени смешения с товарными знаками N 580801, 68376, 468131, 658695, 658696. По мнению истца, включение данного товарного знака в маркировку продукции линейки Колетекс создано для большего привлечения внимания потребителей, поскольку товар под наименованием "Диоксидин" уже имеет многолетнюю репутацию на фармацевтическом рынке.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих прав о прекращении использования товарных знаков и взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции усмотрел правовые основания для частичного удовлетворения требований.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы ответчика, которые сводятся к несогласию с установленным нарушением исключительных прав истца на 5 из 7 товарных знаков, указанных в предмете иска, а также с размером компенсации установленным судом первой инстанции, на основании следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности услуг, для индивидуализации которых они используются, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности услуг не требуется.

Суд первой инстанции установил, что обозначение, используемое ответчиком и на упаковке продукции, является фактически тождественным товарным знакам по свидетельствам N N 68427, 468132 и сходным до степени смешения с товарными знаками NN 580801, 68376, 468131,658695,658696.

Вопреки позиции ответчика, анализу подлежало сравнение внешнего вида упаковок товаров ответчика с каждым товарным знаком истца, а не с упаковкой, используемой истцом в обороте.

Данный подход подтверждается, в том числе позицией Суда по интеллектуальным правам, согласно которой в делах о защите исключительного права на товарный знак сравнению подлежат товарный знак и используемое на товарах обозначение, в отношении которого выдвинуто предположение о сходстве до степени смешения, а не упаковки товаров (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2022 г. N С01-1026/2022 по делу NА40-201107/2020).

Сходство до степени смешения установлено на основании использования ответчиком в своей продукции словесного обозначения "Диоксидин", которое является фонетически тождественным и графически сходным с товарным знаками Диоксидин по свидетельствам N N 580801, 658695, 658696 и фонетически тождественным товарным знакам по свидетельствам N N 68376,468131.

При этом, согласно доводам апелляционной жалобы, ответчиком не оспаривается решение в части установленного нарушения прав на товарный знак N 68427, что фактически подтверждает наличие тождества/сходства с товарными знаками Диоксидин.

Таким образом, поскольку при реализации спорной продукции использовалось тождественное/сходное с товарными знаками обозначение, а сами товары являются однородными/идентичными, опасность (вероятность) смешения товаров потенциальным потребителем присутствует.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции относительно высокой степени однородности товаров, поскольку фактически разница между продукцией истца и ответчика состоит в форме выпуска одного и того же товара - антисептического средства, которое может быть отнесено к родовому понятию "фармацевтические/лекарственные препараты", присутствующие в перечнях всех товарных знаков. Одновременно с этим товарные знаки N N 468131, 468132, 580801 зарегистрированы для идентичных товаров 05 класса МКТУ "салфетки, пропитанные лекарственными средствами".

Также суд апелляционной инстанции учитывает, что истцом в материалы дела представлены документы, подтверждающие широкую известность продукции истца российскому потребителю, что является обстоятельством, увеличивающим вероятность смешения.

Также подлежат отклонению доводы апелляционной жалобы заявителя в части размера, взысканной судом первой инстанции компенсации исходя из следующего.

Пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости и он должен быть судом обоснован. Так, суд учитывает обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Если имеется несколько принадлежащих одному лицу результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой: произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение, товарный знак и наименование места происхождения товара, товарный знак и промышленный образец, компенсация за нарушение прав на каждый объект определяется самостоятельно.

Согласно требованиям искового заявления истец просил взыскать компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Обоснованность данной суммы истцом заключалась в том, что согласно представленным в материалы дела данным, только за 2021 год, то есть после получения ответчиком иска, заключено контрактов на общую сумму порядка 18 миллионов рублей, в рамках которых спорная продукция ответчика составляет немногим меньше одного миллиона рублей.

Истец отмечал, что несмотря на согласие ответчика с фактом использования им товарного знака Дикосидин в своей продукции, а также подтверждением факта нарушения прав на товарный знак по свидетельству N 68427, до последнего заседания в суде первой инстанции ответчик добровольно не удалял спорную информацию на своем Интернет-сайте и продолжал реализовывать продукцию, а требование об удалении обозначения из регистрационного удостоверения до сих пор не исполнено.

Также, самим ответчиком в ходе рассмотрения дела представлены доказательства многократности и длительности правонарушения, в частности товарные накладные за 2015-2017 годы.

Соглашаясь с произведенной судом первой инстанции оценкой значимых обстоятельств, принятых во внимание при определении соразмерности компенсации допущенному ответчиком нарушению, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о правомерности удовлетворения исковых требований в размере 800 000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что взысканный судом первой инстанции размер компенсации не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Ответчиком доказательств в подтверждение довода о необходимости снижения размера компенсации, в материалы дела не представлены.

Доводы апелляционной жалобы ответчика о злоупотреблении истцом правом, аккумулировании товарных знаков не обоснован и документально не подтвержден. Кроме того, само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе осуществляющего действия по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции.

Также подлежит отклонению ссылка ответчика на обстоятельства, которые, как он полагает, должны были быть оценены судом первой инстанции, поскольку не относятся к предмету спора, а относятся к вопросам недобросовестной конкуренции, которые заявлены ответчиком в качестве самостоятельных требований в рамках рассмотрения дела N СИП-1053/2021.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В целом доводы апелляционной жалобы ответчика отражают субъективную оценку обстоятельств настоящего дела, входящих в предмет доказывания, и не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм процессуального и материального права либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела. Несогласие заявителя с результатами оценки исследованных судом первой инстанции доказательств и установленных обстоятельств не является основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для изменения или отмены решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 13 июля 2022 года по делу N А40-80601/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Е.А. Птанская А.И. Трубицын