Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 10 апреля 2023 г. N 06АП-7273/22 по делу N А73-9401/2022

г. Хабаровск

10 апреля 2023 г.

А73-9401/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 04 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 апреля 2023 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Воронцова А.И.

судей Жолондзь Ж.В., Иноземцева И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коковенко Д.С.

при участии в заседании суда:

от индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (в режиме веб-конференции): Грудина А.О. по доверенности от 23.03.2022.

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Кофейный магнат"

на решение от 15.11.2022

по делу N А73-9401/2022

Арбитражного суда Хабаровского края,

по иску индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича (ОГРНИП 306501013700020, ИНН 501005033608)

к обществу с ограниченной ответственностью "Кофейный магнат" (ОГРН 1102721001349, ИНН 2721173998)

о запрете использования обозначения "ФРУТОВИТ" и о взыскании 694 770 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (далее - ИП Галанов А.А., предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Кофейный магнат" (далее - ООО "Кофейный магнат", общество, ответчик) о запрете использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки N 617287, 617288 при производстве товаров, путем предложения к продаже, продаже товаров и о взыскании компенсации в размере в размере 694 770 руб.

Определением от 08.08.2022 судом в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фрутовит" (далее - ООО "Фрутовит", третье лицо).

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.11.2022 исковые требования удовлетворены частично, распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Кофейный магнат" обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы указывает, что не считает себя нарушителем прав на товарные знаки, так как 05.02.2020 года между ООО "Кофейный магнат" и ООО "Фрутовит" был заключен договор купли-продажи N к01/02-2020 на приобретение партиями согласованных продуктов питания (фактически рамочный договор). 11.02.2020 была произведена поставка и приемка продукции. По факту приемки была оформлена и подписана товарная накладная N 31 от 11.02.2020 на весь объем поставленной продукции. Данная приобретенная продукция имела торговое обозначение (марка) "Фрутомир", в подтверждение чего поставщиком были представлены заверенные декларации соответствия. Таким образом, ответчик приобрел продукцию под маркой "Фрутомир", а не под товарными знаками "Фрутовит".

Так же указывает, что довод истца о том, что факт приобретения продукции под товарными знаками "Фрутовит" ООО "Кофейный магнат" установлен решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N А40-208181/2020 является ошибочным, так как указанное дело рассматривалось без привлечения ООО "Кофейный магнат", а потому не может носить преюдициального значения. В рамках дела N А40-208181/2020 судом не рассматривалась и не устанавливалась действительность поставки товара под конкретным товарным знаком. Кроме того, указанным решением в пользу истца взыскана компенсация в двукратном размере стоимости товаров, в связи с чем предъявление истцом к ответчику самостоятельного требования является злоупотреблением права, так как, компенсация не взыскивается повторно.

Более подробно доводы заявителя изложены в апелляционной жалобе от 08.12.2022.

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2022 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 24.01.2023.

Определениями суда рассмотрение апелляционной жалобы в порядке статьи 158 АПК РФ откладывалось до 04.04.2023.

Определением суда от 16.02.2023 в судебном составе, рассматривающем апелляционную жалобу, произведена замена судьи Волковой М.О. на судью Иноземцева И.В.

В судебном заседании представитель истца поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу, заявил ходатайство об истребовании у Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, ООО "Кофейный магнат" доказательств - копии книг покупок и продаж за 2020-2022 годы, подписанные с двух сторон договор поставки (со всеми приложениями и дополнениями, являющимися неотъемлемой частью договора поставки), счета-фактуры, товарные накладные, акты приема товаров, акты сверок взаимных расчётов, платежные поручения и иные документы, подтверждающие закупку, оплату и получение контрафактных товаров (цукаты, орехи, сухофрукты и их смеси), маркированных обозначением "ФРУТОВИТ", у поставщика-производителя ООО "ФРУТОВИТ" (ИНН: 7733326197, ОГРН: 1187746220111); регистры бухгалтерского учёта (БУ), оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) и карточки следующих счетов: 41 (товары), 90.1 (реализация/продажи), документы, связанные с оприходованием и реализацией контрафактных товаров: приходные ордера, товарные накладные (ТН) и прочие документы за все периоды реализации контрафактных товаров начиная с 2020 года, содержащих в своих наименованиях слова "ФРУТОВИТ", "FRUTOVIT", а также "ФРУТОМИР" (написание букв в любых регистрах).

Судом апелляционной инстанции ходатайство рассмотрено и отклонено.

В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Истребование доказательств в суде апелляционной инстанции в порядке статьи 66 АПК РФ является процессуальным действием по сбору новых (дополнительных) доказательств, которые не были предметом исследования судом первой инстанции.

Согласно пункту 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 12 от 30.06.2020 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; принятие судом решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия права на иск, пропуска срока исковой давности или срока, установленного частью 4 статьи 198 АПК РФ, без рассмотрения по существу заявленных требований; наличие в материалах дела протокола судебного заседания, оспариваемого лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в нем сведений о ходатайствах или иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Указанное ходатайство в суде первой инстанции не заявлялось.

Кроме того безусловных оснований для истребования документов не приведено, не представлено доказательств невозможности самостоятельного получения указанных документов и их наличия у ответчика и налогового органа.

Поскольку в силу статей 9, 41, 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств, на которых сторона основывает свои требования и возражения, лежит на этой стороне, применяя правила АПК РФ о состязательности и равноправии участников арбитражного судопроизводства, суд апелляционной инстанции исходит из того, что непредставление предпринимателем каких-либо дополнительных доказательств не препятствует рассмотрению дела по существу и является основанием для рассмотрения дела арбитражным судом по имеющимся доказательствам.

Ответчик, надлежащим образом извещенный в порядке статьи 123 АПК РФ о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечил.

На основании части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя ответчика.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ИП Галанов А.А. (правообладатель) является правообладателем следующих товарных знаков: N 617287, зарегистрированного 25.05.2017 (приоритет от 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики (выписка из базы Роспатента на товарный знак N 617287); N 617288, зарегистрированного 25.05.2017 г. (приоритет 18.12.2015 г.) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики (Выписка из базы Роспатента на товарный знак N 617288).

В 2018 году правообладателю стало известно, что компания ООО "ФРУТОВИТ" незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Индивидуального предпринимателя Галанова А.А. N N 617287, 617288, 348783, 334658, 334659, 348782, 370691, 377548 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара в том числе в сети интернет.

ИП Галанов А.А. подал исковое заявление в суд с требованием взыскать с ООО "ФРУТОВИТ" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки N N 617287, 617288 в размере 47 328 797 руб. 66 коп.

В процессе судебного разбирательства по делу N А40-208181/2020 правообладателю стало известно, что ООО "Кофейный магнат" в феврале 2020 осуществил закупку контрафактного товара у ООО "ФРУТОВИТ" на сумму 347 385 руб. по договору поставки N 01/02-2020 от 05.02.2020. Данная информация подтверждается товарной накладной N 31 от 11.02.2020.

ИП Галанов А.А., полагая, что ответчиком были нарушены принадлежащее ему исключительные права на товарные знаки N 617287, N 617288, направил в адрес ответчика претензионное письмо с предложением представить сведения об общем количестве и стоимости продукции, реализованной под обозначением "ФРУТОВИТ", а также о товарных остатках данной продукции на дату направления указанных сведений и выплатить в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии правообладателю компенсацию.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительного права истца на указанные товарные знаки, правообладатель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования частично, снизив размер компенсации, применив правовую позицию, изложенную в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П.

Исследовав материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 той же статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 указанной статьи).

Материалами дела подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на использование товарных знаков N 334658, N 334659, N 348782, N 348783, N 370691, N 377548, N 617288, N 617287, N 806526, N 806527.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Исходя из представленных данных, истец рассчитал двукратный размер стоимости контрафактного товара, указанного в товарной накладной и счете-фактуре, приобретенного ответчиком, и просит взыскать компенсацию, исходя из двукратного размера стоимости товаров в размере 694 770 руб.

В свою очередь, ответчик, оспаривая указанные обстоятельства, указал на приобретение товара под торговой маркой "Фрутомир".

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (статья 68 АПК РФ).

Как следует из материалов дела, ответчиком товар приобретен по товарной накладной N 31 от 11.02.2020 (в которой указание на штрих-коды товара отсутствует) в соответствии с договором купли-продажи N К01/02-2020 от 05.02.2020.

При этом, из условий договора, счета, счета-фактуры, товарной накладной не следует, что приобретался товар с обозначением "Фрутовит". Из представленных в материалы дела фотографий продукции, товар маркирован торговым обозначением "Фрутомир". На дату поставки (11.02.2020) товарный знак "ФРУТОМИР" существовал (дата регистрации - 29.08.2019.)

Вместе с тем из позиции апеллянта усматривается, что ответчик не оспаривает выводы суда первой инстанции о выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарного знаком истца.

В свою очередь, из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления N 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

С учетом данных разъяснений довод истца о приобретении ответчиком спорных товаров у общества "Фрутовит", положенный истцом в обоснование исковых требований, не имеет правового значения, так как приобретение товаров с незаконно размещенным на них товарным знаком само по себе не образует состава гражданского правонарушения.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

Однако истцом в материалы дела не были представлены документы, которые бесспорно подтверждают факт нарушения ответчиком прав истца как правообладателя, отсутствуют акты фиксации нарушения или акты осмотра помещения (торговых залов) ответчика, в которых были бы размещены товары под указанным товарным знаком, контрольная закупка истцом не производилась..

Таким образом, истцом не подтверждено, что товар по спорной товарной накладной N 31 приобретен ответчиком с целью введения его в гражданский оборот.

Вывод суда первой инстанции о действиях ответчика по приобретении и хранению контрафактного товара, образующих, по его мнению, состав нарушения исключительных прав истца, суд апелляционной инстанции находит безосновательным, носит предположительный характер и сделан вопреки разъяснениям, изложенным в пункте 156 Постановления N 10, и в отсутствие каких-либо доказательств.

Оценив, имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу, что доказательств, подтверждающих реализацию ответчиком товаров с незаконным использованием товарного знака, принадлежащего истцу, последним в материалы дела не представлено, в связи с чем, оснований для удовлетворения иска в указанной части не имеется.

Истцом также заявлено требование о запрете ответчику использовать обозначение "ФРУТОВИТ" в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки N N 617287, 617288, в частности: при производстве товаров, предложении к продаже, продаже товаров.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления N 10 в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требования о запрете ответчику использовать спорные обозначения.

На основании изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 15.11.2022 по делу N А73-9401/2022 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кофейный магнат" судебные расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.И. Воронцов

Судьи

Ж.В. Жолондзь И.В. Иноземцев