Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2023 г. N 21АП-1160/23 по делу N А83-33/2022

24 апреля 2023 г.

Дело N А83-33/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 18.04.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 24.04.2023.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Колупаевой Ю.В., судей Сикорской Н.И., Тарасенко А.А.,

при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания Кучиной А.В.,

при участии:

от индивидуального предпринимателя Мигеля Андрея Григорьевича - Гордиенко О.А., представитель на основании доверенности от 09.01.2023 N 01/23,

от общества с ограниченной ответственностью "МИ-2" - Нагорный П.В., представитель на основании доверенности от 10.01.2023 б/н,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МИ-2" на решение Арбитражного суда Республики Крым от 23.01.2023 по делу N А83-33/2022 (судья Плотников И.В.)

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Мигеля Андрея Григорьевича к обществу с ограниченной ответственностью "МИ-2"

о прекращении незаконного использования товарного знака, взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Мигель Андрей Григорьевич (далее - истец, ИП Мигель А.Г.) обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением (с учетом заявления об уточнении искового заявления, поданного в порядке статьи 49 АПК РФ) к обществу с ограниченной ответственностью "МИ-2" (далее - ответчик, ООО "МИ-2") с требованиями:

- обязать ответчика прекратить незаконное использование товарного знака "Андреевская питьевая";

- обязать ответчика удалить за свой счет с киосков по розливу питьевой воды незаконно используемый товарный знак "Андреевская питьевая" или сходное с ним до степени смешения обозначение;

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака "Андреевская питьевая" в размере 1 560 264 руб. 52 коп.

Исковые требования основаны на положениях статей 1225, 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 542926 "Андреевская питьевая" путем размещения на киосках по розливу воды обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, право на который принадлежит истцу, в период с сентября 2021 года по 25.12.2021 без заключения с ИП Мигель А.Г. соответствующего лицензионного договора на право использования товарного знака истца.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 23.01.2023 исковые требования удовлетворены полностью; обязано общество с ограниченной ответственностью "МИ-2" прекратить незаконное использование товарного знака "Андреевская питьевая"; обязано общество с ограниченной ответственностью "МИ-2" удалить за свой счет с киосков по розливу питьевой воды товарный знак "Андреевская питьевая" или сходное с ним до степени смешения изображение; взыскано с общества с ограниченной ответственностью "МИ-2" в пользу индивидуального предпринимателя Мигеля Андрея Григорьевича компенсацию за незаконное использование товарного знака "Андреевская питьевая" в размере 1 560 264 руб. 52 коп.; взыскано с общества с ограниченной ответственностью "МИ-2" в пользу индивидуального предпринимателя Мигеля Андрея Григорьевича расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере 28603 руб.; взыскано с общества с ограниченной ответственностью "МИ-2" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 000 руб.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество обратилось в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через суд первой инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении исковых требований.

В апелляционной жалобе ответчик считает, что при расчете суммы компенсации судом неправомерно принят во внимание лицензионный договор N 1 от 22.04.2019 о предоставлении права использования товарного знака, поскольку договор заключен с учредителем своего же предприятия (предприниматель Мигель А.Г. с 10.10.2014 по 03.04.2020 являлся учредителем ООО "Крымский завод минеральной воды "Андреевский" с долей 75%), что не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование рыночных и устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2023 апелляционная жалоба принята к производству суда.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать и оставить решение суда первой инстанции без изменений, представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержал апелляционную жалобу, просит ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить по мотивам, изложенным в ней.

Апеллянт представил ходатайство о снижении размера суммы компенсации, в котором указал, что со стороны ИП Мигель А.Г. было направлено предложение о заключении договора о предоставлении права использования товарного знака "Андреевская питьевая" с 01.09.2021 по 31.08.2022 при условии ежемесячной оплаты в размере 2000 рублей за каждый киоск в месяц. Учитывая, что в настоящее время спорный товарный знак не используется. Считает, что компенсация в виде изначального предложения ИП Мигель А.Г. об оплате в месяц по 2000 рублей за каждый киоск будет разумной, в связи с чем сумма компенсации будет составлять 70 000 рублей.

К апелляционной жалобе апеллянтом приложены дополнительные доказательства по делу, а именно: договора аренды и отчеты о финансовых результатах.

В соответствии с частью 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Коллегия судей, руководствуясь частью 2 статьи 268 АПК РФ, пунктом 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", отказала апеллянту в приобщении к материалам дела вышеперечисленных дополнительных документов, так как апеллянт не обосновал и не доказал существование объективных, не зависящих от него, уважительных причин невозможности представления соответствующих доказательств при рассмотрении дела судом первой инстанции.

С учетом изложенного, новые доказательства, представленные ответчиком, подлежат возврату ООО "МИ-2".

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель Мигель Андрей Григорьевич является обладателем исключительных прав на товарный знак N 542926 в виде словесного обозначения "Андреевская питьевая", что подтверждается свидетельством на товарный знак N 542926, зарегистрированным 21.05.2015 в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации, приоритет товарного знака 14.02.2011, зарегистрированном в отношении товаров 32 и услуг 35 класса МКТУ, срок действия исключительного права продлен до 14.02.2031.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что по достигнутой договоренности между истцом и ответчиком срок безвозмездного пользования ООО "МИ-2" товарного знака "Андреевская питьевая" в своей хозяйственной деятельности был установлен до 31.08.2021.

По окончании указанного срока ответчик продолжил использовать товарный знак истца путем размещения спорного обозначения на нестационарных торговых объектах - киосках по розливу питьевой воды без заключения лицензионного договора на право использования товарного знака N 542926.

Истец направил ответчику письма с просьбой прекратить использование товарного знака N 542926 по истечении срока безвозмездного пользования ООО "МИ-2" либо заключить с ИП Мигель А.Г. лицензионный договор о предоставлении прав использования товарного знака с правообладателем, которые были получены представителем ответчика 09.04.2021 и 31.05.2021 соответственно, о чем свидетельствует почтовое уведомление с подписью о получении.

В связи с истечение срока безвозмездного пользования товарным знаком "Андреевская питьевая" истец обратился к ответчику с предложением о заключении договора о предоставлении права использования товарного знака N 542926 сроком с 01.09.2021 по 31.08.2022 на условия ежемесячной оплаты в размере 2000 руб. за каждый киоск в месяц либо прекратить незаконное использование товарного знака (письмо от 30.08.2021 N 20).

09.11.2021 истцом в адрес ответчика направлена претензия N 22 с требованием о прекращении нарушения исключительных прав истца и оплате компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 542926.

Указанная претензия получена ответчиком 26.11.2021, о чем свидетельствует почтовое уведомление с подписью о получении, однако оставлена ООО "Ми-2" без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ИП Мигель А.Г. в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пунктов 1 и 2 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) в предмет доказывания по данному делу входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров и/или услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как указано в пункте 55 Постановления Пленума N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Как верно установлено судом первой инстанции, индивидуальный предприниматель Мигель Андрей Григорьевич является обладателем исключительных прав на товарный знак N 542926 в виде словесного обозначения "Андреевская питьевая", что подтверждается свидетельством на товарный знак N 542926, товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса и всех услуг 35 класса МКТУ.

В обоснование факта размещения спорного обозначения на нестационарных торговых объектах - киосках по розливу питьевой воды, принадлежащих ответчику истцом предоставлены соответствующие фотоматериалы за период с 09.10.2021 по 12.12.2021, а также сведения из карты нестационарных торговых объектов.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Согласно правовой позиции выраженной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Суд осуществил сравнительный анализ внешнего вида спорного обозначения и его отдельных элементов со спорным товарным знаком.

При визуальном осмотре и сравнении обозначений, размещенных на киосках, принадлежащих ответчику с представленными истцом в материалы дела Свидетельством на товарный знак, судом первой инстанции верно установлено, что указанные обозначения сходны до степени смешения с товарным знаком истца на основании свидетельства N 542926. При визуальном и графическом сходстве охраняемого обозначения и обозначения размещенного на нестационарных торговых объектах ответчика, позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим.

Руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а в целом (общим впечатлением), учитывая не только визуальное и графическое сходство, но и различительную способность, суд первой инстанции обоснованно усмотрел возможность реального их смешения в глазах потребителей.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование товарного знака ответчиком в материалы дела не представлено.

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак N 542926.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование указанного товарного знака ответчиком в материалы дела не представлено.

Ответчик доказательства в подтверждение реализации вышеуказанного товара на законных основаниях не представил.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил ссылку ответчика на то, что 17.11.2021 им была подана заявка N 2021775235 на государственную регистрацию товарного знака "Андреевская Нова" в отношении товаров 32 класса МКТУ, поскольку согласно предоставленного суду ответа Федеральной службы по интеллектуальной собственности заявленное ООО "МИ-2" комбинированное обозначение "Андреевская Нова" сходно до степени смешения с товарным знаком "Андреевская питьевая", зарегистрированным на имя Мигель Андрея Григорьевича в отношении однородных товаров 32 класса, в связи с чем ООО "МИ-2" было отказано в регистрации заявленного обозначения "Андреевская Нова" в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 класса.

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии факта нарушения исключительного права истца на товарный знак N 542926.

ООО "МИ-2" доказательства в подтверждение использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, на законных основаниях не представил. Договор о передаче Обществу исключительных прав на использование товарного знака N 542926 в материалы дела ответчиком не представлен.

Согласно пунктам 2, 3 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В пункте 57 постановления Пленума N 10 разъяснено, что требование о пресечении действий, нарушающих исключительное право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению (абзац 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что ответчиком нарушено исключительное право истца на товарный знак N 542926, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что исковые требования об обязании ответчика прекратить незаконное использование товарного знака "Андреевская питьевая" и обязании ООО "МИ-2" удалить за свой счет с киосков по розливу питьевой воды незаконно используемый товарный знак "Андреевская питьевая" или сходное с ним до степени смешения обозначение являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Способы защиты исключительных прав предусмотрены пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ. Одним из них является предъявление в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ (подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления Пленума N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления Пленума N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ определил компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак "Андреевская питьевая" в размере 1 560 264 руб. 52 коп., то есть в размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Таким образом, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

Данная правовая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Таким образом, ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 года, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Разъяснения, приведенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 года N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", предусматривают возможность взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере, равном однократной стоимости права использования спорного объекта интеллектуальной собственности, в том числе в случае единичного правонарушения, подлежащей определению судом с учетом установленных им фактических обстоятельств дела.

Заявляя исковые требования в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, истец (лицензиат) предоставил в материалы дела лицензионный договор N 1 от 22.04.2019 о предоставлении права использования товарного знака, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью "Крымский завод минеральной воды "Андреевский" (лицензиат).

Согласно пункту 1.1 договора N 1 от 22.04.2019 лицензиату предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование товарного знака по свидетельству N 542926 в отношении всех товаров 32 класса и всех услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых знак зарегистрирован.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаж, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении этих работ, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 4.1. размер лицензионного вознаграждения, сроки платежей и порядок расчетов за предоставление права на использование товарного знака по свидетельству N 542926 определены Соглашением о порядке расчетов за предоставление права использования товарного знака.

Согласно пункту 2 Соглашения о порядке расчетов за предоставление права использования товарного знака лицензиат за предоставление права на использование товарного знака "Андреевская питьевая", свидетельство N 542926 обязуется оплатить лицензиару лицензионное вознаграждение из расчета 2,00 рубля, НДС не облагается, за каждый реализованный литр продукции лицензиата.

Указанный договор, недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлено, из числа доказательств по делу он не исключен.

Какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, в материалы дела не представлены.

Из материалов дела следует, что при расчете размера компенсации истец исходил из того, что на основании лицензионного договора N 1 от 22.04.2019 ООО "Крымский завод минеральной воды "Андреевский" выплатило истцу вознаграждение в размере 8 198 000 руб. за период с 01.05.2019 по 31.12.2020, соответственно среднемесячных размер вознаграждения за пользование товарным знаком "Андреевская питьевая" составил 409 900 руб. Размер компенсации произведен истцом за период с 01.09.2021 по 25.12.2021 из расчета 409 900 руб. в месяц.

Таким образом, размер заявленной ко взысканию компенсации составил 1 560 264 руб. 52 коп. из расчета размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы апеллянта о том, что при расчете суммы компенсации судом неправомерно принят во внимание лицензионный договор N 1 от 22.04.2019 о предоставлении права использования товарного знака, поскольку договор заключен с учредителем своего же предприятия (предприниматель Мигель А.Г. с 10.10.2014 по 03.04.2020 являлся учредителем ООО "Крымский завод минеральной воды "Андреевский" с долей 75%), что не соответствует сложившейся хозяйственной практике заключения лицензионных договоров, которая ориентирована на формирование рыночных и устойчивых правоотношений между лицензиаром и лицензиатом.

Так, в соответствии со статьей 53.2 ГК РФ в случаях, если ГК РФ или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Аффилированность свидетельствует о единстве интересов, целей принятия и реализации отдельных решений.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что доводы об аффилированности лиц, подписавших лицензионный договор, не опровергают сам факт определения цены права пользования спорным товарным знаком.

Так, в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Вместе с тем в случае если правообладателем представлены доказательства исполнения лицензионного договора, то при отсутствии доказанности ответчиком иного размера стоимости права использования, наличие отношений связанности не должно иметь значения для определения этой стоимости. Тем более наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд апелляционной инстанции исходит также из того, что лицензионный договор N 1 от 22.04.2019 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке.

Вместе с тем, поскольку доказательства заключения иных лицензионных договоров истцом в материалы дела не представлено, а суд не вправе изменять выбранный истцом порядок определения компенсации за использование товарного знака, апелляционный суд считает возможным использовать положения указанного лицензионного договора для расчета размера компенсации в порядке пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и 24.07.2020 N 40-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

Как следует из материалов дела, ответчик в суде первой инстанции не заявлял ходатайство о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца и доказательств в обоснование такого снижения суду первой инстанции не представлял.

Возможность подачи такого заявления в суд апелляционной инстанции утрачена.

Ссылки заявителя жалобы о необходимости снижении размера компенсации, отклоняется судом апелляционной инстанции на основании следующего.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

В соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как разъяснено в определении Верховного Суда РФ от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 суд не вправе снижать размер компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (часть 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Вместе с тем материалы дела не содержат доказательств обращения ответчика в суд первой инстанции с ходатайством о снижении размера компенсации, документов в обоснование необходимости снижения размера компенсации не представил.

Какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, ответчиком в материалы дела не представлены, в связи с чем суд не вправе изменять выбранный истцом порядок определения компенсации за использование товарного знака, суд считает возможным использовать положения указанного лицензионного договора для расчета размера компенсации в порядке пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В данном случае несовершение ответчиком на соответствующей стадии процесса (в суде первой инстанции) процессуальных действий, направленных на опровержение исковых требований и снижение компенсации, является, в силу положений статьи 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, его процессуальным риском и не может свидетельствовать о незаконности или необоснованности обжалуемого им судебного акта.

Таким образом, поскольку ответчик в суде первой инстанции не ходатайствовал о снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца, равно как и не представил в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательств свидетельствующих о возможности снижения размера компенсации, у суда апелляционный инстанции отсутствуют правовые основания для снижения компенсации ниже минимального предела, установленного действующим законодательством.

Оснований для вывода о карательном характере определенной судом сумме компенсации не имеется, равно как и о нарушении баланса интересов сторон спора.

По мнению апелляционного суда, заявленный размер компенсации является соразмерным и обоснованным, доказательств обратного ответчиком не представлено.

Кроме того, суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы в совокупности с материалами дела, полагает, что ответчиком не доказано наличие совокупности оснований, указанных в Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем случае у суда отсутствуют правовые основания для снижения компенсации ниже минимального предела, установленного действующим законодательством.

Суд первой инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, пришел к верному выводу о том, что заявленные исковые требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Андреевская питьевая" подлежат удовлетворению в заявленном размере 1 560 264 руб. 52 коп.

На основании изложенного, судом первой инстанции полно и правильно установлены все фактические обстоятельства по делу, исходя из оценки доказательств и доводов, приведенных лицами, участвующими в деле, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению как неосновательные по приведенным выше мотивам.

Обжалуемое решение принято законно и обоснованно с правильным применением норм материального и процессуального права. Выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания к отмене решения арбитражного суда первой инстанции отсутствуют.

При этом судом не допущено нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в любом случае основаниями для отмены судебного акта.

Апелляционная жалоба признается не подлежащей удовлетворению как основанная на неверном толковании норм действующего законодательства.

В данном случае заявитель жалобы не представил в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции; доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что части 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 23.01.2023 по делу N А83-33/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МИ-2"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Ю.В. Колупаева

Судьи

Н.И. Сикорская А.А. Тарасенко