Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2023 г. N 17АП-6892/22 по делу N А60-53622/2021

г. Пермь

19 мая 2023 г.

Дело N А60-53622/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 19 мая 2023 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Гладких Д.Ю.,

судей Бородулиной М.В., Ушаковой Э.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Шималиной Т.В.,

при участии представителя истца: Светашова Е.Н. (паспорт, доверенность от 19.07.2021, диплом), представителя ответчика: Душкин Д.В. (удостоверение адвоката, доверенность от 29.12.2022),

в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, (лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 09 февраля 2023 года по делу N А60-53622/2021

по иску индивидуального предпринимателя Метелкина Дмитрия Юрьевича (ИНН 352506499356, ОГРНИП 312352524900022)

к индивидуальному предпринимателю Вагнеру Роману Сергеевичу (ИНН 667210517875, ОГРНИП 312668527800070),

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Красноярский фейерверк" (ИНН 2462031159), индивидуальный предприниматель Худяков И.Н.,

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Метелкин Дмитрий Юрьевич обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Вагнеру Роману Сергеевичу о возложении обязанности прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830, расположенные по указанным в иске адресам; возложить на индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении; взыскать компенсацию в размере 24 500 000 руб. (с учётом уточнений).

Арбитражный суд Свердловской области по своей инициативе привлёк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - ООО "Красноярский фейерверк" (ИНН: 2462031159).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 09 февраля 2023 года исковые требования удовлетворены частично. На индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича возложена обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830, расположенные по адресам: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, 104, Московская область, г. Красногорск, 7 км. Пятницкого шоссе, вл.2, Московская область, г. Котельники, Новорязанское ш., д. 24, Московская область, г. Пушкино, ул. Красноармейское шоссе, д. 104, Воронежская область, п. Солнечный, ул. Парковая, д.3, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 149, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 133/1, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, стр. 87, г. Екатеринбург, ул. Репина, стр. 94, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 2, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д. 101, г. Рязань, Московское шоссе, д. 21, г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110 б.

На индивидуального предпринимателя Вагнера Романа Сергеевича также возложена обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении.

С ИП Вагнера Р.С. в пользу ИП Метелкина Д.Ю. взыскана компенсация в размере 8 400 000 руб., 55 886 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску. В остальной части в иске отказано.

Судом также из федерального бюджета истцу возвращена государственная пошлина в размере 48 500 руб., излишне уплаченная по платежному поручению от 06.12.2021 г. N 1057.

В апелляционной жалобе на решение суда ответчик просит решение отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении искового заявления ИП Метелкина Д.Ю. отказать.

Апеллянт полагает выводы суда о том, что Вагнером Р.С. использованы торговые павильоны, выполненные по внешнему виду сходными до степени смешения с объемным товарным знаком истца, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Павильоны Вагнера Р.С. выполнены в соответствии с патентом на промышленный образец N 111204, право на использование которого предоставлено ИП Вагнеру Р.С. правообладателем ООО "Красноярский фейерверк". Анализ изображений торговых павильонов ИП Вагнера Р.С., промышленного образца и товарного знака N 799830 свидетельствует о том, что торговые павильоны не схожи с товарным знаком, напротив, совокупность использованных в павильонах признаков промышленного образца производит такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец.

Арбитражный суд проигнорировал выводы вступившего в силу судебного акта по делу N А41-84132/2021, имеющего преюдициальное значение для настоящего дела.

Апеллянт не согласен с выводами суда первой инстанции об отсутствии у Вагнера Р.С. права использования промышленного образца до момента регистрации лицензионного договора; о незаключенности лицензионного договора ввиду отсутствия перечня адресов, по которым располагаются торговые павильоны ИП Вагнера Р.С., использовании павильонов по адресам, не указанным в перечне (приложение N 1 к лицензионному договору).

Ответчик полагает, что судом неправильно применены нормы материального права. Статья 1484 ГК РФ не предусматривает возможности осуществления права на товарный знак путем изготовления изделия в форме товарного знака. ИП Вагнер Р.С. использует в своей деятельности торговые павильоны, выполненные в форме промышленного образца N 111204, т.е. используется именно изделие, а не изображение товарного знака для индивидуализации товаров.

Судом нарушены нормы процессуального права необоснованным отказом в объединении настоящего дела с делом N А60-53623/2021, поскольку торговые павильоны ИП Вагнера Р.С. имеют одинаковый внешний вид с павильонами ИП Туралина - ответчика по делу N А60-53623/2021 с аналогичными требованиями. Дела N А60-53622/2021 и N А60-53623/2021 связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и по представленным доказательствам. Раздельное рассмотрение указанных дел может привести к принятию противоречащих друг другу судебных актов, в том числе относительно законности использования истцом товарного знака.

Суд при принятии решения не дал оценки доводам ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца. Один договор, представленный истцом, не является достаточным подтверждением цены, взимаемой обычно при сравнимых обстоятельствах за использование товарного знака тем же способом. Судом не дано оценки представленным доказательствам явной экономической необоснованности цены использования товарного знака, поскольку очевидно, что рыночная стоимость использования товарного знака не может в несколько раз превышать возможный доход от использования такого товарного знака.

В отзыве истец отмечает, что судом первой инстанции правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, в связи с чем основания для отмены состоявшегося по делу судебного акта, отсутствуют. Просит в удовлетворении апелляционной жалобы ИП Вагнера Р.С. отказать.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы, изложенные в жалобе, поддержал в полном объеме. Просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель истца решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным. Против доводов апелляционной жалобы возражает по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представителем истца заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: копии протокола осмотра доказательств нотариусом от 27.03.2023.

Представитель ответчика не возражает против приобщения к материалам дела копии протокола осмотра доказательств нотариусом от 27.03.2023.

Также представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела информационно-аналитического отчета о проведении социологического опроса "Восприятие потребителями оформления торговых точек по продаже фейерверков".

Против удовлетворения данного ходатайства представитель ответчика возражал.

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Судом апелляционной инстанции в отсутствие возражений сторон удовлетворено ходатайство о приобщении к материалам дела копии протокола осмотра доказательств нотариусом от 27.03.2023.

Рассмотрев ходатайство о приобщении информационно-аналитического отчета, апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии процессуальных оснований, предусмотренных частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в приобщении указанного документа к материалам дела.

С учетом положений статьи 266, части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 12, а также отсутствия соответствующих возражений лиц, участвующих в деле, судом апелляционной инстанции законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в обжалуемой части.

Как следует из материалов дела, Метелкин Дмитрий Юрьевич (истец) является обладателем исключительного права на объемный товарный знак по свидетельству N 799830 с приоритетом от 31.10.2019, зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 02.03.2021 в отношении товаров 13 класса и услуг 35 класса международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ).

Дата приоритета товарного знака 31.10.2019, срок действия регистрации до 31.10.2029.

Метелкину Д.Ю. стало известно о нарушении ИП Вагнером Р.С. его исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 799830, выразившемся в осуществлении розничной торговли товарами, соответствующими перечню товаров и услуг (13 и 35 классы МКТУ), указанных в свидетельстве на товарный знак N 799830 (пиротехническая продукция), в торговых павильонах, расположенных по следующим адресам: Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, 104, Московская область, г. Красногорск, 7 км. Пятницкого шоссе, вл.2, Московская область, г. Котельники, Новорязанское ш., д. 24, Московская область, г. Пушкино, ул. Красноармейское шоссе, д. 104, Воронежская область, п. Солнечный, ул. Парковая, д.3, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 149, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 133/1, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, стр. 87, г. Екатеринбург, ул. Репина, стр. 94, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 2, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, г. Тверь, Октябрьский пр-кт, д. 101, г. Рязань, Московское шоссе, д. 21, г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 110 б.

Торговые павильоны по указанным адресам имеют внешний вид, сходный до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству N 799830.

Между ИП Метелкиным Д.Ю. и ИП Худяковым Игорем Николаевичем подписан лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака от 01.05.2021. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования объемного товарного знака "Фейерверки", охраняемого на основании свидетельства на товарный знак N 799830 на одном торговом павильоне в отношении всех товаров 13 класса и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Правовые основания использовать товарный знак у ответчика отсутствуют.

Указанные обстоятельства послужили истцу поводом для обращения с настоящим иском в суд.

Удовлетворяя иск в части, суд установил следующее. Товарный знак в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" является зарегистрированным товарным знаком, свидетельство N 799830, правообладатель - Метёлкин Дмитрий Юрьевич, заявка N 2019755281, приоритет от 31.10.2019, зарегистрированный 02.03.2021, в отношении товаров и услуг 13 и 35 класса МКТУ.

Право на использование указанного товарного знака по свидетельству N 799830 передано индивидуальному предпринимателю Худякову Игорю Николаевичу по лицензионному договору (неисключительная лицензия), зарегистрированному 20 сентября 2021 года за N РД0375127 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак N 799830.

Товары и услуги, для которых используются сравниваемые обозначения в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" являются однородными товарам и услугам 13 и 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объемный товарный знак в виде объемного изображения "ящика/коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830. Сравниваемые обозначения в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" являются сходным до степени смешения с объемным товарным знаком в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830, так как обозначения в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" ассоциируется с товарным знаком в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830 в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом значимым критерием при их сравнении является анализ сходности доминирующих графических изображений и словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами. Анализ показал, что в сравниваемых объемном товарном знаке в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", свидетельство N 799830 и обозначениях в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками" присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также существенного тождества словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами.

Отклоняя возражение ответчика, ссылающегося на правомерность использования оформления торговых павильонов на основании лицензионного договора от 01.10.2019 N 01-99П, заключенного между ИП Вагнером Р.С. и ООО "Красноярский Фейерверк" о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству N 111204, суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что наличие лицензионного договора с ООО "Красноярский фейерверк" основанием для использования товарного знака без разрешения правообладателя не является, и не освобождает ответчика от ответственности за нарушение исключительных прав истца. Правовой защите подлежит право на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, вне зависимости от сосуществования промышленного образца в силу не опровергнутой презумпции отсутствия вероятности их смешения.

Суд отметил, что факт сосуществования промышленного образца и товарного знака предполагаемого нарушителя ("младшего" товарного знака) свидетельствует о том, что Роспатент в ходе экспертизы "младшего" товарного знака не установил вероятность его смешения со "старшим" промышленным образцом (в соответствии с положениями действовавшего на дату приоритета спорного товарного знака (31.10.2019) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, при проверке соответствия требованиям действующего законодательства заявленного на регистрацию обозначения в качестве объемного товарного знака следует учитывать промышленные образцы.

Лицензионный договор, на наличие которого ссылается ответчик, в установленном порядке не был зарегистрирован в спорный период, регистрация состоялась в 2022 году, после предъявления истцом настоящего иска.

В связи с отсутствием государственной регистрации договора в период нарушения прав истца, предоставление ИП Вагнеру Р.С. права использования промышленного образца "павильон фейерверков" по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03 на даты нарушения прав истца считается несостоявшимся, правовой защите не подлежит; соответственно, у ИП Вагнера Р.С. в указанные даты отсутствовали правовые основания использования промышленного образца ООО "Красноярский фейерверк" по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03.

В материалы дела ответчиком представлено приложение N 1, которое не содержит информации о дате его подписания. Таким образом, как заключил суд, в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия на дату нарушения прав истца достигнутого сторонами соглашения по всем существенным условиям лицензионного договора. После регистрации лицензионного договора ответчиком не был изменен внешний вид торговых павильонов в соответствии с существенными признаками промышленного образца по патенту N 111204.

Также судом принято во внимание содержание заключения эксперта ФБУ Уральский Региональный Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции РФ от 09.12.2022, согласно которому подписи в строках "лицензиар" и подпись от имени Кулишенко А.Л. выполнены с предварительной технической подготовкой путем предварительного срисовывания карандашом с какой-либо подписи, с последующей их обводкой пастой для шариковой ручки; а исследуемый лицензионный договор подвергался агрессивному световому воздействию, повлекшему изменение свойств материалов документа.

Судом частично удовлетворено требование о компенсации, заявленное истцом в размере 24 500 000 руб. (с учётом принятого судом уточнения) на основании подп. 2 п. 4 ст. 155 ГК РФ. Расчет произведен истцом исходя из следующего: стоимость права использования товарного знака для одного торгового павильона определена договором (пункт 5.1) в размере 1 500 000 руб.

Рассмотрев расчёт истца и заявление ответчика о снижении размера компенсации, суд счёл возможным определить размер компенсации, исходя из того, что цена по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака определена в отношении 13 и 35 классов МКТУ, а также в отношении трёх способов использования (п. 1.3 договора от 01 мая 2021), рассчитав компенсацию следующим образом: 1 500 000/5 (два класса и три услуги) х 14 (количество павильонов) х 2=8 400 000 руб.

При принятии решения суд руководствовался пунктом 1 статьи 1229, пунктом 3 статьи 1250, статьями 1252, 1352, 1354, 1358, 1477, 1448 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), разъяснениями, изложенными в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пунктом 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав в судебном заседании представителя истца и представителя ответчика, оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными, соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на всестороннем и полном исследовании доказательств.

Товарный знак "*" по заявке N 2019755281 с приоритетом от 31.10.2019 зарегистрирован 02.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 799830 на имя предпринимателя Метелкина Д.Ю.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении: товаров 13-го класса МКТУ "вещества взрывчатые (для фейерверков); взрыватели (для фейерверков); детонаторы (для фейерверков); капсюли-детонаторы (за исключением игрушек, для фейерверков); огни бенгальские (для фейерверков); петарды (для фейерверков); пироксилин (для фейерверков); ракетницы (для фейерверков); ракеты сигнальные (для фейерверков); свечи запальные (для фейерверков); сигнализаторы взрывные, применяемые при тумане (для фейерверков); средства пиротехнические (для фейерверков); труты (фитили) (для фейерверков); фитили запальные (для фейерверков); фейерверки; шнуры запальные (для фейерверков)"; услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров, а именно товаров 13 класса; изучение общественного мнения, а именно в отношении товаров 13 класса; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг, а именно в отношении товаров 13 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, а именно в отношении товаров 13 класса; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, а именно в отношении товаров 13 класса; предоставление деловой информации через веб-сайты, а именно в отношении товаров 13 класса; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, а именно в отношении товаров 13 класса; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц, а именно в отношении товаров 13 класса; управление потребительской лояльностью, а именно в отношении товаров 13 класса; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, а именно в отношении товаров 13 класса; услуги по сравнению цен, а именно в отношении товаров 13 класса; услуги субподрядные [коммерческая помощь], а именно в отношении товаров 13 класса".

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак, подтверждаемый свидетельством N 799830, принадлежность павильонов, указанных в иске ответчику, однородности товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и продаваемых/оказываемых ответчиком, сторонами не оспариваются.

Ответчик настаивает, что не нарушал исключительные права истца на товарный знак, поскольку его павильоны не похожи на товарный знак, не являются объективным выражением его формы, оформление торговых павильонов осуществлено на основании лицензионного договора с третьим лицом с использованием промышленного образца по свидетельству N 111204. При принятии решения судом нарушены нормы материального и процессуального права, неправильно установлены обстоятельства по делу.

Рассмотрев заявленные апеллянтом доводы, коллегия судей апелляционной инстанции пришла к выводу, что позиция ИП Вагнера Р.С. не содержит фактов, которые имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признается судом апелляционной инстанции несостоятельной и не может служить основанием для отмены состоявшегося решения.

Отклоняя доводы апеллянта, суд апелляционный инстанции руководствуется следующим.

При оценке тождественности или сходства между внешним видом павильонов ответчика, используемых при продаже пиротехнических изделий, и товарным знаком истца следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами N 482.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и внешнего вида павильонов (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Настаивая на том, что торговые павильоны похожи на промышленный образец, но не на товарный знак, апеллянт ссылается на решение Роспатента от 17 декабря 2022 года, в котором отмечено, что промышленный образец 111204 характеризуется следующими признаками:

- выполнение корпуса павильона в виде стилизованного деревянного ящика;

- выполнение на крыше павильона декоративных элементов, имитирующих ракеты и петарды;

- наличием дверной секции и оконных секций;

- наличие над дверной секцией свисающей гирлянды петард;

- выполнение оконных секций с переходом с фасадной части на боковую;

- наличие на павильоне графических элементов;

- цветовое решение корпуса павильона имитирует состаренную древесину;

- цветовое решение декоративных элементов на крыше павильона.

Полагает, что павильоны похожи именно на промышленный образец. В частности, корпус павильона выполнен в виде стилизованного деревянного ящика; на крыше павильона выполнены декоративные элементы, имитирующие ракеты, цветовое решение ракет идентично промышленному образцу, на ракетах выполнены различные геометрические фигуры, как и в промышленном образце.

Обращает внимание, что о схожести павильонов именно с промышленным образцом, а не товарным знаком свидетельствует применение Вагнером Р.С. иных графических элементов на стенах павильона, по сравнению с товарным знаком; проработка входной группы и оконных секций в павильонах отличается от патента; над дверной секцией не применена свисающая гирлянда из петард; угловые стойки у павильонов Вагнера Р.С. выполнены немного выше крыши павильона.

Изображение же товарного знака, как указывает апеллянт, выполнено в виде картонной коробки с открытой крышкой, элементы которой образуют навесы, коробка установлена на подставке, в верхней части коробки выполнены декоративные элементы, имитирующие ракеты, рисунок на ракетах выполнен в виде разноцветных полосок. На коробке нанесены графические элементы, надписи "фейерверки", "осторожно крутые фейерверки". Выполнение в верхней части промышленного образца и товарного знака декоративных элементов в виде ракет и петард не было признано доминантным существенным признаком, наличие которого свидетельствует о сходстве до степени смешения товарного знака и промышленного образца, поскольку наличие только этого признака не производит на потребителя одинакового общего впечатления. В товарном знаке ракеты выполнены только с применением разноцветных полосок, при этом полоски выполнены под другим углом, нежели в промышленном образце и павильонах Вагнера Р.С. Применительно к настоящему делу, по утверждению ответчика, торчащие из крыши изделия ракеты уникальным доминантным признаком не являются, поскольку он присутствует и в промышленном образце, и в товарном знаке, а значит, не является признаком, применение которого само по себе делает изделие сходным до степени смешения с товарным знаком.

Как отмечает апеллянт, товарный знак не предполагает использования входной группы и оконных секций, а значит, различное их выполнение не может повлиять на сходство с товарным знаком; товарный знак не предполагает использование свисающей гирлянды петард над входной группой, на изображении товарного знака отсутствует как входная группа, так и свисающая гирлянда петард, а, значит, различное оформление входной группы не влечет схожести с товарным знаком; в качестве графического элемента Вагнером Р.С. использован знак пожарной опасности, который не применен в товарном знаке; способ исполнения угловых стоек павильонов никак не влияет на зрительное восприятие павильона в его сравнении с промышленным образцом, не делает его схожим с товарным знаком, поскольку товарным знаком такой элемент (угловые стойки) не предусмотрен.

Проведя сравнительный анализ оформления павильонов с товарным знаком, апелляционный суд установил.

Согласно свидетельству N 799830 товарный знак истца выглядит следующим образом:

Заявка на товарный знак ящик / коробка, заявка N 2019755281 содерждит следующие изображения:

В свою очередь, павильоны ответчика оформлены следующим образом:

Фотографии остальных павильонов ответчика, приведённые в частности в приложении к иску, имеют незначительные отличия в толщине и угле наклона, цветовом исполнении полос на конструкциях в форме ракет на крыше павильонов.

Тогда как форма исполнения павильонов, имитирующих деревянный ящик с надписями "Мега Фейерверки", "Фейерверки" "Осторожно, не бросать" с незначительными отличиями в деталях (соотношение толщины тёмных полос, разделяющих "доски" "ящика", наличие/отсутствие изображения петарды в форме ракеты на стене "ящика", габариты стен павильонов и некоторые другие) в целом совпадают, создают впечатление схожести, относимости к единому решению выполнения оформления.

Проведя сравнительный анализ оформления павильонов ответчиком с товарным знаком истца по признакам, указанным в пункте 43 Правил N 482, апелляционный суд установил следующее.

Товарный знак (далее - ТЗ) по свидетельству N 799830 представляет собой горизонтально расположенный прямоугольный параллелепипед, в виде стилизованной ящика/коробки с фейерверками, в который помещены стилизованные объемные части в виде трубочек с наконечниками и полосками в виде винтовых линий в различной цветовой гамме, на двух из которых расположены изображения звездочек, напоминающие части фейерверков. В верхней части прямоугольника выполнены откидные прямоугольные части, напоминающие открытый ящик / коробку.

Павильоны (магазины), принадлежащие ИП Вагнеру Р.С., выполненные в виде объемного изображения "ящика/коробки с Фейерверками", представляют собой горизонтально расположенный прямоугольный параллелепипед, в который помещены стилизованные объемные части в виде трубочек с наконечниками и полосками в виде винтовых линий, изображения звездочек в различной цветовой гамме, напоминающие части фейерверков.

По форме павильоны выполнены в виде той же геометрической фигуры, что и ТЗ в виде объемного изображения "ящика / коробки с Фейерверками", которое одновременно является павильоном (магазином), где предоставляются услуги по демонстрации и продаже товаров, являющихся однородными товарам 13 класса МКТУ, а услуги демонстрации и продажи являются однородными услугами услугам 35 класса МКТУ.

Сравниваемые объекты имеют элементы в виде трубочек с наконечниками и полосками в виде винтовых линий в различной цветовой гамме, изображения звездочек имеют оригинальное исполнение в яркой цветовой гамме, направленные на акцентирование визуального восприятия Товарного знака "ящик / коробка с Фейерверками" по свидетельству N 799830 и павильонов "ящик / коробка с Фейерверками", что позволяет при визуальном восприятии выделить данные изобразительные элементы.

Словесные обозначения в ТЗ и на павильонах обладают фонетическим, семантическим и визуальным сходством.

На одной из сторон прямоугольного параллелепипеда ТЗ расположено по диагонали слово "Фейерверки", заключенное в рамку, выполненное буквами русского алфавита, стилизованным шрифтом. На другой из сторон прямоугольного параллелепипеда расположено в верхней части слово "Фейерверки", заключенное в рамку, выполненное буквами русского алфавита, стилизованным шрифтом.

На двух сторонах павильонов расположено в верхней части слово "Фейерверки", написанное черным цветом на красном фоне, выполненное буквами русского алфавита, стилизованным шрифтом и на одной из сторон над ним расположено слово "Мега", выполненное буквами русского алфавита, стилизованным шрифтом, меньшего размера по сравнению со словом "Фейерверки". С позиции словообразования словообразовательная структура у исследуемых обозначений присутствует, в словах присутствует корень слова, окончание, что соответствует стандартному составу слов. Словесные обозначения "Фейерверки", "осторожно", обладают лексическим значением, имеют звуковое сходство и семантическое сходство. Слова "Фейерверки", выделенные оригинальным шрифтом, черным цветом букв, прямоугольником красного цвета и большим размером, что является наиболее значимым критерием при анализе сходства словесных обозначений.

Все слова и сама форма ящика / коробки, хотя и относятся в отдельности к неохраноспособным элементам, но оказывают влияние на степень сходства ТЗ "ящик / коробка с Фейерверками" по свидетельству N 799830 и обозначений - павильонов в форме "ящика / коробки с Фейерверками".

Использование в обозначениях "ящик/коробка с Фейерверками", неохраноспособных слов "Фейерверки", "осторожно", информационного знака огня в треугольнике, ромбе, усиливает сходство с зарегистрированным ТЗ по свидетельству N 799830.

В правом верхнем углу находятся 4 информационных знака, являющихся общепринятыми символами, которые наносятся на упаковочный материал. В левом нижнем углу находится ромб оранжевого цвета, внутри которого расположены цифры "1.4" "1", буква "G" латинского алфавита, транслитерация "джи", а по центру расположено слово "EXPLOSIVES", выполненное буквами латинского алфавита, обычным шрифтом, транслитерация "эксплосивес", в переводе с английского языка - "взрывчатое вещество".

В середине расположено стилизованное изображение двери. С левой стороны расположено словосочетание "осторожно! крутые фейерверки", выполненное буквами русского алфавита, стилизованным шрифтом. Слова расположены друг под другом, и под ними расположены 4 информационных знака, являющихся общепринятыми символами, которые наносятся на упаковочный материал.

Наличие дополнительных слов и цифр "мега", "не бросать", "взрывоопасно", "1.4" выполнены меньшим шрифтом, указывают на вид, состав и производство продукта, имеют визуальное сходство.

Таким образом, исследуемые ТЗ знак "ящик / коробка с Фейерверками" по свидетельству N 799830 и обозначения в виде объемной конструкции - павильонов "ящика / коробки с Фейерверками" создают сходное зрительное впечатление, в целом ассоциируются, являются сходными до степени смешения, несмотря на наличие в обозначении некоторых отличительных элементов. Следовательно, выводы суда о сходстве формы, цветовых решений, доминирующих графических изображений и словесных элементов, используемых надписей являются обоснованными, соответствующими материалам дела, а соответствующие доводы апеллянта - подлежащими отклонению.

Отличия в решении выполнения входной группы, наличие/отсутствие свисающей гирлянды петард, вопреки доводам апеллянта, не оказывают существенного влияния для исключения сходства между ТЗ и обозначения в форме павильонов.

Апеллянт фактически предлагает определять сходство павильонов Вагнера Р.С. с промышленным образцом N 111204, а не товарным знаком, настаивая, что павильоны более похожи именно на промышленный образец. Ответчик ссылается на наличие в павильонах совокупности признаков промышленного образца N 111204; просит считать, что им использован промышленный образец N 111204, а вследствие законодательной презумпции отсутствия вероятности смешения товарного знака N 799830 и промышленного образца N 111204 - сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения павильонов Вагнера Р.С. и товарного знака N 799830.

Такой довод основан на неверном понимании норм права, регулирующих методологию определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте, которая определена Правилами N 482.

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Признаки сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Однако, основным критерием для определения сходства, является наличие ассоциации между обозначениями.

Согласно пункту 7 Руководства вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов, которые могут присутствовать в составе заявленного обозначения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения.

Согласно пункту 7.1.1. Руководства для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении.

Применение каких-либо иных методик определения сходства до степени смешения ни законодательством, ни правоприменительной практикой не предусмотрено.

Ответчик настаивает, что отсутствие государственной регистрации лицензионного договора не свидетельствует о его недействительности в силу ст. 433 ГК РФ, разъяснений в абзаце 7 пункта 37 постановления N 10. Вопреки выводам суда, лицензионный договор предоставляет Вагнеру Р.С. право использования промышленного образца N 111204 на всей территории Российской Федерации.

Отклоняя доводы апеллянта, суд полагает верным вывод суда первой инстанции о том, что наличие лицензионного договора с ООО "Красноярский фейерверк" основанием для использования товарного знака без разрешения правообладателя не является, и не освобождает ответчика от ответственности за нарушение исключительных прав истца. Правовой защите подлежит право на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, вне зависимости от сосуществования промышленного образца в силу не опровергнутой презумпции отсутствия вероятности их смешения.

Заключенный между предпринимателем Вагнером Р.С. и обществом лицензионный договор о предоставлении права использования патента Российской Федерации N 111204 на промышленный образец по свидетельству от 01.10.2019 N 01-99П в установленном законом порядке не был зарегистрирован на момент обнаружения нарушения.

В связи с отсутствием государственной регистрации договора в период нарушения прав истца, предоставление ИП Вагнеру Р.С. права использования промышленного образца "павильон фейерверков" по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03 на даты нарушения прав истца считается несостоявшимся, правовой защите не подлежит; соответственно, у ИП Вагнера Р.С. в указанные даты отсутствовали правовые основания использования промышленного образца ООО "Красноярский фейерверк" по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03.

Обращение истца в суд с требованием об устранении нарушений прав правообладателя спорного товарного знака (с учетом установленных выше обстоятельств) само по себе не подтверждает наличие у истца недобросовестной цели при приобретении исключительных прав на указанное средство индивидуализации. Избранный истцом способ защиты исключительных прав на спорный товарный знак соответствует поведению, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики.

Не может быть признано недобросовестным само по себе требование обладателя исключительного права на товарный знак, зарегистрированный добросовестно, к нарушителю исключительного права о его защите, поскольку защита исключительного права на товарный знак относится к правомочиям правообладателя (статьи 1252, 1484 ГК РФ).

Заявленный размер подлежащей к взысканию компенсации (способ расчета компенсации - исходя из двукратной стоимости права использования) связан со стоимостью права использования товарного знака и не подлежит определению исходя из размера выручки предпринимателя Вагнера Р.С., размер платы по договору на использование исключительного права на промышленный образец в отношениях между ответчиком и третьим лицом не имеет отношения к спорным отношениям по настоящему делу, не исключает и не опровергает представленные истцом доказательства, подтверждающие условия распоряжения истцом своим исключительным правом.

Размер компенсации определяется исходя из обстоятельств конкретного дела, характера нарушения, принципов разумности и справедливости, входит в компетенцию суда, рассматривающего спор по существу.

Позиция апеллянта о необходимости объединения дел N А60-53622/2021 и N А60-53623/2021, поскольку указанные дела связаны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и по представленным доказательствам, признается ошибочной.

В соответствии с частью 2 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для их совместного рассмотрения (часть 2.1 статьи 130 АПК РФ).

Из приведенной нормы следует, что для объединения дел в одно производство необходима связь между собой дел по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным доказательствам, либо наличие иных случаев возникновения риска принятия противоречащих друг другу судебных актов.

При этом объединение дел в одно производство для совместного рассмотрения однородных дел с одинаковым кругом участвующих в них лиц является не обязанностью, а правом суда, которое он может использовать при наличии процессуальной целесообразности объединения дел для выполнения задач арбитражного судопроизводства, предусмотренных статьей 2 АПК РФ.

Объединение дел в одно производство допустимо в тех случаях, когда по характеру требований, их взаимосвязи, наличию общих доказательств будет выявлена возможность более быстрого и правильного разрешения спора.

Таким образом, вопрос об объединении нескольких дел в одно производство решается по усмотрению суда с учетом конкретных обстоятельств, арбитражный суд первой инстанции должен располагать доказательствами наличия оснований, предусмотренных указанными выше нормами права.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что основания для объединения дел N А60-53622/2021 и N А60-53623/2021 в одно производство отсутствуют в связи с отличием субъектного состава.

Указанное свидетельствует о том, что совместное рассмотрение указанных дел приведет к усложнению судебного процесса. При этом риска принятия судом первой инстанции противоречащих друг другу судебных актов, вопреки доводам жалобы, не имеется.

Доказательств целесообразности объединения дел в одно производство, равно как и невозможность раздельного рассмотрения исков, заявителем не представлено (статья 65 АПК РФ).

В этой связи апелляционный суд, оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства и обстоятельства дела в совокупности и во взаимосвязи в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что суд первой инстанции правомерно признал исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены судебного акта в обжалуемой части не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

руководствуясь статьями 110, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 09 февраля 2023 года по делу N А60-53622/2021 в обжалованной части оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Д.Ю. Гладких

Судьи

М.В. Бородулина Э.А. Ушакова