Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2023 г. N 11АП-6752/23 по делу N А65-23346/2022

г. Самара

06 июня 2023 г.

Дело N А65-23346/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2023 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 06 июня 2023 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Митиной Е.А., судей Коршиковой Е.В., Ястремского Л.Л., при ведении протокола секретарем судебного заседания Степанец М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Хузина Антона Хаматнуровича, ООО "Новые Технологии" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 марта 2023 года по делу N А65-23346/2022 (судья Хуснутдинова А.Ф.), по иску Общества с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб", г. Санкт-Петербург (ОГРН 1057810213416, ИНН 7811317259) к Обществу с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", г. Казань (ОГРН 1131690023178, ИНН 1656069657) и Хузину Антону Хаматнуровичу,

о взыскании 3 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICONT",

третьи лица: ООО "НПК МорСвязьАвтоматика", ООО "МультиСистемная Интеграция",

с участием в судебном заседании:

от истца - представителя Богоненко С.А., по доверенности от 05.03.2022 г., представителя Янковского Г.А., по доверенности от 09.01.2023 г.,

от ответчика ООО "Новые Технологии" - представителя Подсеваловой О.А., по доверенности от 11.01.2023 г.,

от ответчика Хузина А.Х. - представителя Подсеваловй О.А., по доверенности от 05.10.2021 г.,

от третьего лица ООО "НПК МорСвязьАвтоматика" - представителя Янковского Г.А., по доверенности от 09.01.2023 г.,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Юниконт СПб" (далее -истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском о взыскании с ООО "Новые Технологии" 3 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICONT".

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечены ООО "НПК МорСвязьАвтоматика" и ООО "МультиСистемная Интеграция".

Определением от 17 октября 2022 года суд в порядке ст. 46 АПК РФ привлек Хузина Антона Хаматнуровича соответчиком по делу.

Определением от 17 октября 2022 года суд в порядке ст. 49 АПК РФ принял уточнение исковых требований о солидарном взыскании с соответчиков компенсации за допущенное нарушение исключительного права на товарный знак "UNICONT" по свидетельству N 409013 в размере 3 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 марта 2023 года в удовлетворении ходатайства Хузина Антона Хаматнуровича об оставлении иска без рассмотрения отказано; иск удовлетворен частично; взыскано солидарно с Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии" и Хузина Антона Хаматнуровича в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб" 1 792 521 (один миллион семьсот девяносто две тысячи пятьсот двадцать один) руб. 02 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICONT", расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 744 (двадцать тысяч семьсот сорок четыре) руб.; в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Новые Технологии" и Хузин Антон Хаматнурович обратились в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование доводов апелляционных жалоб заявители ссылаются на недоказанность истцом факта нарушения ответчиками исключительного права истца на товарный знак "UNICONT" путем предложения к продаже контрафактного товара с размещенным на нем обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "UNICONT" по свидетельству N 409013. Представленные истцом скриншоты страниц сайта ответчика nt-rt.ru (листы 24-116), полагает, не содержат в себе описание товара "GHM - Honsberg UNICON-P-1-3-2-00 Преобразователь", указанного в договоре на поставку N ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года и счете на оплату N счет ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года. Кроме того, ООО "Новые технологии" не являлось собственником товара, поименованного в договоре на поставку N ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года и счете на оплату N Счет ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года, им не известно был бы фактически маркирован товар словесными обозначениями "UNICON", который он мог бы приобрести у изготовителя производителя GHM Messtechnik GmbH или ООО "МультиСистемная Интеграция" или иных лиц в случае получения заявки на его поставку от потенциальных покупателей, посредством ресурса nt-rt.ru. Считают, что истец злоупотребляет своими правами, с привлечением иного лица ООО "АВИК Комплект" намеренно создавал ситуацию для получения доказательств в обоснование явно завышенного размера компенсации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит оставить решение суда без изменения, апелляционные жалобы ответчиков - без удовлетворения.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 25.05.2023 г. по 30.05.2023 г.

В судебном заседании представитель ответчиков - Подсевалова О.А., поддержала доводы, изложенные в апелляционных жалобах, просила решение суда первой инстанции отменить, апелляционные жалобы удовлетворить.

Представители истца - Богоненко С.А., по доверенности от 05.03.2022 г., Янковский Г.А., по доверенности от 09.01.2023 г., в судебном заседании, возражали против доводов, изложенных в апелляционных жалобах, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Представитель третьего лица ООО "НПК МорСвязьАвтоматика" - Янковский Г.А., по доверенности от 09.01.2023 г., в судебном заседании, возражал против доводов, изложенных в апелляционных жалобах, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Представителем ответчиков в судебном заседании было представлено заявление о фальсификации доказательств и заявлено о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: определения об отложении судебного разбирательства от 23.05.2023, заключения специалиста N 170-2023-ПИ, договор-счета N 605-2022 от 11.07.2022, технического задания (приложение N 1 от 15.07.2022), платежных поручений N 18984 от 12.07.2022 и N 18985 от 29.07.2022.

Судом апелляционной инстанции отказано в принятии заявления о фальсификации доказательства - заключения социологической экспертизы и приобщении дополнительных доказательств, на основании следующего.

Согласно ч. 2 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

В пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

Также отсутствуют основания для рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции заявлений о фальсификации доказательств, представленных в суд первой инстанции, так как это нарушает требования части 3 статьи 65 Кодекса о раскрытии доказательств до начала рассмотрения спора, за исключением случая, когда в силу объективных причин лицу, подавшему такое заявление, ранее не были известны определенные факты. При этом к заявлению о фальсификации должны быть приложены доказательства, обосновывающие невозможность подачи такого заявления в суд первой инстанции.

В суде первой инстанции ответчиками не было заявлено о фальсификации доказательства. Также заявители апелляционных жалоб не обосновали причины, объективно препятствовавшие им представить вышеуказанные дополнительные доказательства в суде первой инстанции.

При таких обстоятельствах ходатайство заявителей жалоб о принятии заявления о фальсификации доказательства и о приобщении новых доказательств отклонено судом апелляционной инстанции.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного разбирательства.

Выслушав представителей сторон, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы и оценив доводы апелляционных жалоб в совокупности с исследованными доказательствами по делу, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО "Юниконт СПб" является правообладателем товарного знака "UNICONT", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству N 409013, со сроком действия до 04.03.2029, приоритет товарного знака установлен с 04.03.2009; по классу Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) 09 в отношении широкого перечня товаров, включая: аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; интерфейсы [компьютеры]; коллекторы электрические; коммутаторы; компьютеры; компьютеры портативные; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; мониторы [компьютерное оборудование]; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы и инструменты навигационные; приборы морские сигнальные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемное программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; рации портативные; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для обработки информации; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические.

Факт принадлежности ООО "Юниконт СПб" товарного знака "UNICONT" по свидетельству N 409013 ответчиками не оспаривался.

Обращаясь в суд, истцом указывалось, что ООО "Юниконт СПб" были получены сведения о нарушении исключительного права на товарный знак "UNICONT" по свидетельству РФ N 409013.

В результате проверки полученных сведений установлено, что на ресурсе https://nt-rt.ru/ рекламируется и предлагается к продаже датчик-преобразователь, роторные датчики потока и индикаторы-конвертеры под обозначением "UNICON".

Поименованный товар относится к 09 классу МКТУ, для его индивидуализации используется обозначение, как считал истец, сходное до степени смешения с товарным знаком "UNICONT" по свидетельству РФ N 409013.

Страницы сайта содержат информацию о товаре, его внешнем виде, описании и технических характеристиках, что подтверждается представленными в дело осмотрами ресурса https://nt-rt.ru от 17.01.2022, от 25.01.2022, от 29.01.2022, от 08.02.2022, от 04.07.2022, от 29.07.2022, от 19.08.2022.

На интернет-сайте https://nt-rt.ru/ в графе "контакты" содержится информация о юридическом лице, ведущем свою коммерческую деятельность: ООО "НТ" 420030, г. Казань, ул. Адмиралтейская, д.3, ИНН 1656069657, ОГРН 1131690023178.

В разделе "пользовательского соглашения" размещена информация, что владельцем и администратором доменного имени https://nt-rt.ru/ является ООО "Новые Технологии", ОГРН 1131690023178, ИНН 1656069657.

Правообладателю также стало известно, что обществом с ограниченной ответственностью ООО "Новые технологии", в адрес третьего лица было направлено предложение о продаже вышеуказанного преобразователя под обозначением "UNICON".

С целью обеспечения доказательств предложения ответчиком однородного товара под обозначением "UNICON" к продаже нотариусом нотариального округа Санкт-Петербург был произведен осмотр вышеуказанной переписки за период с 29.01.2022 по 03.02.2022, о чем был составлен протокол осмотра доказательств от 08.08.2022, реестровый N 78/122-н/78-2022-7-89.

ООО "Новые технологии" было уведомлено о времени и месте проведения нотариального действия.

В рамках проведения нотариальных действий установлено, что 02.02.2022 в 17:14 с адреса электронной почты 114@nt-rt.ru, третьему лицу на электронный адрес alex.avikkom@gmail.com, в ответ на запрос ТКП на преобразователь "UNICON", было направлено сообщение со следующим содержанием: "Здравствуйте, Алексей Власов. В ответ на Ваш запрос высылаю Вам коммерческое предложение во вложении. Прошу Вас сообщить, какое решение принято по приложенному КП. Запрос N ИИ-114-5332 - GHM - Honsberg UNICON-P-1-3-2-00 Преобразователь". С уважением, Шебанова Анна, ГК "Новые технологии". Ведущий специалист направлений тел. (843)206-01-48; (495)268-04-70 доб. 114; (962) 476-24-65www.nt-rt.ru | 114@nt-rt.ru.

Коммерческое предложение представляло собой предложение на приобретение 25 приборов под обозначением "UNICON" по цене 692,50 евро за штуку (без НДС), итоговая сумма коммерческого предложения составляла 20775 евро. В качестве отправителя указана Шебанова Анна, дополнительно указан контактный телефон +7 (843)206-01-48, интернет-сайт www.nt-rt.ru.

В ответ на данное коммерческое предложение был направлен запрос на предоставление договора поставки и оформления счёта для оплаты.

В адрес третьего лица 03.02.2022 в 11:17 с адреса электронной почты 114@nt-rt.ru был направлен договор поставки N ИИ-114-5332 с предложением к продаже 25 преобразователей под обозначением "UNICON" общей стоимостью 20775 евро.

В качестве продавца в договоре указано ООО "НТ" со следующими реквизитами: ИНН 1656069657, КПП 165601001; Юр. адрес: 420030, РТ, г. Казань, ул. Адмиралтейская, д. 3, этаж 2, помещ. 1013; р/с 40702810401990001438, АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва, к/с 30101810900000000790. БИК 044525593, ОКПО 27885073; тел: (843) 206-01-48, e-mail: l@nt-rt.ru. В спецификации поставляемого оборудования N 1 к договору закреплено условие поставки товара - DDP Санкт-Петербург.

Электронным письмом от 03.02.2022 в 11:17 подтверждается направление в адрес третьего лица договора поставки N ИИ-114-5332 с идентичными условиями, подписанного генеральным директором ООО "Новые технологии" - Хузиным А.X.

Также к письму прикреплен счет на оплату N ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года на продажу 25 преобразователей под обозначением "UNICON", стоимостью 20775 евро.

Истец полагал, что действиями ООО "Новые технологии" при предложении к продаже однородных товаров с использованием обозначения "UNICON", сходного до степени смешения с товарным знаком "UNICONT" по свидетельству РФ N 409013, нарушено исключительное право правообладателя на известное и узнаваемое средство индивидуализации, которое активно используется правообладателем совместно с ООО "НПК Морсвязьавтоматика" - системообразующим предприятием для российской экономики.

Правообладателем выявлено предложение к продаже контрафактных товаров под обозначением "UNICON" на сумму в 20775 евро.

Изображения товара подтверждают нанесение обозначения "UNICON" на лицевую сторону прибора, следовательно, как указывал истец, данный товар является контрафактным, а его предложение к продаже на территории Российской Федерации, в отсутствие согласия правообладателя на использование товарного знака по свидетельству РФ N 409013 - незаконным.

Таким образом, истец считал, что действиями ООО "Новые технологии" (ОГРН 1131690023178) при использовании сайта https://nt-rt.ru/ и при предложении к продаже товаров (с адресов электронной почты с доменным именем nt-rt.ru/) с использованием обозначения "UNICON", сходного до степени смешения с товарным знаком "UNICONT" по свидетельству N 409013, нарушено его исключительное право на указанное средство индивидуализации.

Истцом приведено сравнение товарного знака с изображением, используемым ответчиками с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482).

Кроме того, в целях установления однородности продукции, предложенной к продаже, продукции под обозначением "UNICON" с товарами из свидетельства РФ на товарный знак N 409013, истец обратился к патентному поверенному Аверьянову Е.К. (патентный поверенный РФ рег. N 453, Евразийский патентный поверенный рег. N 156).

В результате проведенной экспертизы от 27.07.2022 установлено, что обозначения "UNICON-P" и "UNICON-P-PA", используемые для маркировки преобразователей давления "UNICON-P" и "UNICON-P-PA", следует считать сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 409013 в отношении товаров "преобразователи электрические", "инверторы", "устройства сигнальные аварийные", и "аппаратура для наблюдения и контроля".

Данный вывод согласуется с экспертизой патентного поверенного Толстикова А.С. (регистрационный номер 956).

По результатам проведенной экспертизы однородности, патентный поверенный Толстиков А.С. пришел к выводу о том, что преобразователь под обозначением "UNICON", выпускаемый фирмой GHM Messtechnik GmbH, является товаром однородными по отношению к товарам "преобразователи электрические", "аппаратура для наблюдения и контроля электрическая", "устройства сигнальные аварийные" которым предоставлена правовая охрана по свидетельству РФ N 409013.

Досудебную претензию о добровольном возмещении компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак (исх. N 823 от 05.07.2022 л.д. 30-35 т.2) ООО "Новые технологии" отклонило в письме (исх. N 0728/059 от 28.07.2022 л.д. 38, 39).

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с иском о солидарном взыскании с соответчиков 3 500 000 рублей компенсации исходя из двукратной стоимости контрафактного товара, рассчитанной по правилам п.2 ч.4. ст. 1515 ГК РФ.

В силу ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ определено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122, указано, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23 апреля 2019 г. "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В пункте 162 Постановления N 10 дано разъяснение о том, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как разъяснено в пункте 55 Постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Материалами дела подтверждается факт использования ответчиками обозначения "UNICON" в своей коммерческой деятельности.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее- Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил N 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу N СИП-263/2020, прямо указывается, что словесные элементы, как правило, являются доминирующими, так как несут в себе основную функцию индивидуализации, на них акцентируется внимание потребителя.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2022 по делу N СИП-3/2022 констатируется наличие презумпции того, что словесный элемент в комбинированном товарном знаке является доминирующим. Такая правовая позиция раскрыта судом кассационной инстанции с учетом методологических подходов по оценке доминирующего элемента товарного знака, выработанных Роспатентом и судебной практикой Суда по интеллектуальным правам. Словесный элемент обозначения, выполненный более крупным шрифтом, занимающий центральное место, с которого начинается осмотр обозначения, признается доминирующим элементом.

В качестве лексической единицы обозначения "UNICON" и "UNICONT" отсутствуют в общедоступных словарях и словарно-справочных источниках.

Роспатент при экспертизе заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "UNICONT" проводил оценку наличия различительной способности у данного обозначения и пришел к выводу о том, что данное обозначение охраноспособно.

Уполномоченным государственным органом признано, что обозначение "UNICONT" не является общеупотребимым термином, аббревиатурой или словосочетанием, не характеризует товары, для которых испрашивалась правовая охрана, является фантазийным.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что противопоставленные обозначения обладают фонетическим сходством, близким к тождеству, ввиду практически идентичного состава звуков, расположенных в одинаковой последовательности, рядом друг с другом. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют явное графическое сходство, ввиду идентичной последовательности букв (за исключением буквы "Т"), использования одинакового алфавита, заглавных букв, полного вхождения одного обозначение в состав другого, отсутствия волнообразного или прерывистого написания.

Довод ответчиков о том, что спорный товар под обозначением "UNICON" на законных основаниях вводится в гражданский оборот на территории страны происхождения, отклонены судом первой инстанции, поскольку на территории России данному обозначению правовая охрана не предоставлена. Доказательств обратного суду не представлено.

Судом первой инстанции была дана оценка доводам ответчиков о том, что продукция ООО "НПК МСА", использующего защищаемый товарный знак под контролем правообладателя, применяется на морских и речных судах, в отличие от продукции GHM Messtechnik GmbH.

Согласно ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Ответчиками необоснованно ограничена область правовой охраны товарного знака N 409013.

Кроме того, ООО "НПК Морсвязьавтоматика", использующее товарный знак истца в своей деятельности, является системообразующим предприятием для Российской экономики, производит электронику общепромышленного назначения, аппаратуру аудио и видео связи, приборы преобразовании и распределения данных, системы накопления энергии, пультовые конструкции, холодильное и теплорегулирующее оборудование, навигационное оборудование, лазерные раскройные комплексы, сварочное и прочее металлообрабатывающее оборудование.

В условиях введенных санкций ООО "НПК МСА" производит весь перечень оборудования и комплектующих к нему для удовлетворения спроса в наиболее затронутых сегментах Российской экономики.

Товарный знак "UNICONT" используется истцом и ООО "НПК МСА" исключительно для маркировки электронного оборудования, выпускаемого для широкого круга потребителей и сегмента рынка.

Указанные обстоятельства позволили суду первой инстанции прийти к выводу о том, что действия компании ООО "Новые технологии" по предложению к продаже товаров, маркированных словесным обозначением "UNICON", вводят конечных потребителей в заблуждение о производителях товаров, что нарушает исключительные права истца на спорный товарный знак.

Суд первой инстанции принял также во внимание результаты социологического исследования, проведенного заведующим лабораторией социологической экспертизы ФГБУН "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" Батыковым И.В.

Заключение содержит всю необходимую информацию о методике исследования (стр. 46-64 социологической экспертизы).

Целью экспертизы являлось определение наличия или отсутствия широкой известности товарного знака по свидетельству N 409013 в отношении части промышленных товаров в отношении 09 класса МКТУ.

Для достижения поставленной цели экспертная организация основывалась на положениях пунктов 3 и 4 "Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации" (утверждены приказом Роспатента от 01.06.2001 с изменениями от 02.04.2004), а также на положениях п. 1 ст. 1508 ГК РФ.

Согласно данным нормативным правовым актам, для признания обозначения или товарного знака общеизвестным необходимо представить данные о знакомстве потребителей с тестируемым обозначением; знании его правообладателя и/или производителя товаров/услуг, маркируемых им; времени знакомства с тестируемым обозначением; наличии ассоциаций с товарами/услугами, выпускаемыми под данным обозначением; источнике информации, благодаря которому потребители познакомились с тестируемым обозначением, а также о наличии у них опыта покупки товаров/использования услуг, маркированных указанным обозначением.

В соответствии с поставленными задачами и был сформулирован перечень вопросов, который с высокой степенью точности позволил сделать вывод о широкой известности защищаемого товарного знака N 409013.

Довод соответчиков о неполноте и необъективности социологической экспертизы отклонен судом первой инстанции.

Суд первой инстанции отметил, что сразу при опросе были выбракованы респонденты, дающие заведомо неискренние ответы (сообщающие существенно противоречивые сведения о таких фактах, как образование, возраст, семейное и имущественное положение и т. и), монотонные ответы независимо от условий (указывающие на сходство любых изображений, даже абсолютно различных, и на различие любых изображений, даже тождественных), случайные ответы (например, противоположные ответы на фактологические вопросы, повторяющиеся в батарее, представленной в табличной форме), респонденты, отказывающиеся от подтверждения личности и демонстрирующие гипертрофированную материальную мотивацию (готовые за деньги участвовать в любом количестве опросов), оппортунистически относящиеся к инструкциям для заполнения.

Программа исследования и его принципы также являются открытыми, само заключение полностью соответствует ГОСТ Р ИСО 20252-2014 "Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем", ISO 20252:2019 "Исследование рынка, общественного мнения и социальных проблем, включая подготовку выводов по итогам обработки информации и анализ данных - Словарь и сервисные требования".

Утверждение о том, что включенные в опрос формулировки вопросов не соответствуют принципам объективности и нейтральности являются субъективным мнением ООО "Новые технологии", не подтвержденным какими-либо доказательствами.

Согласно сведениям ООО "Рег.Ру" (исх. N 10803 от 01.09.2022) администратором домена nt-rt.ru (доменного имени) является Хузин Антон Хаматнурович.

В соответствии с п. 78 Постановления N 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

В случае неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации только на сайте непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

Вместе с тем в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; далее - Закон об информации).

Как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом. С учетом этого можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если администратор домена не доказал иное.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, размещенных в свободном доступе на официальном сайте налогового органа в сети Интернет, Хузин Антон Хаматнурович является учредителем и директором ООО "Новые технологии".

В настоящем случае администратором доменного имени nt-rt.ru является генеральный директор ООО "Новые технологии" - Хузин Антон Хамантурович.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении исключительных прав истца совместными действиями ответчиков.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу п.4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь в суд, ООО "Юниконт СПб" избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Определяя размер компенсации, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с п.61 Постановления N 10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Определенный таким образом размер по смыслу п.3 ст. 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем, суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

В обоснование расчета компенсации истцом представлен договор на поставку N ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года и счет на оплату N Счет ИИ-114-5332 от 03 февраля 2022 года суммы в размере 20775 евро.

Стоимость контрафактного товара составила 20775 евро.

Курс евро к рублю в соответствии с данными Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 03.02.2022: 1 евро = 86,2826 рублей.

Стоимость контрафактного товара, предложенного к продаже на дату составления расчета, рассчитана следующим образом:

20775 * 86,2826 * 2 = 3585042 рубля 03 копейки.

Истцом добровольно уменьшен взыскиваемый размер компенсации, рассчитанной в соответствии с пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ до 3 500 000 рублей.

Судом первой инстанции установлено, что реализация контрафактного товара по договору N ИИ-114-5332 от 03.02.2022 и счету на оплату ИИ-114-5332 от 03.02.2022 партии контрафактного товара в количестве 25 шт. охватывалась единством намерений правонарушителей и должна расцениваться как единое правонарушение; в рассматриваемом случае действия ответчиков были охвачены единым умыслом (единством намерений) на распространение одной партии контрафактных товаров.

При этом, согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении N 40-П, суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения, тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной пп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ величины.

Суд первой инстанции посчитал возможным снизить заявленный истцом размер компенсации до однократной стоимости контрафактного товара, то есть до 1 792 521 руб. 02 коп. (20775 * 86,2826).

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции.

Доводы ответчиков о том, что истцом не доказано размещение спорного обозначения "UNICON" на предлагаемых товарах опровергается имеющимися в деле доказательствами: скриншотами страницы сайта www.nt-rt.ru, содержащей информацию о товаре, его внешнем виде, описании и технических характеристиках от 17.01.2022, от 25.01.2022, 29.01.2022, 08.02.2022, 04.07.2022, 29.07.2022, 19.08.2022, протоколом осмотра доказательств от 08.08.2022, реестровый N 78/122-н/78-2022-7-89, коммерческим предложением к запросу N ИИ-114-5332, договором поставки N ИИ-114-5332.

Ссылка ответчиков на то, что им не известно, был ли товар маркирован спорным обозначением, отклоняется, поскольку в материалы дела представлены осмотры (скриншоты) сайта www.nt-rt.ru, на котором предлагались к продаже товары под обозначением "UNICON". На лицевой части товаров содержится обозначение "UNICON". Доказательств обратного в дело не представлено.

Ссылка апеллянтов на судебную практику по иному делу N А65-1615/2021 об отказе истцу во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав также не может быть принята во внимание, поскольку суд определяет достаточность доказательств для удовлетворения требований применительно к конкретному спору. Кроме того, по делу N А65-1615/2021 истцом было заявлено о защите прав на товарный знак "UNIMACH", а не на товарный знак "UNICONT".

Доводы ответчиков о том, что истец с привлечением иного лица -ООО "АВИК Комплект" намеренно создавал ситуацию для получения доказательств в обоснование завышенного размера компенсации являются голословными и материалами дела не подтверждены. При этом, со своей стороны ответчиками не были представлены доказательства иной стоимости контрафактных товаров.

Ссылка ответчиков на необходимость обоснования истцом запроса именно такого количества товара является несостоятельной, поскольку истцом не оформлялся заказ на приобретение товара.

Оценивая довод ответчиков о недобросовестном поведении со стороны истца, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

На основании пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ, в случае несоблюдения указанных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

По смыслу положений статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае подлежат выяснению действительные намерения лица.

На основании статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев доводы общества ответчиков о злоупотреблении правом, истцом считает их необоснованными, поскольку судом установлен охраняемый законом интерес в защите истцом своих прав на товарный знак, выбранный истцом способ защиты права не противоречит закону.

Доводы апелляционных жалоб не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено, в связи с чем, оснований для отмены решения суда не имеется, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 10 марта 2023 года по делу N А65-23346/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы Хузина Антона Хаматнуровича, ООО "Новые Технологии" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Митина

Судьи

Е.В. Коршикова Л.Л. Ястремский