Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2023 г. N 21АП-1546/23 по делу N А83-21621/2022

07 июня 2023 г.

Дело N А83-21621/2022

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Тарасенко А.А.

рассмотрев апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элит лига-региональная организация сетевых столовых" на решение Арбитражного суда Республики Крым от 22.02.2023, принятое в порядке упрощённого производства

по иску общества с ограниченной ответственностью "Элит лига-региональная организация сетевых столовых"

к индивидуальному предпринимателю Сеитмеметову Белялу Ситмеровичу

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Элит лига-региональная организация сетевых столовых" (далее - истец, общество, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Сеитмеметову Белялу Ситмеровичу (далее - ответчик, предприниматель) с требованием о взыскании компенсации в размере 240 000 руб. Исковые требования мотивированы нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак "Шашлычный двор" путем использования обозначения "Шашлычный дворик".

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 22.02.2023 (резолютивная часть принята 09.02.2023) в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции руководствовался тем, что использование предпринимателем обозначения "Шашлычный дворик" не нарушает прав общества.

Не согласившись с указанным решением суда первой инстанции, общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт. Апеллянт ссылается на нарушение ответчиком исключительных прав истца.

Проверив законность и обоснованность принятого по делу решения в порядке главы 29 АПК РФ, исследовав доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, апелляционный суд считает решение суда первой инстанции подлежащим отмене, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Шашлычный двор", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), номер регистрации свидетельства N 364388, дата регистрации 11.11.2008 года, срок действия исключительного права до 20.09.2027, класс МКТУ - 43, перечень услуг - закусочные, кафе, рестораны.

07.08.2022 истцом установлено, что предприниматель, на объекте оказания услуг общественного питания кафе "Шашлычный дворик", расположенном по адресу Республика Крым, г. Саки, ул.Евпаторийское шоссе, д. 93, без согласия правообладателя товарного знака "Шашлычный двор", использовал в своей коммерческой деятельности для индивидуализации услуг общественного питания обозначение "Шашлычный дворик", являющееся, по мнению истца, схожим до степени смешения словесному элементу товарного знака "Шашлычный двор" по свидетельству N 364388.

В рамках досудебного порядка урегулирования спора истец направил ответчику претензионное письмо с требованием прекратить нарушение исключительных прав правообладателя и предложением заключить лицензионный договор на взаимовыгодных условиях.

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца с данным иском в суд.

При решении вопроса об обоснованности доводов апелляционной жалобы суд руководствуется следующим.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Апелляционный суд отмечает, что он должен проверить соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства сравниваемых обозначения и знака обслуживания (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу NА60-44547/2015).

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N10).

Согласно пункту 162 Постановления N 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил N 482. В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Апелляционный суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом апелляционный суд обращает внимание, что должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

Сравнивая обозначения по признакам графического сходства, судом первой инстанции установлено, что в сравниваемых обозначениях присутствует различный вид (размер) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв; сравниваемые обозначения, по мнению суда первой инстанции, производят различное общее зрительное впечатление. Обозначение, используемое ответчиком, выполнено другими буквами, не стандартным шрифтом, в красном цвете; имеется звуковое различие слов "двор" и "дворик"; семантическое различие сравниваемых обозначений обусловлено различием словесных элементов, которые имеют самостоятельное значение и на которые падает логическое ударение.

Однако апелляционный суд отмечает, что, по общему правилу, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является именно словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Словесный элемент употребляется гораздо чаще, чем изобразительный, в ходе повседневного общения потребителей. Он более пригоден по своей природе для воспроизведения в устной и письменной речи, может использоваться без затруднений в различных видах рекламы, в том числе не предполагающей использования визуальных образов, при обсуждении потребительских свойств товаров. Именно словесный элемент (в частности, слово "шашлычный") является поисковым термином при построении запросов пользователей поисковых систем. А степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также какова степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Аналогичная позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2021 по делу N СИП-965/2019, от 12.02.2021 по делу N СИП-564/2019, от 25.01.2021 по делу N СИП-259/2020, от 12.02.2021 по делу N СИП-379/2020, от 07.06.2021 по делу N СИП-476/2020.

Таким образом, выводы суда об отсутствии смешения только лишь за счет различий по шрифту, графическому написанию, в силу положений пункта 42 Правил N 482, пункта 162 Постановления N 10, не могут быть признаны состоятельными, поскольку не может быть признано отсутствие сходства обозначений при наличии полностью совпадающих словесных элементов.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Анализ сравниваемых обозначений с учетом их восприятия в целом (общего впечатления), при этом установление определенной степени сходства подразумевает необходимость дальнейшего анализа обозначений на основании критериев, указанных в пункте 162 Постановления N 10.

Таким образом, с учетом вышеприведенной методологии установления вероятности смешения сравниваемых обозначений, необходимо также установить однородность услуг, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания истца, и услуг, для индивидуализации которых ответчик использовал спорное обозначение.

При этом апелляционный суд отмечает, что исключительное право на знак обслуживания действует на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования такого средства индивидуализации в границах той или иной географической территории или административного образования. Нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не исключает возможность смешения их деятельности потребителями.

Кроме того, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 Постановления N 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 52 Постановления N 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

С учетом изложенного, выводы суда первой инстанции о том, что слова "шашлычный" и "двор" являются общеупотребимыми, словосочетание "Шашлычный Двор" не является уникальным, по существу является указанием на несоответствие данного товарного знака требованию различительной способности (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), противоречит приведенному разъяснению высшей судебной инстанции. Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке путем подачи соответствующего возражения.

При этом разница во втором слове "двор" или "дворик" значения не имеет.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлении СИП от 17.04.2023 N С01-264/2023 по делу N А40-49800/2022.

Таким образом, апелляционный суд соглашается с доводами апеллянта о том, что вывод суда первой инстанции об отсутствии вероятности смешения знака обслуживания истца и используемого ответчиком обозначения при оказании им услуг общественного питания сделан с нарушением норм материального права.

Апелляционный суд также считает необходимым соотнести знак обслуживания истца и спорное обозначение, используемое ответчиком, по виду деятельности.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 364388, перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован торговый знак: класс МКТУ 43 (закусочные, кафе, рестораны).

При этом согласно выписке из ЕГРИП в отношении ответчика (ОГРНИП 315910200127871) основным видом деятельности ответчика является также деятельность ресторанов (код 56.10).

Из материалов дела следует, что истец просит взыскать сумму компенсации в размере 240 000 руб.

При оценке размера подлежащей взысканию компенсации апелляционный суд учитывает положения пунктов 2.1 и 3.1 аналогичного лицензионного договора от 17.08.2021 N 07-л-93/2021.

Пунктом 2.1 указанного договора установлено, что лицензиат вправе использовать объект интеллектуальной собственности в отношении товаров и услуг 43 класса МКТУ (закусочные, рестораны, кафе) следующими способами (5 позиций):

- размещение словесного изображения ОИС на меню (перечня блюд и напитков заведения общественного питания);

- размещение словесного изображения ОИС на рекламной продукции заведения общественного питания;

- размещение словесного изображения ОИС на вывеске заведения общественного питания;

- размещение словесного изображения ОИС на товарных и кассовых чеках заведения общественного питания;

- размещение словесного изображения ОИС в электронном адресе и доменном имени сайта заведения общественного питания.

Сумма лицензионного договора составляет 120 000 руб. в год (пункт 3.1 договора).

Из материалов дела следует, что спорное обозначение ответчик использует в кассовом чеке, в меню заведения, на уличной вывеске заведения, в составе своего электронного адреса, в рекламе своего кафе в Интернете (с дизайнерским графическим изображением торгового зала со столами и стульями для еды), в отсутствие заключенного с правообладателем лицензионного договора (итого 5 позиций).

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, истец обоснованно обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в заявленном размере.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции в связи с неправильным применением норм материального права (статья 270 АПК РФ).

В связи с обоснованностью апелляционной жалобы и учитывая положения пункта 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", пункта 1.1 части 1 статьи 333.37 НК РФ, пунктов 1, 12 части 1 статьи 333.21 НК РФ с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина за рассмотрение исковых требований в размере 7 800 руб. и государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 22.02.2023 по делу N А83-21621/2022 отменить, принять новый судебный акт.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Элит лига-региональная организация сетевых столовых" удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сеитмеметова Беляла Ситмеровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Элит лига-региональная организация сетевых столовых" сумму компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 364388 в размере 240 000 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сеитмеметова Беляла Ситмеровича в доход федерального бюджета судебные расходы в размере 10 800 руб. за рассмотрение исковых требований и апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

А.А. Тарасенко