Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2023 г. N 09АП-30813/23 по делу N А40-140571/2022

г. Москва

09 июня 2023 г.

Дело N А40-140571/22

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захаровой Т.В.,

судей Валюшкиной В.В., Стешана Б.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Исламовой К.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Лавпрод" и Общества с ограниченной ответственностью "Луна" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24 апреля 2023 года по делу N А40-140571/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Лавпрод" (ОГРН: 1137746802016)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Луна" (ОГРН: 1187746356500)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании:

от истца: Мишукова С.Ю. по доверенности от 02.03.2023,

от ответчика: Мельников В.В. по доверенности от 30.11.2022;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Лавпрод" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Луна" (далее - ответчик) о взыскании 13 304 524 руб. 22 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака N 613909, N 760177, N 783221, N 783222, с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 24 апреля 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционных жалоб истец и ответчик указали, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить иск удовлетворить в полном объеме, по доводам апелляционной жалобы ответчика возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Представитель ответчика поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить в иске отказать, по доводам апелляционной жалобы истца возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительного права на товарные знаки N 783222, N 783221, N 760177 (собственник товарных знаков), товарный знак N 613909 (исключительная лицензия на все время действия товарного знака).

Согласно статье 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров. Также исключительное право может быть осуществлено путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот и в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно ст. 1236 ГК РФ, лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

При этом, лицензиар не вправе сам использовать средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, истец является исключительным правообладателем словесного товарного знака TaMahsAe MIADI (номер регистрации 783221), изобразительного товарного знака N 760177, комбинированного товарного знака N 783222, комбинированного товарного знака N 613909.

Использование данных товарных знаков либо средств индивидуализации, сходных с ними до степени смешения, без согласия истца не допускается.

Истец сослался на то, что ответчик является импортером риса под обозначениями BasMatI RICE, TaMahsAee MLAD в оригинальных упаковках желтого цвета с использованием средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 613909, N 760177, N 783221, N 783222.

Упаковки риса BasMatI RICE содержат элементы, сходные до степени смешения с товарными знаками N 613909, N 760177; упаковка риса TaMahsAee MLAD содержит элементы, сходные до степени смешения с товарными знаками N 613909, N 760177, N 783221, N 783222.

При этом на данных упаковках ООО "Луна" прямо указано в качестве импортера.

Согласно ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено путем размещения товарного знака на этикетках, упаковках товаров, которые: производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках; иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации; хранятся или перевозятся с целью введения в гражданский оборот; ввозятся на территорию Российской Федерации.

Таким образом, по мнению истца, для ввоза и последующей реализации риса под обозначениями BasMatI RICE, TaMahsAee MLAD, ответчик должен был получить согласие истца.

Однако такого согласия истцом не предоставлялось; также ответчик не обращался к истцу с предложением о заключении лицензионного договора.

Таким образом, отсутствуют какие-либо правовые основания для использования ответчиком товарных знаков истца или обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Также правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Факт реализации ответчиком контрафактных товаров подтверждается произведенной истцом контрольной закупкой, фотографиями закупленных пачек риса.

Реализация контрафактного риса на территории РФ осуществляется ИП Парояном Зазой Зурабовичем; согласно информации на упаковке импортером указанного риса является ООО "Луна".

Товарные знаки N 613909, N 760177, N 783221, 783222 зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, включая рис, блюда, в которых рис является основным ингредиентом.

Таким образом, товары однородны; также наличествует принадлежность товаров к одному и тому же роду и назначению.

Согласно предоставленному в материалы дела ответу Федеральной таможенной службы на судебный запрос, стоимость ввезенного ООО "Луна" риса басмати под обозначениями TAMAHSAAE ML AD, SULTAN HINDOSTAN составляет 6 652 262 руб. 11 коп.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 13 304 524 руб. 22 коп. компенсации (в двукратном размере стоимости товаров) за незаконное использование товарного знака N 613909, N 760177, N 783221, N 783222.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки подтвержден материалами дела, но при этом истцом доказано использование обозначения, сходного до степени смешения со спорным обозначением на упаковке товара на сумму 1 553 095 руб. 35 коп., соответственно сумма компенсации составила 3 106 190 руб. 70 коп, в связи с чем, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Материалами дела подтверждено наличие сходства упаковок товара ООО "ЛУНА" с товарными знаками, зарегистрированными за истцом.

Суд первой инстанции оценил, в чем именно состоит сходство упаковок, и какие именно элементы суд посчитал охраняемыми и нарушенным.

Судом установлено, какие именно партии товара из ввозимых на территорию РФ были упакованы ненадлежащим образом.

Судом дана правовая оценка возможности введения в заблуждения потребителя спорных товаров, с учетом зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности за Тагызаде Э.А.О.

Истец ссылается в обоснование иска на неохраняемые элементы товарных знаков истца, поскольку похожие элементы имеются у различных правообладателей.

Суд первой инстанции оценил изображение товарных знаков, зарегистрированных за Тагызаде ЭА.О. и установил, что представленные истцом упаковки риса сходны с ними.

Также судом первой инстанции учтено, что ответчик использовал товарные знаки Тагызаде Э.А.О. с его согласия.

При этом установленные судом первой инстанции обстоятельства дела были применены для таможенной декларации N 10013160/010420/0173270, по которой ввозился рис под товарным знаком Tamasaae MLAD на сумму 1 553 095,35 руб.

Суд первой инстанции установил, что цветографическое изображение упаковки соответствует товарному знаку Тагызаде Э.А.О., однако причиной удовлетворения иска послужило использование словесного элемента Tamasaae MLAD.

Следовательно, истцом доказано использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения со спорным обозначением на упаковке товара на сумму 1 553 095 руб. 35 коп.

Доводы апелляционной жалобы истца также подлежат отклонению по следующим основаниям.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции в отношении частичного удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

При оценке противопоставляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В рассматриваемом случае, на приведенных изображениях используются словесные обозначения сорта риса "Basmati rice", а словесное обозначение на второй упаковке является производным от азербайджанского Tam - привкус, Ase - к блюду.

На упаковках изображен рис, что само по себе определяет вид товара, размещенного на упаковке.

Более того, как видно из представленного патента на промышленный образец 130618, цветографическое восприятие зарегистрированной за Тагызаде Э.А.О. упаковки соответствует элементам, которые противопоставляются истцом и не являются свидетельством принадлежности к какому-либо производителю.

В рассматриваемом случае, упаковки содержат большое число расхождений, как в изображении, так и в фонетике надписей.

Кроме того, изображение соответствует иным зарегистрированным товарным знакам за третьими лицами, которые разрешают использование данной упаковки и не считают данную упаковку нарушением их прав.

Истец, заявляет о взыскании компенсации за товар, ввезенный по таможенным декларациям N 10216170/270320/0082998 на сумму 1 972 900,38 руб., N 10216170/050420/0090536 на сумму 1 535 908,69 руб., N 10216170/050420/0090537 на сумму 1 770 357,69 руб., на общую сумму 5 099 166,76 руб.

Вместе с тем, по указанным декларациям был ввезен рис под товарным знаком Sultan Hindostan, о чем указано в ответе ФТС, поступившем на запрос суда.

Из того же ответа следует, что только по таможенной декларации N 10013160/010420/0173270 ввозился рис под товарным знаком Tamasaae MLAD на сумму 1 553 095,35 руб.

Таким образом, истец не представил никаких доказательств, что по таможенным декларациям N 10216170/270320/0082998, N 10216170/050420/0090536 и N 10216170/050420/0090537 на общую сумму 5 099 166,76 руб. ввозился товар, который можно было бы сравнивать с товарными знаками истца.

Также истец указывает, что ответчик незаконно использовало товарный знак Sultan Hindosnan, хотя никаких правовых основания для защиты данного знака не имеет, тогда как данный товарный знак принадлежит Тагызаде Э.А.О., который разрешил использование данного товарного знака, что подтверждается согласием.

Истец основывает свои требования на сходстве до степени смешения с зарегистрированными за ним комбинированными товарными знаками.

При этом истец не представил никаких доказательств того, что, сравниваемые упаковки приведут потребителя в заблуждение относительно производителя товара, а, также, что потребитель при виде сравниваемой упаковки изначально воспринимает ее в качестве продукции ООО "Лавпрод".

Истец указывает на сходство спорной упаковки ответчика со своими комбинированными товарными знаками, включающими не только словесный элемент Tamashae MAHD, но и художественное изображение.

Однако общий вид упаковки соответствует наиболее распространенному дизайну упаковки риса, производимого в Индии.

Более того, ответчик действуем с согласия Тагызаде Эльшаном Алисафтар Оглы, который разрешил использовать его объекты интеллектуальной собственности.

В частности, на имя Тагызаде Э.А.О. зарегистрированы:

- товарный знак N 759936. Согласие от 02.06.2020 (приоритет 04.09.2019);

- промышленный образец N 130618 (Basmati rise).

Согласие от 15.04.2022 (дата приоритета 17.05.2021 г.);

- товарный знак N 833892 (КAND). Согласие от 15.04.2022 (приоритет 04.03.2020).

Как видно из первого изображения, оно имеет аналогичные элементы, как и у отождествляемого товарного знака ООО "Лавпрод", что свидетельствует о невозможности их использования в качестве критериев схожести до степени смешения.

Изображения Тагызазе Э.А.О., ООО "Лавпрод" и упаковки ввозимого ООО "Луна" риса имеют отличия между собой, но имеются и похожие неохраняемые элементы.

Именно данные элементы и указаны в качестве критериев схожести упаковки товара ООО "Луна" и ООО "Лавпрод", хотя они не являются доминирующими элементами в данном изображении, что подтверждается самим фактом регистрации промышленного образца N 130618 за Тагызаде Э.А.О.

На спорных упаковках размещены реалистичные изображения риса, гор, лугов, а также название сорта риса.

Все эти элементы в отдельности не подлежат правовой охране, тогда как общий вид композиции может быть защищен патентом.

Приведенный пример промышленного образца N 130618 подтверждает данный довод.

Так ввозимая упаковка не повторяет дизайн истца, а лишь также содержит подобные неохраняемые элементы, что вполне объяснимо для упаковки риса.

Общее же впечатление не способно ввести в заблуждение потребителя, т.к. имеет явные отличия, которые невозможно не заметить.

Описанные истцом элементы дизайна упаковки содержатся и в изображении промышленного образца N 130618, исключительное право на который принадлежит Тагиеву Эльшану Алисафтар Оглы.

При этом Роспатент зарегистрировал данный промышленный образец, посчитав его не сходным с товарными знаками истца N 613909, N 760177, N 783221, N 783222, а товарные знаки, которые пытался зарегистрировать сам истец, были противопоставлены Роспатентом товарным знакам Тагызаде Э.А.О.

Таким образом, элементы упаковки Тагызаде Э.А.О., соотносятся с указанными истцом элементами своих товарных знаков, а также упаковками риса, которые ввозило ООО "Луна", однако все эти элементы сами по себе не подлежат правовой охране на осн. п.1 ст.1483 Гражданского Кодекса РФ, поскольку не обладают различительной способностью.

Таким образом, истцом доказано использование обозначения, сходного до степени смешения со спорным обозначением на упаковке товара только на сумму 1 553 095,35 руб.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года по делу N А40-140571/22 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

В.В. Валюшкина Б.В. Стешан