Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня 2023 г. N 17АП-3380/23 по делу N А60-68638/2022

г. Пермь

13 июня 2023 г.

Дело N А60-68638/2022

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Гладких Д.Ю.,

рассмотрев в порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) без проведения судебного заседания, без вызова сторон, апелляционную жалобу ответчика,

индивидуального предпринимателя Сухих Александра Сергеевича,

На мотивированное решение Арбитражного суда Свердловской области от 06 марта 2023 года принятое в порядке упрощенного производства, по делу N А60-68638/2022.

по иску общества с ограниченной ответственностью "Планета" (ИНН 4345463060, ОГРН 1174350004399)

к индивидуальному предпринимателю Сухих Александру Сергеевичу (ИНН 450211352759, ОГРНИП 321665800044821)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

Общество "Планета" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к предпринимателю Сухих А.С. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 632208 ("Рисуй светом") в сумме 100 000 руб.

Мотивированным решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2023 (резолютивная часть от 22.02.2023) исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение, вынести по делу новое решение, которым уменьшить компенсацию до 10 000 рублей.

В обоснование приводит доводы о том, что размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков. Размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что в результате нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, истцом понесены какие-либо убытки, связанные с данным нарушением, также не представлены доказательства, подтверждающие, что положение истца ухудшилось и данное ухудшение выступает следствием нарушения ответчиком исключительных прав истца.

В данном случае допущенное ответчиком нарушение не носит грубый характер. Истец просит взыскать компенсацию в сумме 100 000 руб., размер которой намного превышает стоимость товаров, приобретенных истцом в качестве вещественных доказательств на сумму 2 891 руб. При этом, истец не представил доказательств, свидетельствующих о размере вознаграждения, получаемого в результате предоставления исключительных прав.

Истец не обратился к ответчику с требованием об устранении незаконной реализации товаров. Истцом заявлены требования исключительно с целью получения выгоды, а не предупреждения и/или устранения нарушения исключительных прав.

Также указывает, что истец, при подаче исковых заявлений в суды, самостоятельно оценивает компенсацию за нарушение исключительных прав.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ, апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Дело рассмотрено без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии со статьей 272.1 АПК РФ. Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте суда www.17aas.arbitr.ru, а также в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268, 272.1 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, обществу "Планета" принадлежит исключительное право на действующий товарный знак "Рисуй светом" N 632208, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 632208 с датой приоритета (преимущества) 29.04.2016 и сроком действия до 29.04.2026.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение (графическое и словесное) с доминированием охраняемого словесного элемента (словосочетания) "Рисуй светом".

При этом товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28-го класса МКТУ ("головоломки" из набора элементов для составления картины: игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры; игры-конструкторы; устройства для игр.)

Как следует из искового заявления, в целях защиты своих исключительных прав истцом были проведены контрольные мероприятия на сайте международного интернет-магазина "Wildberries", торгующего универсальными товарами по системе FBS (маркетплейс) с доменным именем https://www.wildberries.ru, в результате которых было обнаружены и зафиксированы факты неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности общества "Планета" со стороны предпринимателя Сухих А.С. под брендом Рисуй светом.

В частности, ответчик предлагал к продаже товар, маркированный обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком "Рисуй светом", исключительное право на который принадлежит истцу.

В целях урегулирования спора в досудебном порядке истцом в адрес ответчика направлена претензия от 04.05.2021, которая оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения исключительных прав истца ответчиком, отклонив доводы ответчика о снижении размера компенсации в связи с обоснованием истцом размера компенсации тем, что им зафиксирован факт распространения и продажи в количестве 89 раз, что носит грубый и неоднократный характер правонарушения, протоколом зафиксированы длительные периоды распространения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (пункт 2 статьи 1225 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1225, пункту 1 статьи 1259 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются произведения науки, литературы и искусства, к которым относятся, в том числе, аудиовизуальные произведения, являющиеся объектами авторских прав.

В силу пункта 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежит автору произведения или иному правообладателю.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Частью 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (часть 1 статьи 1515 ГК РФ).

Товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Сравнивая упаковку спорного товара (фотоматериалы, видеозапись, представленные истцом) с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу, суд первой инстанции установил их внешнее сходство, при этом, указал, что оценка сходства изображений осуществлена посредством сравнительного анализа с учетом общего восприятия, цветовой гаммы, характерного расположения черт персонажей, по результатам которого суд пришел к выводу о тождественности изображений, нанесенных на реализованный ответчиком товар, с изображениями, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Указанные выводы суда первой инстанции апелляционный суд находит не соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых, товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Верховный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал (определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 по делу N 305-ЭС16-7224, и от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224 по делу N А40-26249/2015), что вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

До решения вопроса о размере взыскиваемой компенсации и наличия оснований для её снижения, апелляционный суд полагает необходимым проверить выводы суда о наличии правонарушения со стороны ответчика: тождественности изображения на реализованном ответчиком товаре с изображениями, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Как следует из формы товарного знака N 632208, он представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно головы и пальцев рук мальчика, держащего в правой руке световую указку и надписи крупным шрифтом "Рисуй светом!" сочетающейся с надписью мелким шрифтом "набор для творчества". При этом надпись "Рисуй светом!" является главенствующим элементом.

При этом в цветовом решении знака использованы рыжий (волосы на голове мальчика), телесный (лицо и пальцы мальчика), болотный (слов "Рисуй", световая указка и фон для надписи "набор для творчества"), белый (надпись "светом!") и черный цвета (надпись "набор для творчества").

Между тем на спорном товаре, который приобретен истцом в процессе закупки, и упаковке данного товара, такой элемент товарного знака истца как голова мальчика и пальцы рук со световой указкой не использован вообще.

Как установлено апелляционным судом, на лицевой стороне коробки, в которую упакован товар, наличествует поясное изображение семьи, состоящей из родителей и двух детей - девочки и мальчика, при этом в их изображении ни один из цветов товарного знака фактически не использован, за исключением болотного цвета рукавов рубашки отца, лицо мальчика существенно, в т.ч. и по возрастному признаку, отличается от лица мальчика на товарном знаке истца, также отличие выражается в наличии очков, при этом в отношении всех персонажей на коробке размещены высказывания относительно данного набора.

Само изображение семьи существенно отдалено от надписи "Рисуй светом" надписью "набор для рисования в темноте" и изображениями звезд различной величины.

Надпись "Рисуй светом" выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме (цвет морской волны), нежели аналогичная надпись на товарном знаке истца, не имеет восклицательного знака, обладает элементом подчеркивания слова "светом", надпись "набор для рисования в темноте" также выполнена иным шрифтом и в иной цветовой гамме, на ином цветовом фоне, нежели надпись "набор для творчества" на товарном знаке истца, расположена полукругом. Рядом с надписью "Рисуй светом" на коробке с товаром ответчика имеется графическое изображение в виде белого круга с надписью "сделано в России" синего и оранжевого цвета.

Размеры надписи "Рисуй светом" на коробке товара и их соотношение с размерами изображения персонажей семьи и вышеприведенным графическим изображением в виде круга таковы, что в отличие от товарного знака истца, она не является главенствующим элементом изображений на коробке.

С учетом изложенного следует, что основания для вывода о наличии сходства обозначений, имеющихся на коробке спорного товара, с содержащимися на товарном знаке истца, отсутствуют.

Однако судом апелляционной инстанции установлено, что экземпляр, продаваемый истцом, и проданный ответчиком являются одинаковыми по их потребительским свойствам и функциональному назначению (рисовать материалами, светящимися в темноте), каналы реализации у них разные. Истец продает со своего официального сайта, а ответчик с поставки третьих лиц через маркетплэйс.

Апелляционный суд, проведя собственный анализ купленного истцом у ответчика товара и изображений на нем, видеозапись процесса реализации товара, кассовый чек от 31.03.2022, пришел к выводу о том, что изображения на купленном товаре, не являются сходными с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 632208.

Таким образом, как видно из обстоятельств дела, истцом был доказан только факт принадлежности ему указанного права, но не факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Принимая во внимание, что применение мер ответственности возможно в случае доказанности факта нарушения, что установлено не было, апелляционный суд считает, что основания для удовлетворения исковых требований, отсутствует.

Апелляционный суд учитывает, что истец ранее обращался за защитой своих исключительных прав на товарный знак, предполагая, что идентичным вариантом оформления упаковки допущены нарушения, однако судом в защите прав было отказано ввиду отсутствия нарушения, а именно отсутствия схожести изображения на упаковке с товарным знаком (Постановление суда по интеллектуальным правам от 25.01.2021 по делу N А56-126680/2019).

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции неправомерно удовлетворил требования истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и судебных расходов в виде затрат на приобретение у ответчика контрафактного товара, в связи с чем решение суда подлежит отмене на основании пункта 2 части 1 статьи 270 АПК РФ (недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными).

В связи с признанием исковых требований о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак необоснованными, доводы апеллянта в обоснование необходимости снижения размера компенсации судом апелляционной инстанции не исследуются.

Поскольку подача ответчиком апелляционной жалобы повлекла отмену решения суда первой инстанции, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 06 марта 2023 года принятое в порядке упрощенного производства, по делу N А60-68638/2022 отменить.

В удовлетворении требований обществу с ограниченной ответственностью "Планета" - отказать.

Взыскать с ООО "Планета" (ИНН 4345463060, ОГРН 1174350004399) в пользу индивидуального предпринимателя Сухих Александра Сергеевича (ИНН 450211352759, ОГРНИП 321665800044821) расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в сумме 3000 руб.

Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Судья

Д.Ю. Гладких