Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2023 г. N 09АП-33265/23 по делу N А40-128355/2022

город Москва

23 июня 2023 г.

Дело N А40-128355/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июня 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Д.В. Пирожкова, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "СПИ МАЛЫШ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2023 года

по делу N А40-128355/2022, принятое судьей Козленковой О.В.,

по иску ООО "СПИ МАЛЫШ" (ОГРН 1147748019100)

к индивидуальному предпринимателю Мурадовой Елене Андреевне

(ОГРНИП 316774600174622)

о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Данилова В.В. по доверенности от 07.06.2022,

от ответчика - Луданина А.В. по доверенности от 01.07.2022,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СПИ МАЛЫШ" (далее - истец, общество "СПИ МАЛЫШ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований, к индивидуальному предпринимателю Мурадовой Елене Андреевне (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 620018 в размере 2.000.000 руб., расходов на приобретение товара в размере 5.900 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2023 года в удовлетворении исковых требований отказано.

При этом суд исходил из недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак "ШКОЛА СНА".

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что в процессе мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" истцом были выявлены прямые нарушения его исключительных прав со стороны ответчика, которые выразились в размещении на интернет-ресурсах, принадлежащих ответчику, товарного знака "ШКОЛА СНА" N 620018 в рамках реализации услуг, для которых предоставляется правовая охрана товарному знаку истца; ответчик реализовывал свои услуги в виде курса под наименованием товарного знака истца "Школа сна" начиная с ноября 2021 (первый пост в социальной сети Instagram), как минимум, до марта 2022 года (до момента получения претензии истца), то есть на протяжении более 4-х месяцев, размещая информацию о нем и рекламируя с целью реализации на своем сайте http://baby-sleep.ru/ (8 ссылок), в социальной сети Instagram (3 поста), на видеохостинге YouTube (1 видео), в социальной сети TikTok (2 видео); ответчик продвигал свои услуги, поименованные товарным знаком истца "ШКОЛА СНА", на нескольких площадках с большим охватом территории по всей России в течение как минимум с ноября 2021 года по март 2022 года под товарным знаком "ШКОЛА СНА" (в большинстве случаев употребляя только это словосочетание без указания своего товарного знака - как это пытается представить ответчик), тогда как права на товарный знак "ШКОЛА СНА" принадлежат истцу, с использованием которого истец осуществляет свою деятельность и предоставляет услуги потребителям уже в течение длительного времени о чем, с учетом сферы деятельности, не мог не знать ответчик; обозначение "ШКОЛА СНА", используемое ответчиком на сайте, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца, и, соответственно, такое использование представляет собой нарушение исключительного права истца на товарный знак; если слова "школа" и "сон" сами по себе являются общеупотребительными, то их словосочетание таковым отнюдь не является, как и использование спорного словосочетания, при этом учитывая специфику рынка и услуг, предлагаемых ответчиком, реализуемых путем продвижения в сети интернет через сайт и социальные сети, использование словесного обозначения "ШКОЛА СНА" в перечне предлагаемых услуг, в информации, размещенной на сайте, в постах, фотографиях и видео в социальных сетях носит не развлекательный характер, а рекламный, направленный на привлечение клиентов, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против доводов жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит отмене, исходя из следующего.

Исковые требования с учетом уточнения (т. 2 л.д. 77-78) мотивированы следующим.

Общество "СПИ МАЛЫШ" является правообладателем исключительных прав на товарный знак * (номер и дата заявки: N 2016718996 от 30.05.2016 г., номер и дата государственной регистрации: N 620018 от 14.06.2017 г.).

В процессе мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" были выявлены прямые нарушения исключительных прав истца со стороны ответчика, которые выразились в размещении на интернет-ресурсах, принадлежащих ответчику, товарного знака *N 620018 в рамках реализации услуг, для которых предоставляется правовая охрана товарному знаку истца, в том числе:

-на Интернет-сайте http://baby-sleep.ru/;

-на аккаунте ответчика в социальной сети Instagram;

-на аккаунте ответчика на видеохостинге YouTube;

-на аккаунте ответчика в социальной сети TikTok, в подтверждение чего в материалы дела представлены:

-протокол нотариального осмотра доказательств от 01.03.2022 г.;

-распечатка с сервиса https://web.archive.org/web/20220210092018/http://baby-sleep.ru/;

-видео записи экрана;

-скриншоты сайта и аккаунта.

Кроме того, при контрольной закупке курса для детей от 0 до 4 месяцев (кассовый чек N 3 от 03.12.2021) истцом установлено, что ответчик используя товарный знак истца, вводит потребителя в заблуждение именуя данную программу "Школа сна 0 4, тариф "Все сама".

Истец указал, что ответчик реализовывал свои услуги в виде курса под наименованием товарного знака истца *начиная с ноября 2021 года (первый пост в социальной сети Instagram), как минимум, до марта 2022 года (до момента получения претензии истца), то есть на протяжении более 4-х месяцев, размещая информацию о нем и рекламируя с целью реализации на своем сайте http://baby-sleep.ru/ (8 ссылок), в социальной сети Instagram (3 поста), на видеохостинге YouTube (1 видео), в социальной сети TikTok (2 видео).

Между тем, истец как правообладатель исключительных прав на товарный знак * не предоставлял какого-либо разрешения ответчику на его использование на территории Российской Федерации.

Истец полагает, что вышеназванные нарушения со стороны ответчика приносят обществу убытки, а также вводит в заблуждение потребителя, формируя у него ложное представление об услугах, маркируемых товарным знаком истца и реализуемых на территории Российской Федерации.

Помимо прочего такое нарушение со стороны ответчика противоречит статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, которая предписывает ответчику воздерживаться от использования без разрешения истца товарного знака и схожего с ним до степени смешения обозначений, а также воздерживаться от введения в заблуждение потребителя относительно товаров, маркируемых товарным знаком и реализуемых на территории Российской Федерации.

В связи с вышеназванными нарушениями исключительных прав на товарный знак "ШКОЛА СНА", которые принадлежат истцу, общество "СПИ МАЛЫШ" вправе вместо возмещения убытков требовать от ответчика выплаты компенсации за нарушение указанного права, что подтверждается пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункт 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом истец освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Претензия истца о выплате компенсации оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном указанным Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Апелляционный суд также отмечает следующее.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Указанные разъяснения даны в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 г. N 309-ЭС16-15153.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Из пункта 62 Постановления N 10 следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд по общему правилу определяет ее размер в пределах, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов руб. суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в Постановлении N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что имеет место полное фонетическое, графическое и семантическое несходство товарного знака истца * с товарным знаком ответчика *; истцом не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании ответчиком товарного знака истца *для индивидуализации своих услуг под видом однородных; упоминание словесных элементов знака в информационных целях не является использованием товарного знака; ответчиком использовалось словосочетание в качестве наименования одного из своих информационно-консультационных курсов, дословное название которого звучало "Школа Сна Baby Sleep: с 0 до 4 месяцев" - в общеупотребительном значении (как, например, если было бы указано наименование "вебинар по прическам" или "варенье абрикосовое" для соответствующей услуги или товара), и только в контексте высказывания о целевой направленности и описания данного курса, - а также прямо указывал на предоставление услуг именно Baby Sleep (используя для индивидуализации услуг именно собственный товарный знак, а не описательное словосочетание "школа сна"), то есть тем самым не отождествлял свои услуги с услугами истца и не вводил потребителя в заблуждение; в другом случае, на который ссылается истец, ответчик озаглавил один из своих постов в своем аккаунте в социальной сети Instagram словосочетанием "Новости Школы Сна". При этом данный пост носил исключительно развлекательный характер, не был рекламным и не называл таким образом название какой-либо услуги; истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что потребители принимают услуги, оказываемые ответчиком, за услуги общества "СПИ МАЛЫШ".

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции с учетом следующего.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года N 12 (далее - Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом в абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом.

В силу части 1 статьи 64, статей 71 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из представленных в материалы дела скриншотов сайта ответчика http://baby-sleep.ru/ и аккаунта в сети инстаграм усматривается, что ответчиком используется словесное обозначение "Школа сна" и "Школа сна Baby Slip" (т. 2 л.д. 84,85, 86, 87,88,89).

При сравнении товарного знака истца * и используемого ответчиком на сайте словесного обозначения "Школа сна", судебная коллегия приходит к выводу, что данное обозначение является полностью тождественным с сильным охраняемым элементом товарного знака (словосочетанием "Школа сна") по звуковому и смысловому критериям.

Словесное обозначение "Школа сна" используется ответчиком в вышеприведенных источниках для целей индивидуализации тех же услуг 35, 41, 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а реально предлагаемые истцом и ответчиком услуги по помощи родителям в обучении детей разных возрастов здоровому сну являются идентичными с учетом высокой степени сходства перечня услуг, способа их продажи, круга потребителей.

В обоснование своей правовой позиции ответчик приводит следующие доводы:

-словосочетание "Школа сна" использовалось им в общеупотребительном значении, вместе с наименованием своего товарного знака и без отождествления своих услуг с слугами истца;

-пост в социальной сети Instagram носил развлекательный характер и не был рекламным;

-в своей деятельности ответчик употребил слова "сон" и "школа" единично в информационных целях, а данные слова используются в повседневной жизни широким кругом лиц.

В соответствии с пунктом 157 Постановления N 10, с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим, употребление слов (в том числе, имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе, способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), например, в письменных публикациях или устной речи.

В рассматриваемом случае использование обозначения "Школа сна" не может свидетельствовать об использовании слов "школа" и "сна" в общеупотребительном значении, поскольку употребляется именно в целях индивидуализации услуг ответчика и продвижении соответствующего платного обучающего курса.

Указанное также подтверждается то, что используемое ответчиком обозначение "Школа сна" в ряде случаев выделена знаками кавычек "".

"Справочник по правописанию и литературной правке" Д.Э. Розенталя указывает, что кавычками выделяются:

1) слова непривычные, малоупотребительные, на которые автор хочет обратить внимание;

2) слова, употребленные в особом, необычном значении;

3) слова, представляющие собой малоизвестные термины;

4) слова устарелые или, наоборот, совсем новые, если подчеркивается эта их особенность;

5) слова, употребленные в ироническом значении;

6) слова, употребленные в условном значении (применительно к ситуации или контексту).

Кавычки при словах, употребляемых в необычном, особом, условном, ироническом значении, не только помогают автору текста обратить внимание читателя на то или иное слово или выражение, но и дают возможность использовать лексические единицы, принадлежащие к другому стилю.

Указанное подтверждает неправомерность квалификации использования ответчиком обозначения "Школа сна" в общеупотребительном значении.

В настоящем случае представленные в материалы дела доказательства, подтверждают, что ответчик реализовывал свои услуги в виде курса под наименованием товарного знака истца "Школа сна", размещая информацию о нем и рекламируя с целью реализации на своем сайте http://baby-sleep.ru/ (8 ссылок), в социальной сети Instagram (3 поста), на видеохостинге YouTube (1 видео), в социальной сети TikTok (2 видео).

Вопреки доводам ответчика, в большинстве случаев обозначение "Школа сна" используется без указания своего товарного знака *.

Не находит своего документального подтверждения и довод предпринимателя о том, что ответчик при осуществлении деятельности по реализации товаров использовал спорный товарный знак "Школа сна", а не применял соответствующее обозначение в информационных целях.

Все посты связаны с продвижением платного обучающего курса.

И если слова "школа" и "сон" сами по себе являются общеупотребительными, то их словосочетание таковым не является, как и использование спорного словосочетания, при этом учитывая специфику рынка и услуг, предлагаемых ответчиком, реализуемых путем продвижения в сети интернет через сайт и социальные сети, использование словесного обозначения "Школа сна" в перечне предлагаемых услуг, в информации, размещенной на сайте, в постах, фотографиях и видео в социальных сетях носит не развлекательный характер, а рекламный, направленный на привлечение клиентов, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

Такое нарушение со стороны ответчика противоречит статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, которая предписывает ответчику воздерживаться от использования без разрешения истца товарного знака и схожего с ним до степени смешения обозначений, а также воздерживаться от введения в заблуждение потребителя относительно товаров, маркируемых товарным знаком и реализуемых на территории Российской Федерации.

Суд первой инстанции также счел, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих, что потребители принимают услуги, оказываемые ответчиком, за услуги общества "СПИ МАЛЫШ".

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что истец использует свой товарный знак *и продвигает его к продаже среди потребителей на своих ресурсах (в материалы дела представлены соответствующие скриншоты и сведения о посещаемости сайта истца), кроме того, в обоснование длительности использования товарного знака истцом в материалы дела представлены сведения из СМИ от 11.03.2016 г. и 27.05.2016 г., в которых употребляется принадлежащий истцу товарный знак "Школа сна".

При таких обстоятельствах, с учетом пунктов 41 - 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г.

N 482, суд апелляционной инстанции считает, что используемое ответчиком на сайте и в аккаунтах социальных сетей обозначение "Школа сна" является тожественным товарному знаку истца *, поскольку совпадает с ним во всех элементах, а также используется ответчиком в отношении однородных с компанией товаров, работ, услуг.

При этом апелляционный суд соглашается с выводами суда об отсутствии сходства товарного знака истца * с товарным знаком ответчика *. Вместе с тем, в рассматриваемом случае судом установлено использование ответчиком именно обозначения "Школа сна", в том числе, без указания своего товарного знака, не в информационных целях с целю продвижения своих услуг.

Какие-либо доказательства, подтверждающие передачу ответчику исключительных прав на использование вышеуказанного товарного знака, в материалах дела отсутствуют. В связи с чем, суд апелляционной инстанции считает доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Ссылки отзыва ответчика на апелляционную жалобу о злоупотреблении со стороны истца при предъявлении настоящего иска, вытеснение ответчика с рынка как конкурента, отклоняются апелляционным судом по следующим основаниям.

На основании пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу данной правовой нормы для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

На основании пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Из представленных в материалы дела доказательств не усматривается то, что на дату приоритета целью регистрации товарных знаков у истца являлось намерение причинить вред иным лицам либо получить необоснованные преимущества.

Само по себе направление претензии в защиту исключительного права и обращение в суд с иском по настоящему делу не может быть признано злоупотреблением правом. Защита исключительного права на товарный знак - неотъемлемое полномочие правообладателя товарного знака, предоставленное ему согласно пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В отношении заявленного размера компенсации апелляционным судом установлено следующее.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца пояснил, что обществом "СПИ МАЛЫШ" избран способ защиты исключительного права в виде взыскания компенсации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 кодекса Российской Федерации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения

Расчет компенсации с учетом стоимости курсов приведен обществом исключительно с целью обосновать заявленный размер компенсации 2.000.000 руб., подтвердить обоснованность указанной суммы.

В соответствии с пунктом 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 г. N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - Постановление от 13.12.2016 г. N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

-убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

-правонарушение совершено ответчиком впервые;

-использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание характер допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца, отсутствие доказательств грубого нарушения ответчиком прав истца, устранение нарушения после обращения с претензией, учитывая установленную в Гражданском кодексе Российской Федерации (пункт 3 статьи 1252) и постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 г. N 28-П обязанность суда определять размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение соответствующих интеллектуальных прав в установленных пределах в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, апелляционный суд считает возможным снизить размер компенсации до 500.000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что определенный таким образом размер компенсации 500.000 руб. не влечет недобросовестного обогащения истца, а также избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, при этом безусловно лишает последнего стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности.

Суд отмечает, что снижение судом размера компенсации ниже низшего размера возможно при соблюдении критериев, приведенных в Постановлении N 28-П и Постановлении N 40-П, при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017 г.).

Аналогичный правовой подход изложен в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 г. N 305-ЭС16-13233.

Наличия совокупности указанных обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о несоответствии выводов суда обстоятельствам дела, нарушении судом норм процессуального права, в связи с чем на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит отмене, с ответчика в пользу истца следует взыскать компенсацию в размере 500.000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Судебные расходы по иску и по апелляционной жалобе между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 3, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 марта 2023 года по делу N А40-128355/2022 отменить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мурадовой Елены Андреевны (ОГРНИП 316774600174622) в пользу ООО "СПИ МАЛЫШ" (ОГРН 1147748019100) компенсацию в размере 500.000 руб., судебные издержки в размере 1.475 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 8.250 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "СПИ МАЛЫШ" (ОГРН 1147748019100) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску и по апелляционной жалобе в размере 22.250 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мурадовой Елены Андреевны (ОГРНИП 316774600174622) в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 750 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

Д.В. Пирожков Е.А. Птанская