Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2023 г. N 15АП-8524/23 по делу N А32-30566/2022

город Ростов-на-Дону

29 июня 2023 г.

дело N А32-30566/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова А.А.,

судей Сулименко О.А., Яицкой С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Петросьян Н.В.,

при участии:

от ответчика: представителя Астафьевой М.В. по доверенности от 21.10.2022 (путем использования системы веб-конференции),

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Чайкиной Светланы Александровны

на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 18 апреля 2023 года по делу N А32-30566/2022

по иску индивидуального предпринимателя Юсупова Рафиса Ренатовича

к индивидуальному предпринимателю Чайкиной Светлане Александровне,

при участии третьих лиц: индивидуального предпринимателя Федотовой Марины Валерьевны, общества с ограниченной ответственностью "МПП",

о взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Юсупов Рафис Ринатович (далее - истец, ИП Юсупов Р.Р.) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Чайкиной Светлане Александровне (далее - ответчица, ИП Чайкина С.А.) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 540573 в размере 10 000 руб., о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 572267 в размере 30 000 руб., о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка вислоухий кот Басик" в размере 10 000 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком осуществлялась продажа товара, имеющего технические признаки контрафактности. Реализуемый ответчиком товар выполнен с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 540573, N 572267, принадлежащими ИП Юсупову Р.Р. Поскольку обладателем исключительного права на названную интеллектуальную собственность является ИП Юсупов Р.Р., истец обратился с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Кроме того, ответчиком также были нарушены исключительные права ИП Юсупова Р.Р. на произведение дизайна: "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик". Данное нарушение выразилось в использовании дизайна путём предложения ответчиком к продаже и реализации товара, выполненного в виде указанного дизайна, что даёт ИП Юсупову Р.Р. право требовать компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 27.02.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Федотова Марина Валерьевна (далее - ИП Федотова М.В.), общество с ограниченной ответственностью "МПП" (далее - ООО "МПП").

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.04.2023 исковые требования удовлетворены частично, с ИП Чайкиной С.А. в пользу ИП Юсупова Р.Р. взыскана сумма компенсации за нарушение исключительных прав в размере 30 000 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 1 200 руб., судебные издержки в размере 702 руб. 60 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Решение мотивировано тем, что факт нарушения исключительного права на товарные знаки, а также исключительного права на произведение дизайна подтверждён представленными в материалы дела доказательствами. Рассмотрев вопрос разумного и обоснованного размера компенсации, с учётом того, что материалами дела грубость нарушения, длительность правонарушения не подтверждены, обстоятельств неоднократности нарушения не установлено, а также, что ответчица ранее не нарушала исключительные права правообладателя и не является производителем контрафактной продукции, а закупила реализованную продукцию у третьего лица, суд снизил размер компенсации за неправомерное использование товарного знака N 572267 до 10 000 руб., определив общий размер компенсации за нарушение прав в отношении 3 объектов правовой охраны в размере 30 000 руб. (по 10 000 руб. за каждый объект).

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчица обжаловала его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просила отменить решение суда первой инстанции, в удовлетворении исковых требований отказать.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что представленные в материалы дела доказательства в виде чека от 20.11.2021 и видеозаписи от 17.06.2022 противоречат друг другу, однако суд первой инстанции не дал этому оценки. Кроме того, истцом не доказано наличие права на взыскание компенсации в отношении произведения дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик", поскольку обладателем исключительных прав на произведение указанного дизайна является ООО "МПП", также между ИП Федотовой М.В. и ООО "МПП" заключен лицензионный договор о предоставлении права использования произведения от 01.01.2016. Вместе с тем, представленным договором не уступлены права требования по товарным знакам истцу. Также ответчица указывает на тот факт, что у товара, проданного истцу, отсутствуют характерные общие признаки, свидетельствующие о сходстве до степени смешения с товарными знаками N 540573, N 572267. Кроме того, ответчиком было заявлено ходатайство об уменьшении размера компенсации, полагая, что заявленный размер компенсации значительно превышает стоимость товара, а также тот факт, что нарушение прав истца допущено впервые, однако судом данное ходатайство не было разрешено.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчицы поддержала доводы апелляционной жалобы, просила решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе во взыскании компенсации.

От истца поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

Третьи лица явку представителей не обеспечили, будучи извещенными о времени и месте проведения судебного разбирательства надлежащим образом. Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия не явившихся представителей третьих лиц.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Юсупов Р.Р. является обладателем исключительных прав на товарные знаки и произведение дизайна, а именно:

- товарный знак N 540573, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 540573, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2015, дата приоритета 07.02.2013, срок действия до 07.02.2023 (исключительная лицензия);

- товарный знак N 572267, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 572267, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания" Российской Федерации 22.04.2016, дата приоритета 17.02.2015, срок действия до 17.02.2025 (исключительная лицензия);

- произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" на основании договора от 30.09.2021 об отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства, по условиям которого ООО "МПП" передало ИП Юсупову Р.Р. и ИП Федотовой М.В. исключительное право на произведение изобразительного искусства под названием "Мордочка Басика", а также на основании договора совместно владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.01.2020, заключенного между ИП Юсупову Р.Р. и ИП Федотовой М.В.

Как указал истец, 17.06.2022 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, д. 98, магазин "Подарки", предлагался и был реализован от имени ИП Чайкиной С.А. товар, обладающий техническими признаками контрафактности - мягкая игрушка.

Факт реализации указанного товара подтверждается представленной истцом видеосъемкой, совершенной в целях и на основана самозащиты гражданских прав в соответствии со ст. 12 - 14 ГК РФ.

На товаре использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 540573, принадлежащие ИП Юсупову P.P.

Товарный знак N 540573 зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 14, 16, 18, 24, 25. 28, 30, 32 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

На товаре также использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 572267, принадлежащие ИП Юсупову P.P.

Товарный знак N 572267 зарегистрирован в отношении товаров, указанных в 14, 16, 18, 24, 25. 28, 30, 32 классах Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ).

Спорный товар классифицируются как "игрушка" и относится к 28 классу МКТУ.

Поскольку лицензионный договор с ответчицей, предметом которого являлась бы передача права на использование указанных выше товарных знаков, а также произведения дизайна истец не заключал, следовательно, ответчица осуществила продажу продукции, сходной до степени смешения с товарными знаками и произведением дизайна, исключительные права на которые принадлежат ИП Юсупову Р.Р. без разрешения правообладателя, в связи с чем истец направил в адрес ответчицы претензию с требованием о выплате компенсации, которая ответчицей оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Истец считает обоснованным требовать от ответчицы выплаты компенсации за нарушение исключительных прав в общем размере 50 000 руб., исходя из следующего: 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 540573, 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 572267, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на произведение дизайна "Мягкая игрушка вислоухий кот Басик".

Пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что правообладатель может предоставить другому лицу право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

В пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Из изложенного следует, что лишь лицензиат (обладатель исключительной лицензии) может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса, при условии, что ему такое право предоставлено лицензиаром.

Поскольку ИП Юсупов Р.Р. является обладателем исключительной лицензии, которой ему предоставлено право на использование выше указанных товарных знаков, а также правообладателем произведения дизайна, то обращение с иском за защитой указанного объекта исключительных прав является правомерным.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 35 Постановления N 10, исходя из положений пункта 2 статьи 1229 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (за исключением права на фирменное наименование) может принадлежать нескольким лицам совместно, в том числе при переходе по наследству. Указанное не означает наличия у данных лиц права на раздел принадлежащего им исключительного права и выдел из него долей.

В силу абзаца первого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними. Такое соглашение может заключаться, в частности, по вопросам использования соответствующего результата или средства, распоряжения исключительным правом, распределения доходов от совместного использования результата или средства либо от совместного распоряжения исключительным правом.

На основании абзаца четвертого пункта 3 статьи 1229 ГК РФ каждый из правообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, и их соглашением это правило изменено быть не может.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся, в том числе произведения изобразительного искусства.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (пункт 3 статьи 1259 ГК РФ).

Авторские права распространяются, в том числе, на часть произведения, его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пункту 3 настоящей статьи (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1228 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Как разъяснено в абзаце пятом пункта 82 Постановления N 10, воспроизведением персонажа признается изготовление экземпляра, в котором используется, например, текст, содержащий описание персонажа, или конкретное изображение (например, кадр мультипликационного фильма), или индивидуализирующие персонажа характеристики (детали образа, характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым). В последнем случае воспроизведенным является персонаж и при неполном совпадении индивидуализирующих характеристик или изменении их несущественных деталей, если несмотря на это такой персонаж сохранил свою узнаваемость как часть конкретного произведения (например, при изменении деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подпункт 3 пункта 1).

В случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ. В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 59 Постановления N 10 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В подтверждение факта приобретения контрафактного товара у ответчицы истец представил в материалы дела товарный чек от 20.11.2021. Однако данный документ фактически не имеет отношения в рассматриваемому спору, т.к. товар приобретался у ответчицы истцом 17.06.2022, что подтверждено представленной в материалы дела видеосъёмкой, а тот товар, который приобретался 20.11.2021 у ИП Чайкиной С.А. к материалам дела в качестве вещественного доказательства не приобщался, видеосъёмка процесса приобретения товара в указанную дату к материалам дела также не приобщалась.

Вместе с тем, истцом в материалы дела представлена видеозапись, осуществлённая 17.06.2022, на которой зафиксировано приобретение в указанную дату по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, д. 98, в магазине "Подарки" товара, обладающей признаками контрафактности.

Данная видеозапись является надлежащим и достоверным доказательством по делу. На ней зафиксировано место размещения магазина (на фасаде торгового павильона размещена информационная табличка с наименованием улицы и номера здания). Видеозапись процесса приобретения товара фиксирует обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи, процесс выбора покупателем приобретаемого товара, проход покупателя к продавцу, оплату товара и выдачу продавцом чека, который продавец поместил в пакет вместе с товаром, после чего, покупатель проследовал в автомобиль, в котором он достал купленный товар и чек, демонстрируя их на видеокамеру, при этом видеозапись не прерывается. Из зафиксированного на видеозаписи чека усматривается, что товар был куплен в магазине ответчицы (имеется указание на ИП Чайкину С.А.).

Довод ответчицы о том, что данная видеосъёмка кассового чека не может достоверно подтверждать, что товара приобретался именно у неё, т.к.

"ИП Чайкина С.А." зарегистрировано несколько на территории Российской Федерации, подлежит отклонению, т.к. ответчицы не представила доказательства того, что её магазин располагается по иному адресу, нежели г. Анапа, ул. Астраханская, д. 98. Также на видеосъёмке кассового чека можно установить номер контрольно-кассового аппарата. При этом ИП Чайкина С.А., оспаривая достоверность видеосъёмки, не представила сведения из налогового органа о номерах тех ККТ, которые зарегистрированы за ней.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что бремя доказывания того факта, что видеосъёмка не является достоверной, и товар приобретался у иного лица, лежит на ИП Чайкиной С.А., которая мотивированно должна опровергнуть доводы и доказательства, представляемые её процессуальным противником. Таких доказательств ответчицей не представлено.

Ошибочное указание истцом в тексте искового заявления на то, что нарушение его прав со стороны ответчицы произошло 20.11.2021, не имеет значения для правильного разрешения спора, т.к. представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт нарушения исключительных прав истца 17.06.2022, которые подлежат судебной защите вне зависимости от допущенной опечатки при составления искового заявления.

Таким образом, истцом факт продажи ответчицей товара, имеющего технические признаки контрафактности, доказан. Обязанность по опровержению данного факта лежит на ответчице, однако ответчицей не представлено доказательств отсутствия нарушения исключительных прав истца, выраженных в продаже товара, имеющего технические признаки контрафактности.

С учетом изложенного, а также отсутствия заявления о фальсификации доказательства, а именно приобщенной к материалам дела видеосъемки приобретения товара, суд на основании статьи 68 АПК РФ счел допустимым доказательством, подтверждающим нарушение ответчицей прав истца.

Суд отклоняет как необоснованный довод ответчицы о том, что ИП Юсуповым Р.Р. не доказано наличие у него исключительных прав на предмет дизайна (на художественное произведение) "Британский вислоухий кот Басик", т.к. данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела договором от 30.09.2021 об отчуждении исключительного права на произведение изобразительного искусства, по условиям которого ООО "МПП" передало ИП Юсупову Р.Р. и ИП Федотовой М.В. исключительное право на произведение изобразительного искусства под названием "Мордочка Басика", договором совместно владения исключительным правом на дизайн кота Басика от 17.01.2020, заключенным между ИП Юсупову Р.Р. и ИП Федотовой М.В., а также многочисленной судебной практикой арбитражных судов Российской Федерации по аналогичным спорам, в которых истцом выступает ИП Юсупов Р.Р., обращающийся с требованиями о защите нарушенных прав на произведение дизайна (художественное произведение).

Таким образом, обращение ИП Юсупова Р.Р. в защиту прав на произведение дизайна является также правомерным.

Как разъяснено в пункте 162 Постановления N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии с пунктом 43 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482; далее - Правила) изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

Реализованный ответчицей товар выполнен в форме мягкой игрушки в виде вислоухого кота серого цвета с усами-нитками, черным носом в форме перевернутого треугольника с имитацией шерсти, вислоухость, расположение глаз близко к носу.

Сравнив фотоизображение приобретенного у ответчицы товара (игрушка кот Басик) и товарные знаки N 540573, N 572267, а также произведение дизайна "Мягкая игрушка британский вислоухий кот Басик" суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что спорный товар, товарные знаки и произведение дизайна истца, сходные до степени смешения, поскольку содержат визуальное и графическое сходство, сходство внешней формы, цвета одинаковое смысловое значение (игрушка в виде вислоухого кота серого цвета с усами-нитками, черным носом в форме перевернутого треугольника с имитацией шерсти, вислоухость, расположение глаз близко к носу).

Игрушка, приобретенная у ответчицы, фактически является воспроизведением и переработкой объектов авторского права - произведение дизайна "Британский вислоухий кот Басик" и товарных знаков N 540573, N 572267.

Сходство реализованного товара установлено по форме головы, расположением и формой ушей, форме носа, усам.

Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца, а также с графическим изображением, исключительное правы на которые принадлежат истцам.

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ответчицы права на реализацию в предпринимательских целях спорных объектов интеллектуальной собственности, в деле не имеется. Осуществляя его продажу без согласия истца, тем самым ответчица нарушила исключительные права последнего.

С учетом изложенного, судом первой инстанции обоснованно признан доказанным факт нарушения исключительных прав истца действиями ответчицы по продаже контрафактного товара - мягкой игрушки.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 указанного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двухкратном размере стоимости экземпляров произведения или в двухкратном размере стоимости права использования произведения, определяемом исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просил взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 540573 и на произведение дизайна в минимальных размерах, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации - по 10 000 руб., а в отношении товарного знака N 572267 - в размере 30 000 руб. При этом ИП Юсуповым Р.Р. не приведено обоснование того, по какой причине размер компенсации за нарушение прав на товарный знак N 572267 заявлен в большем размере, чем на два других объекта интеллектуальных прав.

Ответчица указывает на то, что она заявила о чрезмерности заявленной компенсации в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд фактически рассмотрел данное заявление по существу и пришёл к выводу о том, что размер компенсации за нарушение прав на товарный знак N 572267 подлежит уменьшению до 10 000 руб. При этом суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Из разъяснений пункта 61 Постановления N 10 следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Соответственно, поскольку ИП Юсуповым Р.Р. заявлено требование о взыскании компенсации в размере 50 000 руб. (10 000 руб. х 2 нарушения, 30 000 руб. х 1 нарушение, согласно просительной части искового заявления), то размер компенсации в данном случае должен быть им обоснован.

В обоснование размера заявленной компенсации истец указал: введение потребителей в заблуждение, потеря правообладателем прибыли ввиду наличия контрафактной продукции, влияние контрафактной продукции на инвестиционную привлекательность приобретения права использования товарного знака.

В пункте 62 Постановления N 10, разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявленный истцом размер компенсации в размере 50 000 руб. обоснован лишь тем, что потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, правообладатель теряет прибыль, причиняется репутационный ущерб истцу подрывом доверия покупателей к оригинальному товару.

Однако данное обоснование не может являться безусловным для удовлетворения требований о компенсации в заявленном размере. Иных документов и обоснования в рамках заявленного размера компенсации истцом не представлено.

Материалами дела грубость нарушения, длительность правонарушения не подтверждены, обстоятельства неоднократности нарушения также не установлены.

Ответчица ранее не нарушала исключительные права правообладателя и не является производителем контрафактной продукции, а закупила реализованную продукцию у третьего лица.

Истец не сослался на иные обстоятельства, способные повлиять на размер взыскиваемой судом компенсации и подтвержденные доказательствами, в связи с чем, невозможно убедиться в соразмерности требуемого истцом размера компенсации последствиям реализации (предложения к продаже) ответчиком спорного товара.

В настоящем деле суд рассматривал вопрос установления разумного и обоснованного размера компенсации.

Применительно к настоящему делу суд первой инстанции правомерно учитывал, что в силу положений абзаца первого пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых. Будучи мерой гражданско-правовой ответственности, она имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя -должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П).

Установление разумного и обоснованного размера компенсации -прерогатива суда (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021).

Суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности меры ответственности допущенному нарушению, принял во внимание негрубый характер однократного допущенного предпринимателем нарушения исключительных прав истца, степень вины нарушителя, отсутствие доказательств наступления для истца каких-либо негативных последствий незаконного использования товарного знака и вероятных убытков (в том числе упущенной выгоды), а также доказательств негативного влияния хозяйственной деятельности ответчицы на деловую репутацию истца, определил размер компенсации в сумме 10 000 рублей, что составляет минимальный размер компенсации, в связи с чем размер компенсации подлежит определению в размере 30 000 руб. (по 10 000 руб. за каждое из 3-х допущенных нарушений).

Ответчицей не представлено доказательств необходимости снижения размеров компенсации ниже минимального размера.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил требования истца в размере 30 000 руб.

Истцом также было заявлено требование о взыскании судебных издержек: судебных расходов на оплату почтовых расходов в размере 124 руб., стоимость спорного товара - 850 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Истцом в материалы дела представлен почтовые чеки на сумму 121 руб., чек на приобретение спорного товара - 850 руб., чек на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Распределяя судебные расходы с учетом данной нормы, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что заявленный истцом иск является имущественным.

Как разъяснено в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

При этом в данном пункте Обзора судебной практики сделана ссылка на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении Президиума от 04.02.2014 N 9189/2013, о том, что обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой.

Статья 333 ГК РФ не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Кодекса аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец, заявляя необоснованный размер компенсации, несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий.

Таким образом, суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца в части взыскания судебных издержек, с учетом принципа пропорциональности удовлетворенных требований (60%), взыскал судебные издержки с ответчицы в размере 702 руб. 60 коп.

На основании изложенного у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки выводов суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18 апреля 2023 года по делу N А32-30566/2022 оставить без изменения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

А.А. Попов

Судьи

О.А. Сулименко С.И. Яицкая