Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2023 г. N 09АП-27110/23 по делу N А40-273455/2022

г. Москва

30 мая 2023 г.

Дело N А40-273455/22

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 мая 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.В. Валюшкиной, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Нирида" и Общества с ограниченной ответственностью "Лавпрод" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 марта 2023 года по делу N А40-273455/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Лавпрод" (ОГРН 1137746802016, ИНН 7743899447)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Нирида" (ОГРН 1117746734940, ИНН 7715883519)

о взыскании компенсации;

при участии в судебном заседании:

от истца: Мишукова С.Ю. по доверенности от 22.03.2023,

от ответчика: Мельников В.В. по доверенности от 19.12.2022.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Лавпрод" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Нирида" (далее - ответчик) о взыскании компенсации в размере 16 084 084 руб. 64 коп., с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 21 марта 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционных жалоб истец и ответчик указали, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу ответчика, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда изменить, иск удовлетворить в полном объеме, по доводам апелляционной жалобы ответчика возражал, просил в ее удовлетворении отказать.

Представитель ответчика поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить в иске отказать, по доводам апелляционной жалобы истца возражал, просил в ее удовлетворении отказать.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительного права на товарные знаки N 783222, N 783221, N 760177 (собственник товарных знаков), товарный знак N 613909 (исключительная лицензия на все время действия товарного знака).

В то же время ответчик вводит в оборот рис под обозначениями BasMatI RICE в оригинальных упаковках желтого цвета с использованием средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Упаковки риса под обозначением BasMatI RICE повторяют цвета и композицию товарного знака N 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами).

Кроме того, отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой, расположение надписи в центре красного круга) сходны до степени смешения с товарными знаками N 783222, N 613909.

Согласно представленному в материалы дела ответу Федеральной таможенной службы на судебный запрос, ответчиком были предприняты действия для ввоза на территорию РФ 82 тонн риса под маркой Habibi, 45 тонн риса под маркой KAND, 45 тонн риса под маркой Sultan, в качестве которого декларируется рис под обозначением BasMatI RICE, и 177 тонн риса без указания конкретного обозначения.

Объем риса басмати под обозначениями Habibi, KAND, SULTAN, который намеревался ввезти ответчик, составляет 173 380,00 килограмм; стоимость указанного риса составляет 106 640,00 долларов США, что по курсу на 27 февраля 2023 года равняется 8 042 042 руб. 32 коп.

Рис, декларированный в качестве риса под обозначением Sultan, является рисом под обозначением BASMATI RICE; обозначение Sultan Hindostan содержится на пачках риса BASMATI RICE, что подтверждается фотографиями упаковок.

Также данный факт подтверждается уведомлениями Балтийской таможни о нарушении указанными упаковками прав ООО "Лавпрод" на товарные знаки, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу 13АП23568/2022, которым суд взыскал компенсацию за нарушение прав на товарные знаки ООО "Лавпрод", в том числе в отношении риса, задекларированного под обозначением Sultan Hindostan.

С учетом обстоятельств нарушения ответчиком исключительных прав истца, истец просил взыскать компенсацию в размере 16 084 084 руб. 64 коп. на основании ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт незаконного использования товарного знака истца ответчиком подтвержден материалами дела, при этом снизив размер компенсации, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Упаковки риса ответчика сходны до степени смешения с товарными знаками истца.

Так упаковки риса под обозначением BasMatI RICE повторяют цвета и композицию товарного знака N 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами).

Кроме того, отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой, расположение надписи в центре красного круга) сходны до степени смешения с товарными знаками N 783222, N 613909.

Рис, декларированный в качестве риса под обозначением Sultan, является рисом под обозначением BASMATI RICE; обозначение Sultan Hindostan содержится на пачках риса BASMATI RICE, что подтверждается фотографиями упаковок.

Указанное, подтверждается материалами дела, в частности, ответом Федеральной таможенной службы на судебный запрос, уведомлениями Балтийской таможни о нарушении указанными упаковками прав ООО "Лавпрод" на товарные знаки, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу 13АП-23568/2022, которым суд взыскал компенсацию за нарушение прав на товарные знаки ООО "Лавпрод", в том числе в отношении риса, задекларированного под обозначением Sultan Hindostan.

Доводы ответчика о том, что реалистичные изображения риса, гор, лугов не подлежат правовой охране, не соответствует статье 1483 ГК РФ, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В данном случае, изображения гор, лугов, рисовых полей, а также композиция, составленная из этих элементов, обладают различительной способностью и узнаваемостью; единственным неохраняемым элементов товарного знака N 760177 является изображение блюда с рисом и овощами, о чем прямо указано в регистрационных документах товарного знака.

Сам факт наличия похожих элементов товарных знаков истца и промышленного образца N 130618 не свидетельствует об отсутствии нарушения исключительных прав истца ответчиком.

При этом ответчиком не доказано наличие разрешения на использование товарных знаков истца либо неправомерность предоставления правовой охраны товарным знакам истца.

Факт регистрации Тагиева Э.А.О. промышленного образца N 130618 сам по себе никоим образом не свидетельствует об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительных прав истца на товарные знаки.

Также, согласно п.3 ст.1358 Гражданского кодекса РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Элементы на спорных упаковках риса не соответствует условиям использования промышленного образца, указанным в ст.1358 Гражданского кодекса РФ.

Также упаковки спорного риса создают угрозу введения потребителей в заблуждение.

Ответчиком необоснованно сделан вывод о том, что основанием для удовлетворения иска является полное сходство (тождество) спорных упаковок товарным знакам истца.

Вместе с тем, использование обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения уже является нарушением исключительных прав; возможности (угрозы) введения потребителей в заблуждение, которые возникают на основании такого внешнего сходства, достаточно, чтобы признать нарушение.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

На упаковках риса ответчика отражены элементы товарных знаков, являющиеся охраняемыми и основными в соответствующих товарных знаках.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При этом истец, использует зарегистрированные товарные знаки для реализации риса, что подтверждается контрактами на поставку риса с российскими и зарубежными компаниями, участием в специализированных выставках (worldfood2020, Продэкспо 2020, worldfood 2021, Продэкспо 2021, Продэкспо 2022), доказательства чего имеются в материалах дела.

Таким образом, для признания упаковок риса нарушающими исключительные права истца на товарные знаки, достаточно сходства, а не полного тождества изобразительных элементов.

Более того, в данной ситуации имеется, кроме высокой степени сходства присутствует также полная идентичность товаров (рис басмати) и круг потребителей.

Ответчик прямо признает, что упаковки ввезенного риса не являются идентичными промышленному образцу N 130618, и имеют сходство как с данным промышленным образцом, так и с товарными знаками истца.

Ответчик как декларант был осведомлен о нарушении исключительных права истца, и имел возможность избежать такого нарушения.

Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары; то есть, декларантом признается лицо, перемещающее товары через таможенную границу, представляющее и предъявляющее товары и транспортные средства на таможне от собственного имени.

Также, в силу ст. 328 федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации", декларант отнесен к числу лиц, которым может быть причинен имущественный вред вследствие приостановки таможенного выпуска товара в связи с включением товарного знака в ТРОИС.

Следовательно, декларант является управомоченным лицом в части ввоза товаров на территорию РФ; указание иного получателя товара не освобождает ООО "Нирида" от ответственности за такие действия, повлекшие за собой нарушение чужих исключительных прав.

Более того, ответчик неоднократно нарушал права истца и ввозил рис в упаковках данного оформления, что подтверждается, в том числе, уведомлением Балтийской таможни N 43-11/0924 от 01.04.2021, информационными письмами от Смоленской таможни N 19-17/27354, N 19-17/27353 от 03.09.2021, решениями судов первой, апелляционной и кассационной инстанций по делу NА56-72695/2021, N А56-72693/2021.

Указание ответчика на предоставление правообладателем Тагиева Э.А.О. разрешения на использование промышленного образца прямо противоречит доводу ответчика об отсутствии осведомленности об оформлении ввозимых упаковок и выборе указанного оформления упаковок исключительно производителем риса.

Таким образом, ответчик был полностью осведомлен о том, что упаковки такого оформления нарушают исключительные права истца; также, ответчик имел возможность влиять на оформление упаковок, в том числе, в части размещения на таких упаковках сведений об ООО "Нирида" в качестве импортера указанного товара.

Следовательно, в действиях ответчика имеются признаки неоднократного нарушения исключительных прав истца на товарные знаки.

Ссылка ответчика на недоказанность довода о ввозе риса в объеме, указанном истцом в заявлении об уточнении исковых требований, не подтверждается материалами дела.

Так объем, и таможенная стоимость контрафактного товара подтверждается ответом Федеральной таможенной службы на судебный запрос, имеющимся в материалах дела.

Ссылка ответчика о взыскании компенсации истцом с ООО "Нордвесттрейдинг" (ИНН 7842499190) за нарушение исключительных прав по товарам, заявленным по таможенным декларациям N 10216170/220621/0183887, N 10216170/220621/0183956, N 10216170/150621/0175457 не соответствует действительности, поскольку в соответствии с материалами дела N А56-58420/2021 контрафактные товары были завезены в Российскую Федерацию по другим таможенным декларациям.

Следовательно, довод ответчика о повторном взыскании с ООО "Нирида" компенсации за нарушение исключительных прав ООО "Лавпрод" ввиду такого взыскания с ООО "Нордвесттрейдинг" является несостоятельным и не может быть принят во внимание при рассмотрении настоящего дела.

Факт сходства между товарными знаками ООО "Лавпрод" и упаковками риса соответствующего оформления был неоднократно доказан и принят государственными органами; действия ООО "Нирида" по ввозу и реализации риса в упаковках данного оформления являются нарушением исключительных прав истца.

Довод истца о необоснованном снижении судом компенсации подлежит отклонению.

Согласно п.4 ст.1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определен истцом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и составил размер 16 084 084 руб. 64 коп.

С учетом представленных в материалы дела доказательств и возражения со стороны ответчика, суд первой инстанции пришел к выводу о снижении компенсации до 8 042 042 руб. 32 коп.

Следует отметить, что определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалоб, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 марта 2023 года по делу N А40-273455/22 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

В.В. Валюшкина Б.В. Стешан