Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 сентября 2023 г. N 09АП-28837/23 по делу N А40-190343/2022

г. Москва

20 сентября 2023 г.

Дело N А40-190343/22

Резолютивная часть постановления объявлена 13 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Е.А. Ким, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Солодовниковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат" и Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 09 марта 2023 года

по делу N А40-190343/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат" (ОГРН: 1087746971289, ИНН: 7728667508), Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" (ОГРН: 1047796546600, ИНН: 7706545143)

к ответчикам: 1) Обществу с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН:1127451001347, ИНН: 7451333894) 2) Обществу с ограниченной ответственностью "Дилис" (ОГРН: 1207700117855, ИНН: 9718154532)

о защите исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов - от Общества с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат" - Лабзин М.В. по доверенности от 01.09.2022, от Общества с ограниченной ответственностью "Делекат Ко" - Красникова Е.В. по доверенности от 20.09.2018

от ответчиков - от Общества с ограниченной ответственностью "Скиф" - Чепушканов Д.А. по доверенности от 25.01.2022, от Общества с ограниченной ответственностью "Дилис" - извещен, представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Торговая компания "Делекат" (далее - истец-1) и ООО "Делекат Ко" (далее - истец-2) обратились в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Скиф" (далее - ответчик-1), ООО "Дилис" (далее - ответчик-2), в котором просят:

- признать выбор Обществом с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН 1127451001347) для своей карамели наименования "ПЯТКА" и дальнейшую реализацию им данной продукции актом недобросовестной конкуренции;

- запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН 1127451001347) использовать наименование "ПЯТКА" в отношении карамели, вводимой им в гражданский оборот на территории России;

- запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Скиф" (ОГРН 1127451001347) предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот на территории России карамели "ПЯТКА";

- запретить Обществу с ограниченной ответственностью "Дилис" (ОГРН 1207700117855) предложение к продаже и продажу на территории России карамели "ПЯТКА", введенной в гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью "Скиф".

Решением от 09 марта 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования оставил без удовлетворения.

Не согласившись с принятым решением, истцы обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просят решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель истцов поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ООО "Скиф" просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции не подлежит отмене по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований истцы указали следующее.

ООО Торговая компания "Делекат" было учреждено и зарегистрировано в качестве юридического лица 12.08.2008 г. с указанием в качестве видов деятельности "торговли оптовой сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями", "производства прочих пищевых продуктов". Согласно уставу, видами деятельности Истца 1 является оптовая торговля всем видами продуктов питания, в том числе кондитерскими изделиями, производство пищевых продуктов.

ООО "Делекат Ко" было учреждено и зарегистрировано в качестве юридического лица 28.07.2004 с указанием в качестве видов деятельности "аренды интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", "торговли оптовой мучными изделиями", "торговли оптовой прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки". Такие же виды деятельности указаны и в его уставе.

В силу пункта 1 (с учетом пункта 8) статьи 9 Федерального закона РФ "О защите конкуренции" и пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2021 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" Истцы образуют группу лиц и действуют на рынке как единый хозяйствующий субъект, поскольку единственным участником Истца 2 является Котин Владимир Владимирович и он же является владельцем доли участия 90% в Истце 1.

Истцы фактически осуществляют деятельность по размещению за рубежом заказов на производство различной кондитерской продукции под выбранными ими наименованиями и по дальнейшему введению такой своей продукции в гражданский оборот на территории России.

Одним из продуктов Истцов, выводимых ими на российский рынок, являлся и по сей день является леденцовая карамель на палочке под оригинальным названием "ПЯТКА" (далее - леденец "Пятка").

Данный леденец по заказам Истцов с 2011 года производился в Китае и далее вводился (и до сих пор вводится) ими в гражданский оборот на территории России.

ООО "Скиф" зарегистрирован в качестве юридического лица 02.02.2012 года и до 2016 года включительно закупал у Истца 1 для последующей своей оптовой торговли вышеуказанный леденец "ПЯТКА".

Как указывают истцы, в 2021 году им стало известно о том, что Ответчик 1, который как покупатель продукции Истцов прекрасно осведомлен о поставках ими леденцов "ПЯТКА" на российский рынок, выбрал для абсолютно аналогичной своей продукции такое же наименование и поставляет её на рынок России, в результате чего возникает смешение между одноименными товарами Истцов и Ответчика 1.

Данная продукция была представлена на интернет-сайте Ответчика 1 www.kondi-skif.com, что зафиксировано нотариусом в соответствующем Протоколе.

Согласно имеющимся сведениям Ответчик 1 продает данную продукцию оптом, являясь конкурентом Истцов.

Одним из покупателей Ответчика 1 является ООО "Дилис", который продает вышеуказанную продукцию Ответчика 1 в розницу, что подтверждается товарными и кассовыми чеками N 573504 от 24.04.2021 и N 579459 от 01.06.2021, а также электронным чеком ООО "Экспресс-доставка" от 01.06.2021 с указанием ИНН Ответчика2.

Таким образом, истец считает, что сознательное заимствование Ответчиком 1 для индивидуализации своей леденцовой карамели наименования "ПЯТКА", которое ранее заведомо для него использовалось его конкурентом Истцом 1 в отношении такой же продукции, и дальнейшая реализация Ответчиками такой одноименной продукции является недобросовестной конкуренцией.

Пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции" установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, также путем копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Претензионные требования Истцов оставлены Ответчиками без удовлетворения. На основании изложенного истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции оставил без удовлетворения исковые требования.

При этом суд первой инстанции установил, что само по себе использование обозначения "ПЯТКА" не рождает конкурентного преимущества, поскольку данное обозначение используется длительное время разными производителями, соответственно, отсутствует признак недобросовестной конкуренции в виде - "действия ответчика направлены на получение преимуществ". Напротив требование истца запретить ООО "Скиф" реализацию такой продукции прямо направлено на получение ООО "Делекат Ко" преимущества при реализации товара "ПЯТКА", когда будет устранен прямой конкурент на соответствующем товарном рынке. Отсутствует какой-либо вред истцам, путем причинения ему убытков, так и нанесением вреда деловой репутации, поскольку представленность его товара меньше, чем иных производителей, такая представленность существует параллельно длительное время. Наоборот, именно истцы могут воспользоваться усилиями других производителей, в том числе ответчика 1, по распространению леденца "ПЯТКА" путем установления необоснованных запретов, что прямо запрещено законом. Установление запрета ООО "Скиф" по реализации продукции с обозначением "ПЯТКА" будет противоречить законодательству Российской Федерации, поскольку будет исключено соперничество хозяйствующих субъектов (конкуренция), в то время как ФЗ "О защите конкуренции" направлен на предупреждение и пресечение действий направленных на устранение конкуренции (ч. 2 ст. 1 ФЗ "О защите конкуренции").

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции, а доводы апелляционной жалобы отклоняет по следующим мотивам.

Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Из приведенного определения понятия недобросовестной конкуренции следует, что для признания действий определенного лица недобросовестной конкуренцией должна быть установлена совокупность условий, а именно:

соответствующие действия должны совершаться хозяйствующими субъектами; они должны быть направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; эти действия причинили или могут быть способны причинить убытки другому хозяйствующему субъекту - конкуренту либо нанести ущерб его деловой репутации (причинение вреда).

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить хозяйствующему субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает в том числе возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. Таким образом, действия хозяйствующих субъектов могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующим субъектам увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

Согласно части 2 статьи 14.6 Федерального закона N 135-ФЗ, не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

Запрет действий, способных вызвать смешение, основан на положениях статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), согласно которым запрещаются любые действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Под смешением в целом следует понимать ситуацию, когда потребитель одного товара (товара одного производителя) отождествляет его с другим товаром (товаром другого производителя) либо допускает, несмотря на заметные отличия, производство двух указанных товаров одним лицом. Таким образом, при смешении возникает риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства", в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

Нарушение хозяйствующим субъектом при ведении своей деятельности норм гражданского и иного законодательства, в том числе в случае неправомерного использования охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, само по себе не означает совершение акта недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

- факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

- отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

- направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1 - 14.7 Закона, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Материалами дела подтверждается, что между истцами и ответчиками имеются конкурентные отношения, ООО "Скиф" использует без разрешения правообладателя товарный знак "ПЯТКА", права на которые зарегистрированы за ООО "Делекат Ко".

Общество "Делекат Ко" является правообладателем товарного знака "ПЯТКА" по свидетельству Российской Федерации N 784181, зарегистрированного 17.11.2020 с приоритетом от 27.01.2020 в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия, драже, зефир, жевательный зефир (кондитерские изделия), желейные конфеты, конфеты жевательные, карамели, конфеты, ириски, леденцы, круглые леденцы, леденцы на палочке, леденцовая карамель, мармелад [кондитерские изделия], палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], помадки [кондитерские изделия], резинки жевательные для освежения дыхания, резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей), печенье, пряники, сладости, шоколад" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Вступившим в законную силу решением от 26.07.2023 Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-154/2023 установлен факт введения обществом "Делекат Ко" в гражданский оборот товаров с обозначением "пятка" с 2011 года и продолжающего его реализовывать до момента регистрации товарного знака. Общество "СКИФ" зарегистрировано в качестве юридического лица только 02.02.2012. С 2013 года общество "Скиф" реализовывало товар под наименованием "Пятка". В 2016 и 2017 годах общество "СКИФ" продавало товары с обозначением "Пятка", которые покупало непосредственно у общества "Делекат Ко". На протяжении нескольких лет с 2013 года деятельность по введению в гражданский оборот леденцов "пятка" осуществляло несколько субъектов, включая общество "Делекат Ко", при этом обществом "СКИФ" обозначение используется с 2013 года (более 7 лет), а обществом "Делекат и Ко" с 2011 года (более 9 лет), кроме того, спорное обозначение используется другими лицами более 5 лет. Первым хозяйствующим субъектом, который ввел в гражданский оборот товары с обозначением, зарегистрированным в качестве товарного знака, было общество "Делекат Ко".

Суд первой инстанции по настоящему делу также установил, что длительное время продукция под наименованием "ПЯТКА" продается параллельно и истцами, и ответчиком 1, в результате их самостоятельных действий.

В рассматриваемом случае, речь идет не о сопоставлении товарного знака, используемого истцами, с обозначениями, указанными ответчиками на продукции, соответственно, вопрос о возможности смешения продукции не является вопросом факта, а возможность смешения продукции должна подтверждаться доказательствами, например, социологическими или маркетинговыми исследованиями, заключениями специалистов, доказательствами, что имеет место стойкая ассоциации потребителя товаров именно с истцами, с целью установления того факта, что действия лица, копирующего спорные элементы индивидуализации, направлены на получение необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.

Согласно письму от 30.06.2017 г. N АК/44651/17 "О практике доказывания нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 ФЗ "О защите конкуренции", абз. 3 п. 3, для целей применения данной нормы как недобросовестная конкуренция может рассматриваться использование только таких обозначений, на основании восприятия которых потребитель идентифицирует товар как принадлежащий определенному производителю либо продавцу. Объектами, несанкционированное использование которых способно вызвать смешение, могут быть только те, которые способны нести функцию индивидуализации: обладают различительной способностью либо приобрели ее в силу использования.

Вместе с тем, истцом в материалы дела не представлено доказательств, что реализуемая истцами и ответчиками на российском рынке леденцовая карамель под названием "ПЯТКА" вызывает смешение продукции в глазах потребителей, что реализуемая истцами продукция вызывает стойкую ассоциацию потребителя товаров именно с истцами.

Как указано в п. 5 письма от 30.06.2017 г. N АК/44651/17 "О практике доказывания нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 ФЗ "О защите конкуренции", во избежание формирования противоречивой практики следует проверять наличие в действиях предполагаемого нарушителя существенного признака НДК - направленности действий на причинение ущерба конкуренту, а также обосновывать наличие ущерба либо угрозы причинения такого ущерба, причем не формальным методом (исходя из презумпции того, что любое нарушение подразумевает получение преимуществ и причиняет ущерб тем, кто соблюдает установленные ограничения), а на основании конкретных доказательств и документов.

Важным показателем для доказывания данного признака является динамика продаж соответствующих товаров заявителя и нарушителя за спорные периоды, которые могут быть представлены сторонами либо запрошены в специализированной организации. Приведенные признаки могут подтверждаться заявителем путем представления экономического обоснования снижения доходов либо ожидаемой прибыли (бухгалтерских справок, писем контрагентов об отказе от контрактов либо уменьшении заказов, запросов уточнения или опровержения в связи с негативными публикациями относительно заявителя, сведений о снижении подписки на печатные издания и т.п.). Также следует учитывать, что копирование или имитация товара нарушителем в некоторых случаях могут повлечь не только (и не столько) перераспределение спроса на рынке, но угрожают деловой репутации бизнеса заявителя в случае, если изготовителем товара (поставщиком услуги) не поддерживаются требования к качеству работы, на которые рассчитывает потребитель, введенный в заблуждение фактом копирования элементов индивидуализации другого участника рынка.

Истцами не представлены доказательства причинения или возможность причинения ущерба конкуренту.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истцов подтвердил, что данные доказательств о наличии убытков истцами не представлялись.

Все доводы истцов, в том числе, изложенные в апелляционной жалобе, касаются вопроса о том, что истцы ранее ответчиков начали использовать наименование "ПЯТКА" при продаже леденцовой карамели.

Однако, в силу вышеизложенного, данных доказательств не достаточно для подтверждения факта нарушения ответчиками антимонопольного законодательства, установленного пунктом 2 статьи 14.6 Федерального закона "О защите конкуренции".

При данных обстоятельствах суд первой инстанции пришёл к правильному выводу об отсутствии доказательств нарушения ответчиками требований Закона о конкуренции.

Решение суда по настоящему делу является законным и обоснованным, поскольку оно принято по представленному и рассмотренному исковому заявлению, с учетом предмета сформулированных заявителем требований, фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине по апелляционной жалобе возлагаются на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09 марта 2023 года по делу N А40-190343/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Е.А. Ким Б.В. Стешан