Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2023 г. N 09АП-53585/23 по делу N А40-243535/2022

г. Москва

26 сентября 2023 г.

Дело N А40-243535/22

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Б.В. Стешана, Е.А. Ким,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Элком" и Общества с ограниченной ответственностью "Юсто" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 июня 2023 года по делу N А40-243535/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Элком" (ОГРН: 1157847182382)

соистец1: Общество с ограниченной ответственностью "Юсто" (ОГРН: 1177847193963),

соистец2: Общество с ограниченной ответственностью "Комплектующие для ЧПУ" (ОГРН: 1177847264022),

к Обществу с ограниченной ответственностью "Бертэк" (ОГРН: 1107746809642)

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Интегратор цифровых решений" (ОГРН: 1197847028422), Общество с ограниченной ответственностью "1С-Битрикс" (ОГРН: 5077746476209),

о взыскании компенсации, судебных издержек,

при участии в судебном заседании:

от истца: Иванов А.В. по доверенности от 13.03.2022,

от соистца 1: не явился, извещен,

от соистца 2: не явился, извещен,

от ответчика: Антонова М.В. по доверенности от 16.01.2023,

от третьих лиц: не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Элком" (далее - истец), соистец1: Общество с ограниченной ответственностью "Юсто", соистец2: Общество с ограниченной ответственностью "Комплектующие для ЧПУ" обратились в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Бертэк" (далее - ответчик) о признании незаконным использование ООО "Бертэк" товарных знаков в виде словесного обозначения "KAMACH" (N 631033) и "VENO" (N 607370); об обязании ООО "Бертэк" прекратить незаконное использование товарных знаков в виде словесного обозначения "KAMACH" (N 631033) и "VENO" (N 607370); о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, соисцами заявлены требования о взыскании 3 000 000 руб. компенсации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Интегратор цифровых решений", Общество с ограниченной ответственностью "1С-Битрикс".

Решением от 21 июня 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования истца удовлетворил частично, в удовлетворении исковых требований соистцов отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец и соистец1 обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявители указали, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От ответчика поступили отзывы, в которых он против удовлетворения апелляционных жалоб возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Соистцы и третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена без их участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобах, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 21.06.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец (Правообладатель) является правообладателем товарного знака (наименования станков) в виде словесного обозначения "KAMACH" (N 631033) и "VENO" (N 607370), зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Истцу стало известно о незаконном использовании ответчиком указанных товарных знаках в сети интернет, а именно на сайте bertech.ru.

Как указал истец, на сайте осуществляется предложение неограниченному кругу лиц по продаже станков.

При поиске в ресурсе yandex.ru слова VENO лазерный станок, результаты поиска дают ссылку на сайт bertech.ru, при этом ссылка на данный сайт, далее при поиске по сайту слова KAMACH находятся 10 разных станков, у которых наименование содержит слово KAMACH, далее при поиске по сайту слова VENO, находятся 4 разных станка, у которых наименование содержит слово VENO.

Факт незаконного использования установлен и зафиксирован протоком осмотра доказательств.

Так, в протоколе зафиксированы следующие эпизоды незаконного использования товарных знаков, а именно:

В наименовании станка указано KAMACH II 1510 (стр. 17), в описании также указано KAMACH (стр.17-18), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-ii-1510);

В наименовании станка указано KAMACH Stone 1390 (стр. 19), в описании также указано KAMACH (стр.19-20), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-stone-1390);

В наименовании станка указано KAMACH II 1290 (стр. 21), в описании также указано KAMACH (стр.21-22), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-ii-1290);

В наименовании станка указано KAMACH II 1060 (стр. 23), в описании также указано KAMACH (стр.24), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-ii-1060);

В наименовании станка указано KAMACH 53 (стр. 25), в описании также указано KAMACH (стр.26), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-53);

В наименовании станка указано KAMACH II 1290 AS (стр. 27), в описании также указано KAMACH (стр.28), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-ii-1290-as);

В наименовании станка указано KAMACH II 1060 AS (стр. 29), в описании также указано KAMACH (стр.30), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-ii-1060-as);

В наименовании станка указано KAMACH 1224 Stone&Metall (стр. 31), в описании также указано KAMACH (стр.32), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-1224-stonemetall);

В наименовании станка указано KAMACH 2030W (стр. 33), в описании также указано KAMACH (стр.34), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-2030w);

В наименовании станка указано KAMACH 9015 Stone&Metall (стр. 35), в описании также указано KAMACH (стр.36), в названии адресной строки, есть слово KAMACH (https//bertech.ru ___ kamach-9015-stonemetall);

В наименовании станка указано VENO 1290 (стр.38), в описании также указано VENO (стр.38-39) в названии адресной строки, есть слово VENO (https// bertech.ru ___veno-1290/);

В наименовании станка указано VENO mini 320 (стр.40), в описании также указано VENO (стр.41) в названии адресной строки, есть слово VENO (https// bertech.ru ___veno-mini-320/);

В наименовании станка указано VENO 690 (стр.42), в описании также указано VENO (стр.43) в названии адресной строки, есть слово VENO (https// bertech.ru ___veno-690/);

В наименовании станка указано VENO 640 (стр.44), в описании также указано VENO (стр.44-45) в названии адресной строки, есть слово VENO (https// bertech.ru ___veno-640/);

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ответчика является - "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием".

Данный вид деятельности внесён в ЕГРЮЛ 05.10.2010, при создании юридического лица.

Основным видом деятельности истца является "Торговля оптовая станками".

Данный вид деятельности внесён в ЕГРЮЛ 25.05.2015 при создании юридического лица.

Таким образом, ответчик является прямым конкурентом истца, продавая аналогичный товар.

Следовательно, у ответчика имеются 14 самостоятельных эпизодов незаконного использования товарного знака "KAMACH" и "VENO", правообладателем которого является истец.

Истец считает, что использование словесного элемента своих товарных знаков на сайте ответчика, включение их (товарных знаков) в адресную строку на сайте bertech.ru, а также указание в описании станков наименований "KAMACH" и "VENO" без разрешения на то правообладателя, является нарушением исключительного права на товарный знак, носит коммерческий характер, и явно указывает на осознанность нарушения.

Т.к. у ответчика имеются 14 самостоятельных эпизодов незаконного использования товарного знака истца, истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Как указали Соистцы в своих исковых заявлениях, согласно Лицензионному договору и Договору о сотрудничестве, заключенным с ООО "Элком", они занимаются реализацией вышеуказанных станков и проводит дорогостоящие рекламные кампании по продвижению и рекламе товарных знаков "КАМАСН" и "VENO".

Соистцы при определении суммы компенсации (1 500 000 рублей) исходят из высокой узнаваемости Товарных знаков, затрат на их регистрацию, активное продвижение и средней стоимости товаров, для индивидуализации которых они и зарегистрированы.

Посчитав, что использование ответчиком товарных знаков "KAMACH" и "VENO" также нарушает права соистцов, ими было заявлены требования о взыскании компенсации в размер 3 000 000 руб. исходя из расчета 1 500 000 руб. каждому соистцу.

В силу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами. Более того использование чужого средства индивидуализации в качестве части доменных имен сайта, предлагающего станки, использование товарных знаков при размещении информации на сайте, подпадает под понятие использование права на товарный знак по ст. 1484 ГК РФ и также, приводит к нарушению исключительных прав истца.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

По смыслу данной нормы в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки подтвержден материалами дела, при этом снизив размер компенсации до 200 000 руб., суд удовлетворил исковые требования истца частично, при этом отказав в удовлетворении исковых требований соистцов, поскольку соистцы не являются правообладателями товарных знаков "KAMACH" и "VENO".

Доводы апелляционной жалобы истца относительно снижения взысканной судом компенсации, подлежат отклонению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя размер компенсации, истец исходил из того, что у ответчика имеются 14 самостоятельных эпизодов незаконного использования товарного знака истца, который является достаточно узнаваемым в гражданском обороте.

По мнению апелляционного суда, суд первой инстанции правомерно снизил размер присуждаемой к взысканию компенсации, учитывая фактические обстоятельства дела и характер нарушения.

Также следует отметить, что определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Довод истца о необоснованном отказе судом в требованиях о признании незаконного использования ответчиком товарных знаков, об обязании ООО "Бертэк" прекратить незаконное использование товарных знаков в виде словесного обозначения "KAMACH" (N 631033) и "VENO" (N 607370), подлежит отклонению.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 57 Постановления N 10, в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

С учетом изложенной правовой позиции, требования о признании незаконного использования ответчиком товарных знаков, об обязании ООО "Бертэк" прекратить незаконное использование товарных знаков в виде словесного обозначения "KAMACH" (N 631033) и "VENO" (N 607370) носят явный абстрактный характер и заявлены без учета норм действующего законодательства, чем и обусловлена невозможность их удовлетворения.

Доводы апелляционной жалобы соистца1 подлежат отклонению по следующим основаниям.

Соистец ООО "Юсто" не обладает исключительным правом на товарные знаки, не является правообладателем товарных знаков и, соответственно, не имеет права взыскивать с ответчика компенсацию за использование таких товарных знаков.

Исковые требования и апелляционная жалоба ООО "Юсто" мотивированы тем, что ответчиком использованы в сети интернет словесные обозначения товарных знаков "KAMACH" и "VENO", принадлежащих правообладателю (истцу) - ООО "Элком", при этом ООО "Юсто", в связи с произведенными хозяйственными затратами на маркетинг, требует взыскать в свой адрес с ответчика компенсацию.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ только Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Соответственно, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Согласно п. 2 ст. 1490 ГК РФ отчуждение исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Пункт 6 ст. 1232 ГК РФ предусматривает, что при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Лицо, не являющееся обладателем исключительного права на момент его нарушения, не вправе требовать взыскания компенсации за нарушение этого исключительного права.

В обоснование суммы компенсации соистцов в предоставленных в дело документах отсутствует ссылка на какие-либо затраты, осуществленные непосредственно для продвижения товарных знаков "KAMACH" и "VENO", в заключенных договорах на оказание услуг предметом договоров является реклама сайта Соистца и соответственно продвижение Соистца на рынке.

В материалы дела также не предоставлены какие-либо иные доказательства нарушения ответчиком законных прав конкретно Соистца.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 июня 2023 года по делу N А40-243535/22 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Б.В. Стешан Е.А. Ким