Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2023 г. N 07АП-10283/21 по делу N А45-14915/2021

город Томск

24 октября 2023 г.

Дело N А45-14915/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 23 октября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 октября 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Бородулиной И.И.,

судей Кривошеиной С.В.,

Павлюк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Легачевой А.М. с использованием технологии онлайн-заседания (web-конференции) информационной системы "Картотека арбитражных дел" рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны (07АП-10283/2021(4)) на решение от 03.08.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-14915/2021 (судья Голубева Ю.Н.) по иску индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны, г. Краснодар (ИНН 230800485648) к обществу с ограниченной ответственностью "Бердские общественные бани", г. Бердск Новосибирской области (ИНН 5445020868), о прекращении незаконного использования товарного знака, взыскании компенсации в размере 40 800 000 руб.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - общество с ограниченной ответственностью "Академические бани" (ОГРН 1065473074743).

В судебном заседании в помещении Седьмого арбитражного апелляционного суда принял участие Кудашов И.Г., представляющий интересы ответчика на основании доверенности от 12.04.2022 (до 31.12.2023) и третьего лица на основании доверенности от 01.09.2022 (до 31.12.2023).

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ломонович Людмила Андреевна (далее - истец, предприниматель, Ломонович Л.А.) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (ИНН 5445020868) (далее - ответчик, общество, ООО "Алексеевские бани) об обязании ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани"; прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком "Алексеевские бани", по свидетельству N 351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун; взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02.05.2018 по 02.06.2021 в размере 38 063 939 рублей 40 копеек.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" (ОГРН 1065473074743) (далее - третье лицо).

Решением от 30.09.2021 Арбитражного суда Новосибирской области исковые требования удовлетворены частично: суд обязал ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани", прекратить незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком "Алексеевские бани" по свидетельству Российской Федерации N 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 351059 за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 в размере 65 518 рублей 20 копеек, а также 12 344 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Постановлением от 29.12.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда решение от 30.09.2021 Арбитражного суда Новосибирской области оставлено без изменения.

Постановлением от 25.04.2022 Суда по интеллектуальным правам решение от 30.09.2021 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 29.12.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда отменены, дело N А45-14915/2021 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Отменяя судебные акты нижестоящих судов, кассационная инстанция указала на необходимость надлежащего исследования и оценки доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе относительно применения способа расчета компенсации и определения ее размера.

07.04.2022 произошла смена наименования ответчика на общество с ограниченной ответственностью "Бердские общественные бани" (далее - ООО "Бердские общественные бани").

09.05.2022 истец отказался от требования к ответчику об обязании прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани", отказ мотивирован изменением ответчиком фирменного наименования с ООО "Алексеевские бани" на ООО "Бердские общественные бани".

Определением суда первой инстанции от 01.06.2022 (резолютивная часть от 31.05.2022 принят отказ истца от иска в части обязания прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани". Производство по делу в указанной части прекращено, истцу из федерального бюджета Российской Федерации возвращена государственная пошлина в размере 4200 рублей.

31.05.2022 истцом заявлен отказ от исковых требований в части обязания ответчика прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани".

При новом рассмотрении 08.08.2022 истцом уточнены исковые требования, просит взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун в двукратном размере стоимости услуг, оказанных ответчиком с незаконным использованием товарного знака истца, за период с 02.05.2018 по 19.07.2021 в размере 39 454 287 рублей 88 копеек; обязать ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком "Алексеевские бани" по свидетельству N351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун. В порядке статьи 49 АПК РФ уточнения судом приняты.

17.08.2022 истцом представлено заявление об отказе от иска в части обязания ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком "Алексеевские бани", по свидетельству N 351059, в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

Решением от 25.08.2022 Арбитражного суда Новосибирской области, оставленным без изменения постановлением от 31.10.2022 Седьмого арбитражного апелляционного суда, принят отказ истца от иска в части требования об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком "Алексеевские бани" по свидетельству N 351059 в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун, производство по делу в указанной части прекращено.

Исковые требования Ломонович Л.А. удовлетворены частично, с общества "Бердские общественные бани" (ИНН 5445020868) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 351059 за период с 01.01.2021 по 19.07.2021 в размере 2180000 рублей, а также 11032 рубля расходов по оплате госпошлины.

В поданной кассационной жалобе предприниматель, ссылаясь на необоснованный отказ суда апелляционной инстанции в удовлетворении апелляционной жалобы истца в части его требования о взыскании компенсации в полном объеме применительно к услугам общественных бань, просил отменить постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2022 по настоящему делу в обжалуемой части, решение от 25.08.2022 Арбитражного суда Новосибирской области изменить, взыскать с общества "Бердские общественные бани" в пользу предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 351059 за период с 02.05. 2018 по 19.07.2021 в размере 39 454 287,88 руб.

Общество в своей кассационной жалобе просило отменить или изменить состоявшиеся судебные акты в части присужденного размера компенсации, принять в указанной части новый судебный акт о взыскании компенсации в меньшем размере.

Постановлением суда кассационной инстанции от 26.04.2023 решение от 25.08.2022 Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 31.10.2022 Седьмого арбитражного апелляционного суда отменены, дело направлено на новое рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.

Отменяя судебные акты нижестоящих судов, суд кассационной инстанции указал на необходимость исследования и оценки существенных для правильного разрешения вопроса о размере компенсации обстоятельств, на необходимость изложения в судебном акте результатов такой оценки. Также суд кассационной инстанции сделал указание на то, что с учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых ответчиком при осуществлении обычной хозяйственной деятельности, а также неравнозначности стоимости реализованных ответчиком товаров и стоимости, оказанных услуг суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг исходя из принятых судом сведений об общей выручке ответчика.

При новом рассмотрении 03.07.2023 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований и изменении способа расчета размера компенсации, просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг: бани общественные и однородных сопутствующих услуг за период с 02.05.2018 по 19.07.2021, по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ). В порядке статьи 49 АПК РФ уточнения судом приняты.

Решением от 03.08.2023 Арбитражного суда Новосибирской области взыскана с ответчика в пользу истца компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству N 351059 за период с 01.01.2021 по 19.07.2021 в размере 300000 рублей, а также 2880 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным решением, Ломонович Л.А. обратилась в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его изменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований истца в полном объеме.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на неправильное применение судом статьи 10 ГК РФ, квалифицировав действия истца как злоупотребление правом.

Законодатель закрепил в законе право правообладателя требовать запрета использования товарного знака иными лицами не только в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но и в отношении однородных товаров (услуг). Истец осуществлял оказание банных услуг саун непрерывно с октября 2016 года и по настоящее время. Сам по себе факт оказания или неоказания услуг саун истцом не может повлиять на отказ в судебной защите, поскольку расширенный объем правовой охраны товарного знака предусмотрен законом. Товарный знак по свидетельству N 351059 зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ- бани общественные, турецкие бани, маникюр, массаж, парикмахерские, татуирование, но не следует того, что истец фактически не оказывал в тот период банных услуг-услуг саун. Между услугами бани общественные, турецкие бани, с одной стороны, и услугами саун действительно имеется разница, которая, однако, не препятствует их отнесению к услугам одного рода. Таким образом, суд первой инстанции необоснованно отказал истцу в удовлетворении его требования о взыскании компенсации применительно к услугам саун.

Суд первой инстанции необоснованно в отсутствие на то оснований снизил размер присужденной компенсации. Суд не учел, что, нарушая исключительные права истца на товарный знак, ответчик был заведомо осведомлен о допускаемом им нарушении, поскольку является аффилированным по отношению к третьему лицу, которому было известно о правопритязаниях истца относительно товарного знака с 2011 года.

Ответчик возражает против удовлетворения апелляционной жалобы согласно отзыву.

В судебном заседании представитель ответчика и третьего лица поддержал позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу.

Судом апелляционной инстанции было одобрено ходатайство об участии в судебном заседании посредством веб-конференции (онлайн-заседание) представителю истца по доверенности Чакилеву В.К., однако в установленное судом время проведения судебного заседания заявитель подключение к системе веб-конференции не обеспечил. Судом апелляционной инстанции обеспечено транслирование судебного заседания в онлайн-режиме с использованием исправной аппаратуры суда, средства связи суда воспроизводили видео- и аудиосигналы, технических неполадок и сбоев в работе аппаратуры и программного обеспечения не установлено, представителю предпринимателя обеспечена возможность дистанционного участия в процессе, которая не в полной мере реализована по причинам, находящимся в сфере его контроля (заявителем не произведено подключение к онлайн-конференции, по указанному в ходатайстве контактному номеру на связь не вышел), что приравнивается к последствиям неявки в судебное заседание, суд не усмотрел предусмотренных статьей 158 АПК РФ оснований для его отложения.

Учитывая надлежащее извещение истца о времени и месте судебного заседания, суд апелляционной инстанции в порядке части 6 статьи 121, части 3 статьи 156, части 1 статьи 266 АПК РФ счёл возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав представителя ответчика и третьего лица, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Согласно материалам дела, ИП Ломонович Л.А. является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Алексеевские бани" по свидетельству N 351059, зарегистрированный на основании заявки N 2007704439, дата регистрации 23.05.2008, дата приоритета 19.02.2007, в отношении услуг 44 класса МКТУ: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

Истцом выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие и однородных им услуг саун.

Как указывает истец, предоставление услуг с нарушением исключительных прав истца, ответчик осуществляет следующими способами:

1. путем присвоения юридическим лицом фирменного наименования, тождественного товарному знаку по свидетельству N 351059 и последующего выступления в гражданском обороте при оказании услуг бани общественные, бани турецкие, и однородных им услуг саун, под новым фирменным наименованием, произвольная часть которого тождественна товарному знаку истца;

2. путем использования ответчиком словесного обозначения "Алесеевские бани", тождественного товарному знаку по свидетельству N 351059 в сети "Интернет" на своем сайте, размещенном по адресу sibbani.ru;

3. путем использования ответчиком словесного обозначения "Алексеевские бани", тождественного товарному знаку по свидетельству N 351059 на документации, связанной с введением услуг в гражданский оборот.

В качестве доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, истец ссылается на:

- нотариальный протокол осмотра доказательств N 23АВ1216906 от 22.02.2021, за подписью Тищенко Е.А., временно исполняющей обязанности нотариуса Ткаченко М.В., а именно осмотром официального сайта ответчика https://sibbani.ru/, с осмотром страниц сайта https://sibbani.ru/akadem/, https://sibbani.ru/berdsk, https://sibbani.ru/obshhestvennye-bani-v-berdske;

- фотоматериалы: фотографией таблички "План эвакуации", фотографиями помещения бани, фотографиями меню "Алексеевские бани", фотографией кассового чека от 26.02.2021 N 1, продажа N 12497, смена N634, на сумму 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

При обнаружении нарушения своих исключительных прав на товарный знак N 351059 истец 24.03.2021 направил ответчику претензионное письмо (почтовое отправление N 35002055109765), в котором в целях досудебного урегулирования спора предлагал незамедлительно прекратить незаконное использование товарного знака истца, прекратить осуществлять деятельность по оказанию услуг: бани общественные, бани турецкие, под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани" и выплатить истцу компенсацию за незаконное использование в отношении услуг: бани общественные, бани турецкие, рассчитанную по состоянию на март 2021 года, в размере 40 800 000 (сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Претензия оставлена без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований послужило основанием для обращения в арбитражный суд с исковыми требованиями, в редакции уточнений от 03.07.2023 о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг: бани общественные и однородные сопутствующие услуги за период с 02.05.2018 по 19.07.2021, по правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Удовлетворяя частично исковые требования, арбитражный суд правомерно исходил из следующего.

На основании пункта 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, при выполнении работ, оказании услуг и путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений норм статей 1229, 1484 ГК РФ, части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из материалов дела следует, что истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Алексеевские бани" по свидетельству N 351059, зарегистрированный на основании заявки N 2007704439, дата регистрации 23.05.2008, дата приоритета 19.02.2007, в отношении услуг 44 класса МКТУ: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

В обоснование обстоятельств совершения ответчиком нарушения исключительных прав истца на вышеуказанный товарный знак истец ссылается на нотариальный протокол осмотра доказательств от 22.02.2021N 23АВ1216906, за подписью Тищенко Е.А., временно исполняющей обязанности нотариуса Ткаченко М.В., фотоматериалы: фотографию таблички "План эвакуации", фотографии помещения бани, фотографии меню "Алексеевские бани", фотографией кассового чека от 26.02.2021N 1, продажа N 12497, смена N634, на сумму 2450 (две тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Из пояснений ответчика следует, что коммерческое обозначение "Алексеевские бани" используется для номеров саун и общественных бань в г. Новосибирск (Советский район) и в г. Бердск, данное коммерческое обозначение фактически непрерывно используется с 2006 года, о чем достоверно было известно истцу еще до подачи настоящего искового заявления в суд.

Третье лицо в настоящем споре - ООО "Алексеевские бани" (ОГРН 1065473074743), расположенное: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 14, было зарегистрировано 14.07.2006, то есть до приоритета истца на товарный знак N 351059, и указанное юридическое лицо с 2006 года оказывало услуги саун в г. Новосибирске.

Ответчик является лицом, аффилированным по отношению к третьему лицу в понимании статьи 53.2 ГК РФ, ввиду того, что учредителем третьего лица с 14.07.2006 является Ширяев Алексей Георгиевич (с долей 70% в уставном капитале), а учредителем ответчика с 18.12.2015 (с 100% долей в уставном капитале) является Ширяева Екатерина Евгеньевна (супруга), при этом единоличным исполнительным органом указанных юридических лицах является Скурихин Алексей Михайлович и ответчик использует общий с третьим лицом сайт - https://sibbani.ru/, администратором домена которого является с 16.08.2006 Ширяев Алексей Георгиевич.

Уже в ноябре 2006 года на сайте http://sibbani.ru/ в городе Новосибирске оказывались услуги саун под коммерческим обозначением "Алексеевские бани", что подтверждается сервисом: http://web.archive.org/web/20061109110434/http://sibbani.ru/, данный сервис признается допустимым доказательством при рассмотрении споров в Федеральный институт промышленной собственности (далее также - ФИПС).

Третье лицо - ООО "Алексеевские бани" (ОГРН 1065473074743) 11.01.2016 подавало возражение против предоставления правовой охраны по свидетельству N 351059 и ИП Ломонович Л.А.(истец) знакомилась с данными материалами и предоставляла свой отзыв в ФИПС.

В возражениях в ФИПС ИП Ломонович Л.А. указала на то, что имеется существенная разница в виде предоставляемых заявителем и правообладателем услуг. Так, согласно уставу ООО "Алексеевские бани" от 03.06.2006 предметом деятельности общества является бытовое обслуживание населения, в том числе открытие и эксплуатация саун. Согласно же свидетельству на товарный знак N 351059 товарный знак зарегистрирован в отношении класса МКТУ 44 в части услуг - бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

После ситуации с оценкой доводов ООО "Алексеевские бани" (ОГРН 1065473074743) для отмены охраны товарного знака N 351059 и сохранением Федеральным институтом промышленной собственности за истцом охраны товарного знака N 351059 в классе 44 МКТУ (в части услуг: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование), истец более не проводил переговоры вплоть до подачи настоящего иска ни с ООО "Алексеевские бани" (ОГРН 1065473074743), ни с ООО "Алексеевские бани" (ОГРН 1155476138157), которые полагали, что деятельность саун не входит в сферу интересов истца.

Третье лицо и ответчик руководствовались правой позицией истца, которую тот заявил в своем отзыве на возражение в Роспатент от 16.02.2016, и которое он отправил в адрес третьего лица, о чем представил в Роспатент опись и квитанцию, данная позиция истца полостью отражена в Решении Роспатента от 19.04.2016, тем самым ответчик фактически с начала своей деятельности по оказанию услуг саун положился на данную юридическую ситуацию.

Как указывает ответчик, с 2016 года по 2021 год ответчик оказывал услуги только "саун", в 5-ти номерах в г. Бердске, а с января 2021 года к ним добавилась также "общественная баня" в г. Бердске.

В судебном заседании 08.09.2021 по ходатайству истца обозревался сайт https://sibbani.ru/, используемый ответчиком в своей деятельности. В ходе осмотра сайта судом установлено, что на указанном сайте предлагаются услуги "бани общественные", "бани турецкие" (хамам).

Поскольку доказательств, подтверждающих, что указанные услуги предлагались ответчиком до 2021 года в материалы дела не представлено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что материалами дела подтвержден факт ведения ответчиком деятельности по оказанию услуг "бани общественные", "бани турецкие" (хамам) с января 2021 года под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани".

Таким образом, установив, что товарный знак "Алексеевские бани", зарегистрированный по свидетельству N 351059, имеет правовую охрану в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование, суд первой инстанции признал, что истцом правомерно заявлены требования истца об обязании ответчика прекратить осуществлять деятельность в части оказания услуг: бани общественные, бани турецкие под фирменным наименованием: общество с ограниченной ответственностью "Алексеевские бани"; об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначения тождественного с товарным знаком "Алексеевские бани", по свидетельству N351059, в части оказания услуг: бани общественные, бани турецкие.

Рассмотрев требования истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 не только в отношении услуг "бани общественные", "бани турецкие", но и однородных им услуг "саун", суд первой инстанции исходил из следующего.

Принадлежащий истцу товарный знак N 351059 "Алексеевские бани", зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ: а именно: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

Истец ссылается на то, что услуги "саун", оказываемые ответчиком и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, а именно: "бани общественные"; "бани турецкие", являются однородными, в связи с чем, требования в отношении "саун" им заявлены правомерно.

Как верно отметил суд первой инстанции, в 44 классе МКТУ имеется такая услуга как "сауны", но она не включена в охрану товарного знака по свидетельству N 351059 у истца.

В суде первой инстанции истец пояснил, что изменения в свидетельство на товарный знак не вносились, перечень услуг в части услуги "сауны" истцом не уточнялся, не расширялся, однако услуги "саун" оказывались истцом с 2016 года.

В подтверждение факта оказания истцом услуг "саун" в судебном заседании по ходатайству истца обозревался сайт истца, на котором предлагаются указанные услуги по состоянию на сентябрь 2021 года.

При этом иных доказательств, подтверждающих факт оказания истцом услуг "саун", равно как и доказательств, подтверждающих довод истца об оказании им услуг "саун" именно с 2016 года, в материалы дела не представлено.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак только в части тех услуг, которым предоставлена охрана в рамках класса МКТУ.

Таким образом, установив, что услуги "саун" не включены в услуги, на которые распространяется правовая охрана по товарному знаку истца, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 в отношении услуг "саун".

Приняв во внимание возражения истца в Роспатенте, где истец ссылался на то, что он не оказывает услуги "саун", в связи с чем третьему лицу было отказано в отмене охраны товарного знака N 351059, учитывая также отсутствие в материалах дела доказательств предоставления истцом указанных услуг в настоящее время, за исключением осмотра сайта истца, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, учитывая также тот факт, что истец не мог не знать о том, что третье лицо ведет деятельность в области оказания услуг "саун", и до 2021 года с требованиями ни к ответчику, ни к третьему лицу не обращался.

Указанные выводы признаны Судом по интеллектуальным правам обоснованными и должным образом мотивированными, в связи с чем доводы Ломонович Л.А., изложенные в апелляционной жалобе об отсутствии в действиях истца признаков злоупотребления правом, не принимаются судом апелляционной инстанции во внимание.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения (подпункт 1); в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (подпункт 2).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Как разъяснено в пункте 43 постановления Пленума от 26.03.2009 N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Выбор способа защиты своего права в силу закона осуществляется по усмотрению правообладателя соответствующего права. При этом минимальный размер компенсации исчисляется из расчета 10 000 рублей за каждый факт нарушения.

Истцом заявлено о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование товарного знака по свидетельству N 351059 за период с 02.05.2018 по 19.07.2021 по правилам подпункта1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В представленном отзыве на исковое заявление ответчиком заявлено о снижении размера компенсации до 150 000 рублей.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

При рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, судом было предложено рассмотреть вопрос об урегулировании спора мирным путем, в том числе судом было предложено ответчику изучить рыночные условия лицензионного использования схожих товарных знаков в данном классе и сформулировать предложение в адрес истца о компенсации.

В целях исполнения указанных предложений суда и урегулирования спора мирным путем ответчиком были проанализированы предложения по возмездному использованию лицензий ("франшиз") в сфере банных услуг в Российской Федерации.

По итогам проведенного анализа ответчиком были выявлены следующие размеры стоимости права пользования исключительными правами в отношении аналогичных услуг: 1. франшиза "Алтайская здравница" (ставка 4% от выручки), 2. франшиза "Боткинские термы" (ставка 5% от выручки), 3. франшиза современного банного комплекса "Берлога" (ставка 6% от выручки).

Согласно представленному ответчиком в материалы дела заключению специалиста от 19.07.2021 (ИП Костин А.В., "Школа оценщиков интеллектуальной собственности LABRATE.RU", ИНН 525400039255) рыночный размер стоимости права использования товарного знака истца (N 351059), который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака составляет размер: 3,3% от выручки от услуг по заявленным внутри класса 44 МКТУ: бани общественные; бани турецкие; маникюр; массаж; парикмахерские; татуирование.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, принимая во внимание, что судом при рассмотрении настоящего дела был установлен период неправомерного использования ответчиком товарного знака истца, а именно, с 01.01.2021, а также тот факт, что ответчик не опровергает факт оказания услуг до 19.07.2021, учитывая отсутствие грубого характера допущенного нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, период нарушения - с 01.01.2021 по 19.07.2021 (6 месяцев), факт изменения наименования ответчика, тот факт, что заявленная компенсация в размере 5 000 000 значительно превышает величину возможных убытков истца, отсутствие доказательств несения истцом убытков, суд счел возможным удовлетворить заявление ответчика о снижении размера компенсации и взыскании компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак по свидетельству N 351059 в размере 300 000 рублей.

Размер компенсации, определенный судом, более чем в два раза превышает размер ставки роялти, который при сравнимых обстоятельствах предлагается для целей заключения лицензионного договора на право пользования исключительными правами на товарные знаки в отношении аналогичных услуг, что, по мнению суда, позволит в полной мере компенсировать возможные убытки истца.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина отнесена на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что, разрешая спор, суд первой инстанции полно, всесторонне и объективно исследовал представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, установил все имеющие значение для дела обстоятельства, сделал правильные выводы, а также не допустил при этом неправильного применения норм материального и процессуального права.

Правовых оснований для иных выводов у суда апелляционной инстанции по результатам повторного рассмотрения материалов дела и проверки доводов заявителя жалобы, не имеется.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, отклонены, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм процессуального и материального права, повлиявших на исход дела.

Учитывая изложенное, оснований для отмены (изменения) судебного акта в обжалуемой части по доводам апелляционной жалобы, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьей 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 03.08.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-14915/2021 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Ломонович Людмилы Андреевны - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий

И.И. Бородулина

Судьи

С.В. Кривошеина Т. В. Павлюк